文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 高園園
摘要 發(fā)明專利申請(qǐng)文件在答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)主要涉及針對(duì)審查意見(jiàn)通知書中指出的缺陷進(jìn)行的修改。除了針對(duì)審查意見(jiàn)通知書中指出的缺陷的修改，申請(qǐng)人在答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)也可以進(jìn)行一些“主動(dòng)”修改，這樣的“主動(dòng)”修改通常以克服申請(qǐng)文件中的未在審查意見(jiàn)通知書中指出的缺陷并且不會(huì)顯著增加審查工作量的原則、特別是不顯著增加新的檢索工作為基本準(zhǔn)則。
一、發(fā)明專利申請(qǐng)文件的修改
按照《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，發(fā)明專利申請(qǐng)文件的修改可以分為兩類：
一類是申請(qǐng)人主動(dòng)提出的修改，即提出專利申請(qǐng)后申請(qǐng)人根據(jù)其對(duì)現(xiàn)有技術(shù)情況的補(bǔ)充了解、對(duì)發(fā)明內(nèi)容及其應(yīng)用和市場(chǎng)前景的進(jìn)一步分析及自行發(fā)現(xiàn)的專利申請(qǐng)文件撰寫方面存在的各種缺陷，主動(dòng)向?qū)＠痔峤恍滦薷牡膶＠暾?qǐng)文件。
另一類是指答復(fù)審查意見(jiàn)通知書時(shí)為消除專利局發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書中所指出的各種實(shí)質(zhì)缺陷和形式缺陷而對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行的修改。
無(wú)論上述哪一類修改，修改都應(yīng)遵守基本的原則，即：修改都應(yīng)符合《專利法》第三十三條的規(guī)定，對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)文件的修改不能超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
二、針對(duì)審查意見(jiàn)通知書中指出的缺陷的修改
對(duì)在答復(fù)審查意見(jiàn)通知書時(shí)的修改原則和修改方式，根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第五十一條第三款的規(guī)定，在答復(fù)審查意見(jiàn)通知書時(shí)，對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行修改，如果修改的方式不符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第五十一條第三款的規(guī)定，則這樣的修改文件一般不予接受。
三、除了針對(duì)審查意見(jiàn)通知書中指出的缺陷的修改以外的“主動(dòng)”修改
然而，在審查過(guò)程中，申請(qǐng)人有時(shí)期望修改審查意見(jiàn)通知書中指出的缺陷以外的內(nèi)容，這就需要考慮這樣的修改能否被審查員接受。經(jīng)過(guò)一些工作實(shí)踐，對(duì)于這樣的修改，需要把握的原則是，必須滿足《專利法》第三十三條的規(guī)定，并且修改的內(nèi)容消除了原申請(qǐng)文件的缺陷但不會(huì)顯著增加審查工作量，不會(huì)導(dǎo)致需要增加新的檢索工作。
對(duì)于申請(qǐng)人作出的除對(duì)審查意見(jiàn)通知書中指出的缺陷的修改以外的“主動(dòng)”修改， 首先是一些形式缺陷的“主動(dòng)”修改 除了審查意見(jiàn)中明確指出的形式缺陷外，申請(qǐng)人可以根據(jù)《審查指南》等對(duì)申請(qǐng)文件在形式上的要求主動(dòng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的一些形式缺陷進(jìn)行修改，以節(jié)約審查程序，這樣的修改通常是被允許的，例如：
修改一些由本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠識(shí)別的明顯錯(cuò)誤，即語(yǔ)法錯(cuò)誤、文字錯(cuò)誤和打印錯(cuò)誤等，對(duì)這些錯(cuò)誤的修改必須是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從權(quán)利要求或說(shuō)明書中看出的唯一正確答案；
修改權(quán)利要求書、說(shuō)明書中的術(shù)語(yǔ)及附圖標(biāo)記不一致問(wèn)題等；
修改發(fā)明名稱使其準(zhǔn)確、簡(jiǎn)要地反應(yīng)要求保護(hù)的主題名稱并符合《審查指南》中對(duì)發(fā)明名稱字?jǐn)?shù)的要求；
根據(jù)權(quán)利要求主動(dòng)對(duì)說(shuō)明書進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的修改；
對(duì)一些權(quán)利要求中不符合《審查指南》規(guī)定的表述進(jìn)行刪除，并將刪除的特征作為從屬權(quán)利要求添加。
以上對(duì)申請(qǐng)文件的形式問(wèn)題的修改不會(huì)顯著增加審查工作量，更不會(huì)增加新的檢索工作，盡管這些問(wèn)題并未在審查意見(jiàn)通知書中指出，但對(duì)其修改通常也是接受的。
其次是對(duì)實(shí)質(zhì)問(wèn)題的修改，例如：
申請(qǐng)人可以在獨(dú)立權(quán)利要求中增加技術(shù)特征，對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行進(jìn)一步限定，以更好地克服權(quán)利要求中存在的缺陷；
申請(qǐng)人可以改變?cè)?dú)立權(quán)利要求的類型、主題名稱及相應(yīng)的技術(shù)特征，以克服原獨(dú)立權(quán)利要求類型錯(cuò)誤或缺乏新穎性或創(chuàng)造性的缺陷，變更后的獨(dú)立權(quán)利要求所述的技術(shù)方案未超出原權(quán)利要求書和說(shuō)明書記載的范圍；
申請(qǐng)人可以主動(dòng)對(duì)獨(dú)立權(quán)利要求相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)正確劃界；
申請(qǐng)人可以主動(dòng)修改從屬權(quán)利要求的引用部分，改正引用關(guān)系錯(cuò)誤，使其準(zhǔn)確反映原說(shuō)明書中記載的實(shí)施方式或?qū)嵤├?/p>
申請(qǐng)人可以在對(duì)原獨(dú)立權(quán)利要求修改的同時(shí)將原從屬權(quán)利要求中公開(kāi)的技術(shù)方案改寫成其他獨(dú)立權(quán)利要求，盡管《審查指南》中規(guī)定了修改不允許增加獨(dú)立權(quán)利要求，但這種情況并不屬于《審查指南》中所規(guī)定的情形，因?yàn)樵黾拥莫?dú)立權(quán)利要求的技術(shù)特征在原始權(quán)利要求中已經(jīng)公開(kāi)，不會(huì)額外增加新的審查和檢索工作；
申請(qǐng)人可以將原來(lái)包含并列可選擇的技術(shù)方案的獨(dú)立權(quán)利要求分解成兩個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求，盡管這樣形式上看增加了獨(dú)立權(quán)利要求，但這不屬于不允許增加獨(dú)立權(quán)利要求的情形。
四、發(fā)明專利申請(qǐng)文件在答復(fù)審查意見(jiàn)中的“主動(dòng)”修改原則
對(duì)于申請(qǐng)人在答復(fù)審查意見(jiàn)中除了按《專利法實(shí)施細(xì)則》第五十三條第一款的規(guī)定針對(duì)審查意見(jiàn)通知書中指出的缺陷修改以外進(jìn)行的其他修改，同樣應(yīng)當(dāng)遵循申請(qǐng)文件修改的基本原則，即符合《專利法》第三十三條規(guī)定的修改不能超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，并且這種“主動(dòng)”修改目的是為了促進(jìn)審查程序、消除申請(qǐng)文件中的缺陷，這種“主動(dòng)”修改不應(yīng)顯著增加審查工作量，不應(yīng)增加新的檢索工作，一般是可以被接受的。如果所進(jìn)行的“主動(dòng)”修改增加的權(quán)利要求屬于原權(quán)利要求中未公開(kāi)的技術(shù)方案，則需要重新檢索、審查，增加了審查工作量，這是不被允許的。