文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 梁笑
摘要：權(quán)利要求中出現(xiàn)“優(yōu)選”等類似用語時會在一項權(quán)利要求中限定出不同的保護范圍，導(dǎo)致保護范圍不清楚。本文旨在針對此類問題是否會導(dǎo)致權(quán)利要求的保護范圍不清楚以及相應(yīng)的修改策略進行了分析和討論。
關(guān)鍵詞：權(quán)利要求、優(yōu)選、修改、保護范圍
《專利法》第59條第1款規(guī)定：發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書與附圖可以用于解釋權(quán)利要求。因此，申請文件的權(quán)利要求書是專利申請的核心內(nèi)容，也是申請人要求保護的切身利益的集中體現(xiàn)。關(guān)于權(quán)利要求書，《專利法》第26條第4款明確規(guī)定，權(quán)利要求書應(yīng)當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍?！秾＠▽嵤┘殑t》第20條規(guī)定，權(quán)利要求書應(yīng)當說明發(fā)明或者實用新型的技術(shù)特征，清楚并簡要地表述請求保護的范圍。由此可見，權(quán)利要求書是否清楚，直接關(guān)系到申請人是否能夠獲得專利權(quán)以及獲得多大范圍的權(quán)利保護。
具體地，《審查指南2021版》中明確規(guī)定：權(quán)利要求中不得出現(xiàn)“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要時”等類似用語。因為這類用語會在一項權(quán)利要求中限定出不同的保護范圍，導(dǎo)致保護范圍不清楚。當權(quán)利要求中出現(xiàn)某一上位概念后面跟一個由上述用語引出的下位概念時，應(yīng)當要求申請人修改權(quán)利要求，允許其在該權(quán)利要求中保留其中之一，或?qū)烧叻謩e在兩項權(quán)利要求中予以限定。
在專利申請實踐中，“優(yōu)選”一詞及其類似表述在專利申請的權(quán)利要求書中頻繁出現(xiàn)，而且基本上在審查過程中都會被審查員指出。然而，筆者發(fā)現(xiàn)很多專利代理師（包括筆者本人）初期由于對權(quán)利要求本身技術(shù)方案的理解不到位、或者對專利法的相關(guān)規(guī)定不夠了解，導(dǎo)致在該問題引發(fā)的權(quán)利要求修改方面容易混淆，機械地執(zhí)行審查指南的上述規(guī)定。這樣的現(xiàn)象很有可能導(dǎo)致修改后的權(quán)利要求書或不利于審查，或引入新的問題，或刪除了過多原本請求保護的技術(shù)方案，違背了我們專利代理師作為審查員和申請人之間的專業(yè)橋梁的初衷。
鑒于以上情況，筆者結(jié)合自身經(jīng)歷的案例對權(quán)利要求書中由“優(yōu)選”一詞及其類似表述引起的權(quán)利要求保護范圍不清楚及其修改進行了初步總結(jié)和探討：
一、修改策略的選擇標準
在面臨“優(yōu)選”等導(dǎo)致的權(quán)利要求保護范圍不清楚問題的修改時，最普遍的做法是在該權(quán)利要求中刪除一些技術(shù)方案而保留技術(shù)方案之一，或?qū)⒈Ｗo范圍不同的技術(shù)方案分別在兩項或更多項權(quán)利要求中予以限定（如審查指南中明文規(guī)定的）。
然而，作出或選擇怎樣的修改策略的初衷是非常關(guān)鍵的，保護或者舍棄怎樣的技術(shù)方案使得權(quán)利要求不再存在上述缺陷是我們應(yīng)該思考的核心內(nèi)容。作為專利代理師，首先要明確，專利代理師是代表申請人/客戶發(fā)聲的，自然應(yīng)該站在申請人/客戶的角度去思考問題，因此，我們的職責是需要幫助申請人/客戶爭取盡可能大的保護范圍，即，盡可能幫助申請人/客戶在原權(quán)利要求的基礎(chǔ)上保護更多、更全面的技術(shù)方案。因此，在該問題的處理上，除非申請人/客戶有明確指示，否則專利代理師在提供建議時，選擇的修改策略應(yīng)該盡可能幫助申請人/客戶更有效率地保留更多的技術(shù)方案。
二、技術(shù)方案是關(guān)鍵
結(jié)合筆者的自身感受，在面對上述問題總是糾結(jié)于如何對權(quán)利要求的技術(shù)方案進行取舍或布局調(diào)整，歸根究底是因為對權(quán)利要求本身所保護的技術(shù)方案及各技術(shù)方案之間的關(guān)系不夠清楚。在分析權(quán)利要求時，專利代理師應(yīng)時刻牢記，權(quán)利要求是否不清楚取決于該權(quán)利要求的技術(shù)方案是否存在大小不同的保護范圍，而并非“優(yōu)選”等類似術(shù)語的文字表述。換言之，所謂的“不清楚”是方案本身造成的，而并非僅僅“優(yōu)選”這一表述造成的。
為了說明該問題，以下結(jié)合多個不同的案例進行分析：
案例1：
15、根據(jù)權(quán)利要求1所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱是在15℃~50℃（A），優(yōu)選地在20℃~35℃（B）下，進行1~10小時（1），優(yōu)選地2~5小時（2）。
該權(quán)利要求較為簡單，其中存在技術(shù)方案4個：A1/B1/A2/B2。這4個技術(shù)方案之間的保護范圍大小關(guān)系如下：A1最大，B1和A2為次最大，B2為最小。
對于這樣的權(quán)利要求，以下4種修改策略均是可以采納的：
策略1：最清楚、最完整、最直觀地羅列了所有并列技術(shù)方案（1拆4）
15、根據(jù)權(quán)利要求1所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱是在15℃~50℃下，進行1~10小時。（A1）
16、根據(jù)權(quán)利要求1所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱是在20℃~35℃下，進行1~10小時。（B1）
17、根據(jù)權(quán)利要求1所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱是在15℃~50℃下，進行2~5小時。（A2）
18、根據(jù)權(quán)利要求1所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱是在20℃~35℃下，進行2~5小時。（B2）
策略2：羅列了所有并列技術(shù)方案，但是存在多項引用的情況（1拆3）
15、根據(jù)權(quán)利要求1所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱是在15℃~50℃下，進行1~10小時。（A1）
16、根據(jù)權(quán)利要求15所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱是在20℃~35℃下進行。（B1）
17、根據(jù)權(quán)利要求15或16所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱進行2~5小時。（A2——引用15時）、（B2——引用16時）
策略3：羅列了所有并列技術(shù)方案，但存在新的不同的引用關(guān)系（1拆4）
15、根據(jù)權(quán)利要求1所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱是在15℃~50℃下，進行1~10小時。（A1）
16、根據(jù)權(quán)利要求15所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱是在20℃~35℃下進行。（B1）
17、根據(jù)權(quán)利要求15所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱進行2~5小時。（A2）
18、根據(jù)權(quán)利要求16所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱進行2~5小時。（B2）
策略4：保留最大和次最大的方案，放棄了范圍最小的方案，但引用關(guān)系簡單（1拆3）
15、根據(jù)權(quán)利要求1所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱是在15℃~50℃下，進行1~10小時。（A1）
16、根據(jù)權(quán)利要求15所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱是在20℃~35℃下進行。（B1）
17、根據(jù)權(quán)利要求15所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述加熱進行2~5小時。（A2）
在這種簡單的情況下，上述4種修改策略并無太大的優(yōu)劣性，在實踐過程中均是可以被接受，并且不會產(chǎn)生新的問題。但顯然可以看出，策略1和4是最直觀且引用關(guān)系最為簡單的修改策略，因此，這兩種策略也是在實踐過程中最頻繁被選擇的修改策略。
在此，筆者列出了一個更為復(fù)雜的案例（案例2）來對上述修改策略進行進一步探討分析。
案例2：
20、根據(jù)權(quán)利要求1所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述重氮化合物從胺化合物（A）制備，上述胺化合物較佳為芳香族胺化合物（a），更佳為苯胺（a’）；上述重氮化合物較佳為芳香族重氮化合物（B），更佳為苯胺重氮苯（b）；上述氨基偶氮化合物較佳為芳香族氨基偶氮化合物（C），更佳為p-氨基偶氮苯（c）。
對該權(quán)利要求進行分析可知，該項權(quán)利要求中存在的技術(shù)方案包括12個：
ABC、ABc、AbC、Abc
aBC、aBc、abC、abc
a’BC、a’Bc、a’bC、a’bc
上述12個技術(shù)方案的保護范圍大小關(guān)系如下：
最大：ABC（3個因素均最大）
次最大：ABc、AbC、aBC、a’BC（2個因素保留最大）
中間：Abc、aBc、abC、a’Bc、a’bC（1個因素保留最大）
最?。篴bc、a’bc（0個因素保留最大）
在對策略1-4進行具體分析時，可以得出以下具體結(jié)論：
策略1：拆成12條權(quán)項，權(quán)利要求項數(shù)增加很多；
策略2或3：新引入的引用關(guān)系較多，容易出錯，且也很難涵蓋12個技術(shù)方案
策略4：保留最大和次最大的方案（拆成5條），舍棄了部分小范圍的技術(shù)方案。
在這種情況下，策略1是毫無爭議最完美的解決方案。但是隨著保護范圍大小不同的技術(shù)方案的增加，新增加的從屬權(quán)利要求項數(shù)會增加更多，導(dǎo)致權(quán)利要求的篇幅過長。僅僅對于這一條權(quán)項，就需要拆成12條權(quán)項方能解決問題，因此，在實踐操作中，對于這種更為復(fù)雜的權(quán)利要求，除非申請人/客戶有明確指示，否則一般不會選擇這樣的修改策略。策略2和3引入了很多不同的引用關(guān)系，甚至存在多項引用的現(xiàn)象，很難保證最后所有方案的準確性，操作起來難度非常大，同時也不利于審查員進行審查。對于策略4（保留保護范圍最大和次最大的技術(shù)方案），具體修改方案如下所示：
20、根據(jù)權(quán)利要求1所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述重氮化合物從胺化合物制備；上述重氮化合物為芳香族重氮化合物；上述氨基偶氮化合物為芳香族氨基偶氮化合物。ABC
21、根據(jù)權(quán)利要求20所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述胺化合物為芳香族胺化合物。aBC
22、根據(jù)權(quán)利要求20所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述胺化合物為苯胺。a’BC
23、根據(jù)權(quán)利要求20所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述重氮化合物為苯胺重氮苯。AbC
24、根據(jù)權(quán)利要求20所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述氨基偶氮化合物為p-氨基偶氮苯。ABc
由此可以看出，這樣的修改不僅保留了原權(quán)利要求中保護范圍最大和次最大的所有技術(shù)方案，而且引用關(guān)系簡單明了，更加不存在復(fù)雜或組合的引用關(guān)系。因此，基于權(quán)利要求保留的技術(shù)方案、修改的難易程度和引入新問題的保險角度等綜合考慮，策略4是實踐過程中最頻繁使用的修改策略。
案例3：
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其中所述兩種或更多種溶劑的混合物獨立地包含以下組合之一：
-乙醇/水（A），優(yōu)選在水中含有至多90重量%的乙醇（a），
-乙酸乙酯/環(huán)己烷（B），優(yōu)選在環(huán)己烷中含有10重量%至99.99重量%的乙酸乙酯（b），
-碳酸二甲酯/環(huán)己烷（C），優(yōu)選在環(huán)己烷中含有10重量%至99.99重量%的碳酸二甲酯（c）。
首先，同樣地，對該權(quán)利要求進行分析會發(fā)現(xiàn)，由于該權(quán)利要求限定的是“混合物獨立地包含以下組合之一”，因此，該權(quán)利要求存在的技術(shù)方案包括以下6個：A、a、B、b、C、c，而根本不包括要素組合等形成的方案（例如AB、Ab、AC、Ac等）。換言之，該權(quán)利要求并不適用于上述策略4的修改策略。僅需將上述6個方案保留下來，只要同一條權(quán)利要求不出現(xiàn)保護范圍不同的技術(shù)方案（例如，A和a、B和b、C和c）即可。
具體修改如下：
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其中所述兩種或更多種溶劑的混合物獨立地包含以下組合之一：
-乙醇/水，（A）
-乙酸乙酯/環(huán)己烷，（B）
-碳酸二甲酯/環(huán)己烷。（C）
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法，其中所述兩種或更多種溶劑的混合物獨立地包含以下組合之一：
-乙醇/水，在水中含有至多90重量%的乙醇，（a）
-乙酸乙酯/環(huán)己烷，在環(huán)己烷中含有10重量%至99.99重量%的乙酸乙酯，（b）
-碳酸二甲酯/環(huán)己烷，在環(huán)己烷中含有10重量%至99.99重量%的碳酸二甲酯（c）。
在此，筆者提出一個延伸的問題，如果原權(quán)利要求2限定的是“混合物包含以下組合中的一者或者兩者或更多者的組合”，那么該權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案是否發(fā)生了變化，并因此導(dǎo)致所選擇的修改策略是否也要發(fā)生改變呢？
答案自然是肯定的，因為這樣的權(quán)利要求中包括了要素組合等形成的方案（例如AB、Ab、AC、Ac等）。這種情況下，自然要考慮案例1和2中所采用的修改策略，尤其是策略4。
案例4：
在專利實踐過程中，往往會發(fā)現(xiàn)部分專利申請文件的表述水平差異很大。在有一些案件中，即使結(jié)合說明書和附圖，也無法確定權(quán)利要求中所保護的技術(shù)方案之間的關(guān)系如何。舉例如下:
7、根據(jù)權(quán)利要求6所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反應(yīng)介質(zhì)是在上述助劑中飽和有氮氧化物及氧氣，飽和溫度范圍為15℃~50℃（A），較佳為10℃~30℃（B），更佳為0℃~20℃（C），上述氧氣和氮氧化物的比例（氧氣/氮氧化物）為以摩爾為準的0~1/20（1），較佳為2~1/10（2），最佳為1~1/4（3）。
該權(quán)利要求中存在9個并列技術(shù)方案：A1/A2/A3/B1/B2/B3/C1/C2/C3。然而，上述技術(shù)方案的保護范圍大小關(guān)系無法取舍。在這種情況下，策略4顯然是無法適用的；策略2或3也無法適用。因此，只能選擇最清楚、最完整的修改策略，即：策略1：
7、根據(jù)權(quán)利要求6所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反應(yīng)介質(zhì)是在上述助劑中飽和有氮氧化物及氧氣，飽和溫度范圍為15℃~50℃，上述氧氣和氮氧化物的比例（氧氣/氮氧化物）為以摩爾為準的0~1/20。A1
8、根據(jù)權(quán)利要求6所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反應(yīng)介質(zhì)是在上述助劑中飽和有氮氧化物及氧氣，飽和溫度范圍為15℃~50℃，上述氧氣和氮氧化物的比例（氧氣/氮氧化物）為以摩爾為準的2~1/10。A2
9、根據(jù)權(quán)利要求6所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反應(yīng)介質(zhì)是在上述助劑中飽和有氮氧化物及氧氣，飽和溫度范圍為15℃~50℃，上述氧氣和氮氧化物的比例（氧氣/氮氧化物）為以摩爾為準的1~1/4。A3
10、根據(jù)權(quán)利要求6所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反應(yīng)介質(zhì)是在上述助劑中飽和有氮氧化物及氧氣，飽和溫度范圍為10℃~30℃，上述氧氣和氮氧化物的比例（氧氣/氮氧化物）為以摩爾為準的0~1/20。B1
11、根據(jù)權(quán)利要求6所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反應(yīng)介質(zhì)是在上述助劑中飽和有氮氧化物及氧氣，飽和溫度范圍為10℃~30℃，上述氧氣和氮氧化物的比例（氧氣/氮氧化物）為以摩爾為準的2~1/10。B2
12、根據(jù)權(quán)利要求6所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反應(yīng)介質(zhì)是在上述助劑中飽和有氮氧化物及氧氣，飽和溫度范圍為10℃~30℃，上述氧氣和氮氧化物的比例（氧氣/氮氧化物）為以摩爾為準的1~1/4。B3
13、根據(jù)權(quán)利要求6所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反應(yīng)介質(zhì)是在上述助劑中飽和有氮氧化物及氧氣，飽和溫度范圍為0℃~20℃，上述氧氣和氮氧化物的比例（氧氣/氮氧化物）為以摩爾為準的0~1/20。C1
14、根據(jù)權(quán)利要求6所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反應(yīng)介質(zhì)是在上述助劑中飽和有氮氧化物及氧氣，飽和溫度范圍為0℃~20℃，上述氧氣和氮氧化物的比例（氧氣/氮氧化物）為以摩爾為準的2~1/10。C2
15、根據(jù)權(quán)利要求6所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反應(yīng)介質(zhì)是在上述助劑中飽和有氮氧化物及氧氣，飽和溫度范圍為0℃~20℃，上述氧氣和氮氧化物的比例（氧氣/氮氧化物）為以摩爾為準的1~1/4。C3
在此提醒，在修改權(quán)利要求7的同時，引用其的權(quán)利要求8也應(yīng)作出適應(yīng)性修改，這一點也是非常容易被忽略的，從而導(dǎo)致權(quán)利要求8中的技術(shù)方案因為引用關(guān)系丟失掉了原本可以保護的多個技術(shù)方案。
8、根據(jù)權(quán)利要求6所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反應(yīng)介質(zhì)是在上述助劑中利用氮氧化物進行一次飽和之后，降低溫度，同時利用氮氧化物和氧氣進行二次飽和。
修改后：16、根據(jù)權(quán)利要求7至15中任一項所述的制備氨基偶氮化合物的方法，其特征在于：上述反應(yīng)介質(zhì)是在上述助劑中利用氮氧化物進行一次飽和之后，降低溫度，同時利用氮氧化物和氧氣進行二次飽和。
案例5：
以上的案例1-4均采用了拆分權(quán)利要求從而保護多個并列技術(shù)方案的策略。是否所有的“優(yōu)選”都可以采用這種情況來進行修改呢？答案顯然是否定的。舉例說明如下：
10.一種用于生產(chǎn)根據(jù)權(quán)利要求1所述的增材制造墨組合物的方法，其中使帶有復(fù)數(shù)個烯基的聚硅氧烷和帶有復(fù)數(shù)個硫醇基的交聯(lián)劑形成為乳狀液，其中所述帶有復(fù)數(shù)個烯基的聚硅氧烷優(yōu)選地形成所述乳狀液的連續(xù)相，以及所述帶有復(fù)數(shù)個硫醇基的交聯(lián)劑優(yōu)選地形成非連續(xù)相。
審查意見中指出，“優(yōu)選地”導(dǎo)致該權(quán)利要求的保護范圍不清楚。然而，分析該項權(quán)利要求，該項權(quán)利要求要保護的技術(shù)方案為：一種生產(chǎn)方法，包括使帶有復(fù)數(shù)個烯基的聚硅氧烷和帶有復(fù)數(shù)個硫醇基的交聯(lián)劑形成為乳狀液，其中帶有復(fù)數(shù)個烯基的聚硅氧烷形成乳狀液的連續(xù)相，帶有復(fù)數(shù)個硫醇基的交聯(lián)劑形成非連續(xù)相。換言之，該方法通過使帶有復(fù)數(shù)個烯基的聚硅氧烷形成連續(xù)相且?guī)в袕?fù)數(shù)個硫醇基的交聯(lián)劑形成非連續(xù)相而形成乳狀液來進行的。在這種情況下，“優(yōu)選地”顯然并沒有導(dǎo)致該項權(quán)利要求中存在不同的保護范圍，審查意見中所指出的“‘優(yōu)選地’導(dǎo)致該權(quán)利要求的保護范圍不清楚”僅僅是表述上的問題。
因此，對于該權(quán)利要求的修改，僅僅刪除“優(yōu)選地”這一術(shù)語即可，而并不適用于“刪除技術(shù)方案或?qū)⒈Ｗo范圍不同的技術(shù)方案分別在兩項或更多項權(quán)利要求中予以限定”的操作。換言之，該權(quán)利要求的修改如下：
10.一種用于生產(chǎn)根據(jù)權(quán)利要求1所述的增材制造墨組合物的方法，其中使帶有復(fù)數(shù)個烯基的聚硅氧烷和帶有復(fù)數(shù)個硫醇基的交聯(lián)劑形成為乳狀液，其中所述帶有復(fù)數(shù)個烯基的聚硅氧烷形成所述乳狀液的連續(xù)相，以及所述帶有復(fù)數(shù)個硫醇基的交聯(lián)劑形成非連續(xù)相。
三、結(jié)論
根據(jù)以上案例可以看出，一項權(quán)利要求的修改實質(zhì)上取決于該權(quán)利要求本身所保護的技術(shù)方案的個數(shù)和技術(shù)方案之間的關(guān)系如何，而并非取決于“優(yōu)選”等類似術(shù)語。審查指南中規(guī)定的“權(quán)利要求中不得出現(xiàn)“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要時”等類似用語”，其本質(zhì)在于后面一句“因為這類用語會在一項權(quán)利要求中限定出不同的保護范圍，導(dǎo)致保護范圍不清楚”。即，權(quán)利要求中保護范圍大小不同的技術(shù)方案是拆分的基礎(chǔ)。因此，對權(quán)利要求本身所包括的技術(shù)方案的理解和分析是作出或選擇修改策略的前提。從上述案例1-5就可以看出，雖然同樣是“優(yōu)選”及其類似表述，但是隨著權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案不同，其修改策略也要隨之調(diào)整。專利代理師在面臨表述上基本相同的審查意見（例如，優(yōu)選）時，切勿生搬硬套地對權(quán)利要求進行拆分，而忽略該權(quán)利要求本身實質(zhì)要求保護的技術(shù)方案。此外，提醒專利代理師注意，在修改權(quán)利要求時，不要遺漏其余權(quán)項的適應(yīng)性修改。
希望以上提供的案例和分析可以加深部分專利代理師對此類問題的理解和思考，從而為實踐工作提供一定的啟發(fā)。