文/北京市集佳律師事務所 銀靜
“地名商標”指的是由地名構(gòu)成或者包含地名的商標。地名商標在進行注冊申請時，通常會依據(jù)《商標法》第十條第二款或者《商標法》第十條第一款第（7）項被駁回。
首先，我們先來明確一下概念。
前述法條中所指的“地名”包括國內(nèi)地名和外國地名。“國內(nèi)地名”指的是“我國縣級以上行政區(qū)劃的地名”，包括縣級行政區(qū)劃、地級行政區(qū)劃、省級行政區(qū)劃、特別行政區(qū)，具體以我國民政部發(fā)布的《中華人民共和國行政區(qū)劃簡冊》為準?！巴鈬孛敝傅氖恰肮娭獣缘耐鈬孛保鐬槲覈姴皇熘耐鈬孛?，則不在禁止之列。
并且，根據(jù)《商標審查審理指南》的規(guī)定，“我國縣級以上行政區(qū)劃的地名”包括全稱、簡稱，以及省、自治區(qū)、直轄市、特別行政區(qū)，省會城市、計劃單列市、著名旅游城市名稱的拼音形式?！肮娭獣缘耐鈬孛卑ㄈQ、簡稱、外文名稱和通用的中文譯名。
然后，我們再來看一下實際的案例：
案例1：第51601185號商標“ 
”于2020年11月25日提出注冊申請，因被國家知識產(chǎn)權(quán)局駁回，其申請人向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請復審。其復審的主要理由：申請商標為申請人獨創(chuàng)，具有較強的顯著性，經(jīng)申請人宣傳使用已形成可以與行政區(qū)劃名稱相區(qū)分的其他含義。并且，在復審程序中提交了營業(yè)執(zhí)照、門店照片、加盟合同、加盟門店的營業(yè)執(zhí)照及門頭照片、補充宣傳材料、線上銷售情況、引證商標的轉(zhuǎn)讓信息等證據(jù)。但是經(jīng)復審審查，申請商標中所含“湘西”是湖南湘西土家族苗族自治州的簡稱，為我國縣級以上行政區(qū)劃，已屬于《中華人民共和國商標法》第十條第二款規(guī)定的不得作為商標注冊的標志。（目前該案已經(jīng)向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提出行政訴訟）
案例2：第53562586號商標“ 
”于2021年02月04日提出注冊申請，被國家知識產(chǎn)權(quán)局依據(jù)第十條第一款第（七）項的規(guī)定駁回，其申請人向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請復審。其復審的主要理由：申請商標由申請人獨創(chuàng)，具有極強的顯著性。申請人自2001年起就已在第25類服裝等商品上申請多個中文、英文、圖形的組合商標，均被核準注冊并一直使用至今。申請人與本案申請商標類似的商標均在駁回復審程序中被核準注冊，申請商標亦應予以核準注冊。申請人在復審程序中提交了申請人企業(yè)簡介；商標檔案、商標注冊清單、商標注冊證；在先駁回復審決定書等證據(jù)。但是經(jīng)復審認為，“曼哈頓”是公眾知曉的外國地名，申請商標的顯著識別文字“蔓哈頓”與“曼哈頓”字型相近，申請商標的注冊易造成消費者對商品的產(chǎn)地等特點產(chǎn)生誤認，已構(gòu)成《商標法》第十條第一款第(七)項所規(guī)定的情形。此外，依據(jù)個案審查原則，其他商標獲準注冊之情形與本案不同，亦不能作為本案申請商標應予獲準注冊的當然依據(jù)。
案例3：第G1483809號商標“
”為馬德里國際商標申請，于2019年08月22日提出中國領土延伸申請，但是因其中的“BOHEMIAN”為公眾知曉的外國地名被駁回，其申請人先后提出駁回復審及行政訴訟，最終經(jīng)北京市高級人民法院審理，作出以下終審判決：訴爭商標中包含的英文“BOHEMIAN”為公眾知曉的外國地名，使用在指定復審商品或服務上，易使相關(guān)公眾對商品的功能效果及服務的來源等特點產(chǎn)生誤認。商標授權(quán)審查因各案事實情況不同可能結(jié)論各異，其他商標的注冊情況不是訴爭商標是否應獲準注冊的當然依據(jù)。因此，原審法院認定訴爭商標構(gòu)成商標法第十條第一款第七項、第十條第二款所規(guī)定之情形并無不當。
案例4：第47133129號商標“
”由“萍鄉(xiāng)環(huán)球PINGXIANGGLOBAL”構(gòu)成，顯著識別部分為文字“萍鄉(xiāng)環(huán)球”。但是，“萍鄉(xiāng)”系江西省下轄地級市名稱。在被國家知識產(chǎn)權(quán)局駁回以后，其申請人雖然在復審及訴訟程序中提交了相關(guān)證據(jù)，但是不足以證明訴爭商標具備超越了地名的第二含義，在此情形下，該商標仍被北京市高級人民法院予以駁回。
由以上案例可以看出，地名商標符合以下情形時，通常都會受到駁回。
1、商標中由地名構(gòu)成或者包含地名，并且和申請人的地址不一致。
如前述案例1，商標中“湘西”是湖南湘西土家族苗族自治州的簡稱，而其申請人的地址為“湖南省長沙市芙蓉區(qū)定王臺街道中山亭樂和城肯德基旁湘西姑娘泡菜店”，顯然和其地名所示地區(qū)不一致。又如案例3，商標中“BOHEMIAN”的意思是“波西米亞”，是中歐的地名，現(xiàn)在位于捷克共和國的中西部，而其申請人來自英國，和該地名所示地區(qū)也不一致。而且，不只是和地名表示完全相同的，如果是構(gòu)成近似，容易使相關(guān)公眾聯(lián)想到地名，也會導致駁回。如案例2中的“蔓哈頓”與美國地名“曼哈頓”構(gòu)成近似。
2、商標中包含地名同時也包含其他部分，雖然其中的地名和申請人的地址一致，但是商標整體未形成其他固定含義，其中地名仍作為單獨的識別部分。
如前述案例4，商標中除了地名“萍鄉(xiāng)”以外，還包含“環(huán)球”和“PINGXIANGGLOBAL”，但是“萍鄉(xiāng)”“環(huán)球”并非構(gòu)成了一個完整統(tǒng)一的含義，仍然可以被拆分出來作為單獨的部分被識別。再如，第48563116號商標“ 
”和第51343845號商標“
”等，均因未形成其他固定含義而被駁回。
但是，地名商標也并非絕對不能獲得注冊，實踐中，也存在被核準注冊的地名商標。例如:
案例5：第4314063號商標“ 
”早在2008年07月20日即獲得了注冊。但是在無效宣告程序中，中華人民共和國原國家工商行政管理總局商標評審委員會(簡稱商標評審委員會)裁定該商標的注冊構(gòu)成2001年修正的《中華人民共和國商標法》(簡稱2001年商標法)第十條第二款、第十條第一款第八項的規(guī)定，對其予以無效宣告。北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為該商標由外文“RHONE”及漢字“柔妮”組合而成，外文部分為“RHONE”，中國相關(guān)公眾對其進行識別時多會將其翻譯成漢字予以認知和記憶，且“柔妮”與“RHONE”并非形成唯一對應中文翻譯。訴爭商標將“柔妮”與“RHONE”匹配使用時，不易使相關(guān)公眾誤認為該商品來源于法國，在整體上含義可以與該地名相區(qū)分，故其不屬于商標法第十條第二款所指情形。經(jīng)過二審審理，北京市高級人民法院也認為，訴爭商標為“柔妮RHONE及圖”商標，包含“RHONE”文字，中文“柔妮”更易于認知和識記?！癛HONE”理解為“羅納河”亦僅指歐洲西部一河流名稱，位于不同國家之間，不是2001年商標法第十條第二款規(guī)定的“外國地名”。
案例6：第16585539號商標“
”于2015年03月27日即獲得注冊，雖然被他人提出無效宣告請求，但國家知識產(chǎn)權(quán)局認為，訴爭商標文字中的“大同”具有區(qū)別于地名“大同”的其他含義。北京知識產(chǎn)權(quán)法院也認為訴爭商標的申請注冊未違反2014年商標法第十條第一款第七項、第二款的規(guī)定。經(jīng)過二審審理，北京市高級人民法院判決如下：訴爭商標標志由漢字“大同彈簧”構(gòu)成，其中，彈簧為商品名稱，顯著性較弱，結(jié)合訴爭商標標志整體構(gòu)成及其核定使用商品，“大同”為其顯著識別部分?！按笸彪m具有大同市的地名含義，但也具有中國古代思想，人類最終可達到的理想社會，代表著人類對未來社會的美好憧憬含義，為中國傳統(tǒng)思想，同時也具有“基本相同，在大的方面一致”含義，為日常生活中所常用，后兩種含義均強于大同市地名的含義。故訴爭商標的申請注冊未違反2014年商標法第十條第二款的規(guī)定。
案例7：第G1518161號商標“ 
”為馬德里國際商標申請，于2020年03月05日提出中國領土延伸申請，但被國家知識產(chǎn)權(quán)局以第十條第二款為由駁回。其申請人提出復審申請并認為，申請商標的整體含義為“東京馬拉松賽”，整體上具有區(qū)別于地名的其他含義，未違反《商標法》第十條第二款的規(guī)定。但經(jīng)復審審查，國家知識產(chǎn)權(quán)局認為訴爭商標整體未形成強于地名的其他含義，構(gòu)成《商標法》第十條第二款所指情形，不得作為商標使用。經(jīng)北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理，訴爭商標“TOKYOMARATHON”可譯為“東京馬拉松”，雖然其中包含地名“東京”，但從整體上看，相關(guān)公眾會將訴爭商標的含義理解為“在東京舉行的馬拉松賽事”，故應認定訴爭商標屬于“包含地名，但訴爭商標整體上可以與該地名相區(qū)分”的情形。
由前述案例5、6、7比較可知，地名商標若想獲得注冊，需要符合以下條件：
1、地名本身即具有其他含義。
如案例5中“RHONE”為“羅納河”的含義，僅指歐洲西部一河流名稱，位于不同國家之間，不屬于“外國地名”。案例6中“大同”除了山西省大同市的地名含義，也具有中國古代思想，人類最終可達到的理想社會，代表著人類對未來社會的美好憧憬含義，為中國傳統(tǒng)思想，同時也具有“基本相同，在大的方面一致”含義，為日常生活中所常用。
2、商標由地名和其他文字構(gòu)成而在整體上具有其他含義。
如案例7中“TOKYOMARATHON”整體為“東京馬拉松”的比賽名稱，形成了一個統(tǒng)一不可分的整體含義，因此，被認定屬于“包含地名，但訴爭商標整體上可以與該地名相區(qū)分”的情形。
此外，在最新的《商標審查及審理指南》中，還列舉了以下的“除外情形”：
3、商標由兩個或者兩個以上行政區(qū)劃的地名的簡稱組成，且不會使公眾發(fā)生商品產(chǎn)地等特點誤認的。
例如： 
（指定商品：肥料）
4、商標由省、自治區(qū)、直轄市、特別行政區(qū)、省會城市、計劃單列市、著名的旅游城市以外的地名的拼音形式構(gòu)成，不會使公眾發(fā)生商品產(chǎn)地誤認的。
例如：
（指定商品：傳動裝置（機器））
5、商標由組成地名的文字和其他文字構(gòu)成，整體構(gòu)成有別于地名，不易使消費者聯(lián)想到地名，亦不易導致產(chǎn)地誤認的。
例如：
（整體含義：倫敦霧，一種自然現(xiàn)象）
6、商標由公眾知曉的外國地名和其他文字構(gòu)成,整體具有其他含義且使用在其指定商品上不會使公眾對商品產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的除外。
例如：
（整體含義：倫敦霧，一種自然現(xiàn)象）
7、商標所含地名與其他具備顯著特征的要素相互獨立，地名僅起真實表示申請人所在地作用的除外。
例如：
8、地名是集體商標、證明商標的一部分。
例如：
（地理標志證明商標）
綜上，地名商標在進行注冊申請時，通常會依據(jù)《商標法》第十條第二款或者《商標法》第十條第一款第（7）項被駁回。但是，地名商標也并非絕對不能獲得注冊。筆者認為，如果不是集體商標或證明商標，作為普通商標進行注冊時，首先還是應該合理規(guī)避地名的表示。畢竟即便商標整體獲得注冊，今后在商標權(quán)的行使過程中，也不能禁止他人關(guān)于地名的規(guī)范使用。而如果商標中有必要包含地名，無論是哪種除外情形，其根本的考量因素均是“是否會使公眾對商品產(chǎn)地產(chǎn)生誤認”。為了能成功注冊，商標中的地名表示應和自己的地址所處的地區(qū)保持一致，或者商標整體應該能產(chǎn)生統(tǒng)一的區(qū)別于地名的其他含義。