文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 耿苑
當(dāng)前的歐洲專利（EP）是在審查階段由歐專局統(tǒng)一審查，在歐專局授權(quán)后需要在一個(gè)或多個(gè)成員國(guó)分別辦理生效程序然后分別獲得這一個(gè)或多個(gè)國(guó)家的專利權(quán)。歐洲單一專利（Unitary Patent，UP）制度是由歐盟成員國(guó)建立的使歐洲（EP）專利的申請(qǐng)人在授權(quán)后能夠在成員國(guó)之間獲得單一專利的制度。
目前，UP項(xiàng)目還未正式啟動(dòng)，預(yù)計(jì)將在2023年初開始日升期，在日升期期間可以有相應(yīng)的官方措施來(lái)加入U(xiǎn)P項(xiàng)目。在2022年歐洲各代理所已經(jīng)開始向客戶宣傳UP項(xiàng)目，以幫助客戶提前考慮是否加入U(xiǎn)P項(xiàng)目。
筆者遇到一個(gè)歐洲申請(qǐng)，在2022年6月收到授權(quán)通知，客戶有意嘗試UP項(xiàng)目，然而當(dāng)時(shí)并不清楚UP項(xiàng)目何時(shí)可以啟動(dòng)，也不清楚加入U(xiǎn)P項(xiàng)目會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)。為了滿足客戶的需求，與外所進(jìn)行了一些咨詢，在此小結(jié)一二，期待同行的交流和指正。
首先需要確認(rèn)本申請(qǐng)是否適合參加UP項(xiàng)目。參加UP項(xiàng)目有利有弊，申請(qǐng)人至少可以從以下方面來(lái)權(quán)衡。
1.成員國(guó)
UP成員國(guó)需要各自申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)，目前UP的成員國(guó)有17個(gè)，還在變動(dòng)中。申請(qǐng)人需要考慮希望得到專利保護(hù)的國(guó)家是否屬于UP成員國(guó)。例如，如果希望在A、B、C、D國(guó)得到專利保護(hù)，其中A、B屬于UP成員國(guó)，而C、D不屬于UP成員國(guó)，則申請(qǐng)人可以既加入U(xiǎn)P項(xiàng)目又在C、D分別生效，也可以不加入U(xiǎn)P項(xiàng)目而分別在A、B、C、D生效。
2.翻譯費(fèi)
如果在歐專局遞交的申請(qǐng)使用法語(yǔ)或德語(yǔ)，則UP專利還需要翻譯成英語(yǔ)。如果在歐專局遞交的申請(qǐng)使用英語(yǔ)，則UP專利還需要翻譯成歐盟的任意一種其他官方語(yǔ)言。即UP專利一共只需要2種語(yǔ)言。而EP專利需要針對(duì)每個(gè)生效國(guó)進(jìn)行翻譯。因此需要根據(jù)生效國(guó)的數(shù)量和官方語(yǔ)言等進(jìn)行考慮，一般來(lái)說(shuō)UP專利可以節(jié)省翻譯費(fèi)。
3.年費(fèi)
UP專利只交統(tǒng)一的年費(fèi)，比單個(gè)國(guó)家的年費(fèi)要高很多，但若屬于UP成員國(guó)的生效國(guó)較多，比如多于5個(gè)時(shí)，UP專利可以節(jié)省總的年費(fèi)。
4.保護(hù)
UP專利的相關(guān)訴訟由歐洲統(tǒng)一法院審理，審理結(jié)果在各個(gè)成員國(guó)有效。相比于EP申請(qǐng)?jiān)诋愖h期之后必須在各個(gè)國(guó)家分別進(jìn)行訴訟，對(duì)專利權(quán)人來(lái)說(shuō)UP專利能夠節(jié)省精力和費(fèi)用，但是也要承擔(dān)統(tǒng)一的結(jié)果。該結(jié)果可能有利于專利權(quán)人，也有可能不利于專利權(quán)人。而且UP專利在各國(guó)必須同時(shí)有效或無(wú)效，不能放棄其中一個(gè)而保留另一個(gè)，因此UP專利的靈活性會(huì)差一些。
例如，本案計(jì)劃在法國(guó)、德國(guó)、意大利、土耳其、西班牙獲得專利保護(hù)。由于土耳其和西班牙當(dāng)前未加入U(xiǎn)P計(jì)劃，因此需要單獨(dú)辦理生效。如果通過(guò)加入U(xiǎn)P而在法、德、意獲得保護(hù)，則只需要再多翻譯一種語(yǔ)言即可，相比EP專利分別在這5國(guó)生效，UP的方式可以節(jié)省翻譯費(fèi)。但是UP的年費(fèi)高于法、德、意的總年費(fèi)，因此如果加入U(xiǎn)P則總年費(fèi)會(huì)更高。
其次，由于該申請(qǐng)的繳納授權(quán)費(fèi)的期限是2022-10-10，因此必須在此期限之前答復(fù)授權(quán)通知。如果按照正常的授權(quán)進(jìn)程，本申請(qǐng)很可能在2022年底之前獲得授權(quán)，此時(shí)UP項(xiàng)目很可能還未開始，需要采取措施拖延授權(quán)來(lái)等待UP項(xiàng)目的啟動(dòng)。
根據(jù)與外所的溝通，可以通過(guò)提交主動(dòng)修改來(lái)答復(fù)授權(quán)通知。 該主動(dòng)修改例如可以是刪除一部分背景技術(shù)，或者刪除權(quán)利要求中的附圖標(biāo)記等非實(shí)質(zhì)性修改。如果在上述期限前遞交一個(gè)主動(dòng)修改，則有兩種可能：
1.如果審查員接受該主動(dòng)修改，則會(huì)下發(fā)新的授權(quán)通知并有4個(gè)月的期限，大概能將授權(quán)延遲到2023年2月或3月。
2.如果審查不接受該主動(dòng)修改，則可能重新開始審查并下發(fā)審查意見，這將更多地延遲授權(quán)。
上述案例在10月10日遞交了主動(dòng)修改，刪除了權(quán)利要求中的附圖標(biāo)記，并爭(zhēng)辯附圖標(biāo)記會(huì)對(duì)要保護(hù)的客體造成不必要的限定。審查員于11月10日針對(duì)該主動(dòng)修改下發(fā)了OA，不同意刪除附圖標(biāo)記，該OA的答復(fù)期限是2個(gè)月。可以預(yù)見在答復(fù)OA之后，會(huì)下發(fā)授權(quán)通知，并有4個(gè)月的期限。因此通過(guò)主動(dòng)修改，將授權(quán)延遲到2023年5月或更晚。
此時(shí)，通過(guò)與外所的咨詢得知，UP項(xiàng)目的日升期推遲到2023年3月1日，但是從2023年1月1日起可以開始過(guò)渡措施，即可以遞交延遲授權(quán)的請(qǐng)求，從而可以在UP項(xiàng)目啟動(dòng)后獲得授權(quán)并加入U(xiǎn)P項(xiàng)目。為了保險(xiǎn)起見，指示外所遞交了延遲授權(quán)的請(qǐng)求。
綜上，加入U(xiǎn)P項(xiàng)目是否受益至少可以從UP成員國(guó)、翻譯費(fèi)、年費(fèi)和統(tǒng)一保護(hù)的利弊等來(lái)進(jìn)行權(quán)衡。另外，可以通過(guò)主動(dòng)修改來(lái)延遲授權(quán)，在2023年1月1日之后可以通過(guò)遞交延遲授權(quán)請(qǐng)求來(lái)延遲授權(quán)，以待UP項(xiàng)目的正式啟動(dòng)，并給申請(qǐng)人更多時(shí)間來(lái)權(quán)衡和準(zhǔn)備。