文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 郭化雨
2023年年底，國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國專利法實施細(xì)則〉的決定》，這代表著，針對專利法實施細(xì)則的第四次全面修改將自2024年1月20日起施行。
本次修改的內(nèi)容很多，作為一名專職處理國內(nèi)電學(xué)業(yè)務(wù)的代理師，筆者針對本次修改中與國內(nèi)業(yè)務(wù)較為相關(guān)的部分，簡單談?wù)剬Υ说睦斫夂褪┬泻髮崉?wù)工作可能帶來的影響。
第一點(diǎn)：誠實信用原則
涉及條款：
新增R11：“第十一條 申請專利應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。提出各類專利申請應(yīng)當(dāng)以真實發(fā)明創(chuàng)造活動為基礎(chǔ)，不得弄虛作假?！?/p>
修改R50、R59、R69、R88、R100
筆者認(rèn)為該修改屬于針對非正常申請這種擾亂市場、浪費(fèi)公共資源的申請行為，本次修改，強(qiáng)化和細(xì)化了打擊非正常申請的力度。
下列各類行為屬于本規(guī)定所稱非正常申請專利行為：
?。ㄒ唬┧峤坏亩嗉＠暾埖陌l(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容明顯相同、或者實質(zhì)上由不同發(fā)明創(chuàng)造特征或要素簡單組合變化而形成；
?。ǘ┧峤粚＠暾埓嬖诰幵臁卧旎蜃冊彀l(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容、實驗數(shù)據(jù)或技術(shù)效果，或者抄襲、簡單替換、拼湊現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有設(shè)計等類似情況的；
（三）所提交多件專利申請的發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容系主要利用計算機(jī)技術(shù)等隨機(jī)生成的；
（四）所提交專利申請的發(fā)明創(chuàng)造系明顯不符合技術(shù)改進(jìn)或設(shè)計常理，或者變劣、堆砌、非必要縮限保護(hù)范圍的。
通過本次修改，可以從根本上杜絕非正常申請的行為，而且，本次修改不僅在初審、實審階段引入R11進(jìn)行非正常申請的判斷，還將R11條引入到無效程序，即R11條可以在確權(quán)階段作為無效條款對已授權(quán)專利進(jìn)行無效。
以此可有效威懾之前已經(jīng)授權(quán)的、有非正常申請嫌疑的專利，降低這類專利在侵權(quán)中的使用、濫用可能。
第二點(diǎn)：實用新型、外觀設(shè)計引入明顯創(chuàng)造性審查
涉及條款：修改R50
本次修改的R50明確將明顯創(chuàng)造性問題納入實用新型和外觀設(shè)計的初審范圍。
也就是說，針對實用新型，實用新型的審查范圍不再限于第二十二條第二款（新穎性）、第四款（實用性），而是擴(kuò)大為整個第二十二條，包括新穎性、創(chuàng)造性和實用性。
針對“明顯創(chuàng)造性”的尺度如何把握？
筆者認(rèn)為，可以根據(jù)2023版《專利審查指南》第一部分第二章第11節(jié)的規(guī)定，“有關(guān)創(chuàng)造性的審查參照本指南第四部分第六章第4節(jié)的規(guī)定”來進(jìn)行理解。
也就是說，明顯創(chuàng)造性的審查尺度參照無效宣告程序中實用新型專利的審查尺度。
這一修改，感覺會大大提升實用新型的授權(quán)門檻，原本僅需在申請前簡單考量方案新穎性，之后可能就需要對那些偏向于簡單拼湊的實用新型類交底書進(jìn)行嚴(yán)格案前把關(guān)了。
當(dāng)然，好處肯定是會有效提升實用新型的技術(shù)質(zhì)量，減少低質(zhì)量實用新型的申請數(shù)量，節(jié)約審查資源，回歸實用新型保護(hù)的初心。
第三點(diǎn)：程序、文本、期限
該點(diǎn)涉及的修改部分較多，挑幾點(diǎn)逐一說明。
3.1 電子申請的文件遞交日和送達(dá)日
涉及條款：修改R4
“第四條第二款 以電子形式向國務(wù)院專利行政部門提交各種文件的，以進(jìn)入國務(wù)院專利行政部門指定的特定電子系統(tǒng)的日期為遞交日。
第七款 國務(wù)院專利行政部門以電子形式送達(dá)的各種文件，以進(jìn)入當(dāng)事人認(rèn)可的電子系統(tǒng)的日期為送達(dá)日?！?/p>
這一修改應(yīng)該是基于數(shù)字化的全面普及后的適應(yīng)性修改，修改后：電子送達(dá)的文件幾乎在文件發(fā)出的同時就到達(dá)當(dāng)事人的電子系統(tǒng)，即送達(dá)日將很可能與發(fā)文日相同。因此，申請人將不再享有郵寄送達(dá)推定的15日郵路時間。
這一修改在24年施行時，可能會影響到尚未答復(fù)的審查意見的處理時限，對于主要答復(fù)OA的業(yè)務(wù)部門來說，對于這批剩余案件的處理可能會有短暫的壓力。
好處在于，對于官絕的計算更為直觀，審查流程縮短，降低審查周期。
3.2 說明書附圖
涉及條款：刪除R121
通過本次修改，刪除了“黑色墨水”的制圖要求，修改目的在于：隨著專利證書等文件已經(jīng)全面電子化，附圖是黑白還是彩色，幾乎已經(jīng)沒有任何顯示上的影響，且彩色附圖還能更清楚的表達(dá)相應(yīng)信息。
由此取消了原本在顏色上對說明書附圖的制圖限定，使得彩色附圖被允許出現(xiàn)在說明書附圖中。
隨著技術(shù)進(jìn)步，目前處理的不少圖像處理方案都和改變圖像顏色有關(guān)，而在原制圖要求下，只能通過灰度、線條等來區(qū)分不同顏色的區(qū)塊，否則難以體現(xiàn)案件發(fā)明點(diǎn)。而修改后，代理師在處理這類案件時，制圖的發(fā)揮空間將大大提升，對于代理師來說，確確實實是一件好事，附圖也能更為直觀清晰的體現(xiàn)發(fā)明意圖。
第四點(diǎn)：優(yōu)先權(quán)制度
4.1 優(yōu)先權(quán)適用對象的延伸
涉及條款：修改R35
過去，專利法規(guī)定：在外國提出的發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計專利申請享有外國優(yōu)先權(quán)；在中國提出的發(fā)明和實用新型專利申請享有本國優(yōu)先權(quán)。而在中國提出的外觀設(shè)計申請，并不享有本國優(yōu)先權(quán)。
修改后的專利法將本國優(yōu)先權(quán)延伸到在中國提出的外觀設(shè)計專利申請。在這一背景下，《細(xì)則》完善了優(yōu)先權(quán)制度的配套規(guī)則。
其中R35修改的內(nèi)容主要包括“外觀設(shè)計專利申請人要求本國優(yōu)先權(quán)，在先申請是發(fā)明或者實用新型專利申請的，可以就附圖顯示的設(shè)計提出相同主題的外觀設(shè)計專利申請，……申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊?，?u>外觀設(shè)計專利申請人要求以發(fā)明或者實用新型專利申請作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的除外?！?/p>
通過本次修改，外觀設(shè)計可被允許要求在先申請的發(fā)明、實用新型附圖的優(yōu)先權(quán)，這一機(jī)制，外觀設(shè)計的申請時機(jī)的操作空間將會大大增加，同時，針對發(fā)明、實用新型中可能涉及到外觀的說明書附圖，對制圖的要求可能也會提升到對標(biāo)外觀設(shè)計的要求。
4.2 優(yōu)先權(quán)的改正
涉及條款：修改R37
“第三十七條 發(fā)明或者實用新型專利申請人要求了優(yōu)先權(quán)的，可以自優(yōu)先權(quán)日起16個月內(nèi)或者自申請日起4個月內(nèi)，請求在請求書中增加或者改正優(yōu)先權(quán)要求?！?/p>
對于發(fā)明和實用新型專利而言，申請人即使在提交專利申請時漏填或錯填了某個或某些優(yōu)先權(quán)，仍然可以在自優(yōu)先權(quán)日起16個月內(nèi)或者自申請日起4個月內(nèi)（以后到期的為準(zhǔn)）請求增加或改正優(yōu)先權(quán)。
增加或改正優(yōu)先權(quán)要求的前提是申請人在提交申請時至少要求過一項優(yōu)先權(quán)，如果完全沒有要求過優(yōu)先權(quán)，則不能增加新的優(yōu)先權(quán)。
與優(yōu)先權(quán)恢復(fù)條款相同，該優(yōu)先權(quán)增加和修改條款也僅適用于發(fā)明和實用新型而不適用于外觀設(shè)計。
該修改個人感覺對代理師非常友好和人性化，之前部門中出現(xiàn)過填寫優(yōu)先權(quán)信息出錯的情況，這種出錯情況能夠修正的條件非常不易滿足，基本上一旦出錯就會喪失優(yōu)先權(quán)。而本次修改后，針對優(yōu)先權(quán)信息的調(diào)整、修改空間將大大增加，基本杜絕了因為筆誤導(dǎo)致的不可挽回的問題。
4.3 以優(yōu)先權(quán)為基礎(chǔ)的“援引加入”制度
涉及條款：新增R45
“第四十五條 發(fā)明或者實用新型專利申請缺少或者錯誤提交權(quán)利要求書、說明書或者權(quán)利要求書、說明書的部分內(nèi)容，但申請人在遞交日要求了優(yōu)先權(quán)的，可以自遞交日起2個月內(nèi)或者在國務(wù)院專利行政部門指定的期限內(nèi)以援引在先申請文件的方式補(bǔ)交。補(bǔ)交的文件符合有關(guān)規(guī)定的，以首次提交文件的遞交日為申請日。”
利用作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請的內(nèi)容補(bǔ)正當(dāng)前申請的說明書或權(quán)利要求書所缺失的內(nèi)容。
這一做法被稱作“援引加入”制度，在很大程度上方便了申請人利用在先申請完善在后申請的相關(guān)內(nèi)容。
例如，基于優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，可以通過該制度將在先申請的全部權(quán)利要求和/或說明書直接添加到在后申請中，以實現(xiàn)對在后申請的完善，并避免在先申請中某些技術(shù)點(diǎn)被捐獻(xiàn)的情況。
第五點(diǎn)：人工智能、大數(shù)據(jù)客體審查基準(zhǔn)
該修改是針對審查指南的修改，涉及第九章第5.2、6.1&6.2節(jié)
筆者感覺，該修改對人工智能、大數(shù)據(jù)的客體問題作出了較大的放寬，很多之前可能具有客體嫌疑的方案在該修改施行后，可能將會被認(rèn)定為符合保護(hù)客體。
5.1 雖未限定具體的技術(shù)領(lǐng)域，但能夠改進(jìn)計算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)部性能，也可以構(gòu)成專利保護(hù)的客體
如果方案涉及深度學(xué)習(xí)、分類、聚類等人工智能、大數(shù)據(jù)算法的改進(jìn)，該算法與計算機(jī)系統(tǒng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在特定技術(shù)關(guān)聯(lián)，能夠解決如何提升硬件運(yùn)算效率或執(zhí)行效果的技術(shù)問題，包括減少數(shù)據(jù)儲存量、減少數(shù)據(jù)傳輸量、提高硬件處理速度等，從而獲得符合自然規(guī)律的計算機(jī)內(nèi)部性能改進(jìn)的技術(shù)效果，則屬于專利法第二條第二款規(guī)定的保護(hù)客體。
筆者感覺，之前在處理這類技術(shù)方案時，如果方案涉及通用的模型訓(xùn)練改進(jìn)、通用的數(shù)據(jù)分類時，例如僅是針對全部分類模型的模型結(jié)構(gòu)、訓(xùn)練邏輯改進(jìn)，又例如是僅針對全部分類場景下的數(shù)據(jù)分類。
即使方案本身感覺具有不錯的改進(jìn)點(diǎn)，但是由于不涉及具體的技術(shù)應(yīng)用場景，還是會非常擔(dān)心出現(xiàn)客體問題，并會勸說客戶不要申請或者加入典型應(yīng)用場景等來規(guī)避。
但是通過本次修改，感覺這類方案又有了可申請性，對于代理所、客戶來說，都未嘗不是一件好事。
5.2 雖未限定數(shù)據(jù)是技術(shù)領(lǐng)域中具有確切技術(shù)含義的數(shù)據(jù)，但挖掘出數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)關(guān)系符合自然規(guī)律，也可以構(gòu)成專利保護(hù)的客體
如方案處理的是具體應(yīng)用領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)，利用分類、聚類、回歸分析、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等挖掘數(shù)據(jù)中符合自然規(guī)律的內(nèi)在關(guān)聯(lián)關(guān)系，據(jù)此解決如何提升具體應(yīng)用領(lǐng)域大數(shù)據(jù)分析可靠性或精確性的技術(shù)問題，并獲得相應(yīng)的技術(shù)效果，則屬于專利法第二條第二款規(guī)定的保護(hù)客體。
筆者感覺，本處修改的解讀空間不小，例如在模型訓(xùn)練中，必然能訓(xùn)練模型學(xué)習(xí)到輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)關(guān)系，或者學(xué)習(xí)到在指定分類目的下，輸入數(shù)據(jù)中不同數(shù)據(jù)維度間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)關(guān)系。如果可以如此延伸解讀的話，對于人工智能、大數(shù)據(jù)方案來說，申請自由度將大大提升。
5.3 如果算法與計算機(jī)系統(tǒng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在特定技術(shù)關(guān)聯(lián)且實現(xiàn)了計算機(jī)性能改進(jìn)，應(yīng)當(dāng)考慮創(chuàng)造性貢獻(xiàn)
如果方案中的算法與計算機(jī)系統(tǒng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在特定技術(shù)關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)了對計算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)部性能的改進(jìn)、提升了硬件的運(yùn)算效率或執(zhí)行效果，包括減少數(shù)據(jù)儲存量、減少數(shù)據(jù)傳輸量、提高硬件處理速度等，那么可以認(rèn)為該算法特征與技術(shù)特征功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系，在進(jìn)行創(chuàng)造性審查時，應(yīng)當(dāng)考慮所述的算法特征對技術(shù)方案作出的貢獻(xiàn)。
筆者認(rèn)為該點(diǎn)是用于服務(wù)5.1、5.2的，在符合客體的基礎(chǔ)上，進(jìn)行合理的創(chuàng)造性判斷。
5.4 如果方案能夠帶來用戶體驗的提升，且與技術(shù)特征相關(guān)，應(yīng)當(dāng)考慮創(chuàng)造性貢獻(xiàn)
如果方案能夠帶來用戶體驗的提升，并且該用戶體驗的提升是由技術(shù)特征帶來或者產(chǎn)生的，或者是由技術(shù)特征以及與其功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征共同帶來或者產(chǎn)生的，在創(chuàng)造性審查時應(yīng)當(dāng)予以考慮。
在筆者處理互聯(lián)網(wǎng)申請時，較大比例的交互類案件都會涉及到用戶體驗的提升，目前的處理方式主要還是除了用戶體驗外，還要挖掘出技術(shù)效果，否則在實審階段，用戶體驗對創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)容易被看低或忽略。
通過本次修改，感覺用戶體驗在創(chuàng)造性審查時的地位會出現(xiàn)實質(zhì)性提升，交互類方案的申請量之后很有可能會顯著增加。