文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 林蕾
在針對美國專利申請的審查過程中，作為代理人在收到第一次審查意見通知書之前，有可能會收到審查員發(fā)出的針對限制性要求（Restriction/Election Requirement，以下簡稱RR）的審查意見。在美國專利法35 U.S.C 121中規(guī)定，在一個專利申請要求保護兩個或者更多“獨立且有區(qū)別（independent and distinct）”的發(fā)明時，美國專利與商標(biāo)局的局長可以要求將該申請限制在這些發(fā)明之一上。
其中，在以下條件下發(fā)出限制性要求是適當(dāng)?shù)模?
1.案件是基于35 U.S.C.§111提交的申請；
2.要求保護兩個或者更多獨立且有區(qū)別的發(fā)明；
3.如果不發(fā)出限制性的要求會對審查員的檢索和審查造成負擔(dān)。
在以下情況下，根據(jù)獨立且有區(qū)別的分析發(fā)出限制性要求是不合適的：
案件是基于35 U.S.C.§371進入美國國家階段的申請。
對于基于35 U.S.C.§371進入美國國家階段的申請適用于專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）的單一性標(biāo)準。
通過以上的判斷條件可以看出，在美國的專利申請審查中，發(fā)出RR合理性的判斷標(biāo)準與申請途徑密切相關(guān)。對于通過PCT的國家階段在美國遞交的申請，即基于35 U.S.C§371提交的申請，針對其下發(fā)的RR實際上與其他國家或地區(qū)，例如，中國、歐洲等的單一性問題的答復(fù)標(biāo)準一致。而針對美國國家申請（即通過35 U.S.C.§111遞交的申請，例如在美國直接提交的正式申請以及通過by-pass途徑進入美國的PCT申請）所下發(fā)的RR，在答復(fù)與其他國家與地區(qū)的單一問題存在較大的差異。
針對通過35 U.S.C.§111遞交的申請，審查員判斷是否下發(fā)限制性要求的基本準則包括兩個方面，即，1）所要求的專利必須是獨立且有區(qū)別的；2）其會對審查員的檢索和審查造成負擔(dān)。那么對于代理人來說，在回復(fù)限制性要求時如果可以證明以下兩點，則可以證明審查員發(fā)出的限制性請求是不合適的：
1.當(dāng)前申請要求保護的權(quán)利要求并未對于審查員造成了檢索的負擔(dān)，或者
2.可以證明所要保護的發(fā)明之間在35 U.S.C.§103的意義上是沒有區(qū)別的，例如，當(dāng)權(quán)利要求定義了本發(fā)明的單一公開實施例中相同的基本特征則權(quán)利要求被認為是沒有區(qū)別的。
為了進一步明確兩個發(fā)明之間是否有區(qū)別，美國審查實踐對幾種較為常見的出現(xiàn)在同一申請中的發(fā)明類型組合提供了更為明確的判斷標(biāo)準。
（1）方法及用于實現(xiàn)該方法的裝置（MPEP 806.05(e)）
如果能證明下列任一項或兩項，則可證明方法和實現(xiàn)該方法的設(shè)備為不同的發(fā)明：（A）要求保護的方法可通過另一種實質(zhì)上不同的設(shè)備或手工實施；或（B）要求保護的設(shè)備可用于實施另一種實質(zhì)上不同的方法。
?。?）制造產(chǎn)品的方法以及通過該方法制造的產(chǎn)品（MPEP 806.05(f)）
如果能證明下列一項或兩項，則可證明制造產(chǎn)品的過程和通過該過程制造的產(chǎn)品是不同的發(fā)明：（A）要求保護的方法不是制造產(chǎn)品的顯而易見的方法，并且要求保護的方法可用于制造另一種實質(zhì)性不同的產(chǎn)品；或（B）要求保護的產(chǎn)品可通過另一種實質(zhì)性不同的方法制造。
?。?）產(chǎn)品及使用該產(chǎn)品的方法（MPEP 806.05(h)）
如果能證明下列任一或兩種情況，則可證明產(chǎn)品和使用該產(chǎn)品的方法是不同的發(fā)明：（A）所要求保護的使用方法可以用另一種實質(zhì)上不同的產(chǎn)品來實現(xiàn)；或（B）所要求保護的產(chǎn)品可用于實質(zhì)上不同的方法。
?。?）設(shè)備和通過設(shè)備制造的產(chǎn)品（MPEP 806.05(g)）
如果能證明下列任一或兩種情況，則可證明某一設(shè)備和由該設(shè)備制成的產(chǎn)品為不同的發(fā)明：（A）要求保護的設(shè)備不是制造該產(chǎn)品的顯而易見的設(shè)備，并且要求保護的設(shè)備可用于制造另一種實質(zhì)上不同的產(chǎn)品；或（B）要求保護的產(chǎn)品可由另一種實質(zhì)上不同的設(shè)備制造。
基于以上的準則，在對RR進行答復(fù)時，申請人首先需要檢查審查員下發(fā)RR的理由是否合理，即下發(fā)的RR是否與美國申請的提交途徑相匹配，其是否正確的使用了涉及獨立性和相關(guān)性的判斷標(biāo)準，以及相關(guān)發(fā)明是否對檢索或者審查負擔(dān)。在對合理性進行判斷之后，申請人可以據(jù)此確定是否要提出反對理由。
其次，此時申請人擁有對權(quán)利要求進行修改的機會。如果申請人認為RR分類和分組可能會導(dǎo)致舍棄較多的審查基礎(chǔ)，可以考慮通過修改權(quán)利要求來盡可能構(gòu)建相關(guān)且無區(qū)別的發(fā)明。在修改之后，申請人可以對RR提出反對意見，并主張審查員提出RR的理由不再適用修改后的權(quán)利要求。
之后，受限于RR的相關(guān)要求，申請人無論是否同意審查員下發(fā)RR的理由，均需要對RR中的發(fā)明分組/類別進行選擇。在進行選擇時，重要性較高、對應(yīng)權(quán)利要求較多、具有總括性發(fā)明的分組/類別通常是較優(yōu)的選擇對象。申請人在選擇了分組/類別后還需要指明所選擇的發(fā)明分組/類別所對應(yīng)的權(quán)利要求，此時，任何符合如下特征的權(quán)利要求均可以被歸為選擇的發(fā)明分組/類別：（1）該權(quán)利要求中沒有特征與審查員對該發(fā)明分組/類別的描述沖突，且（2）該權(quán)利要求中沒有特征明確的指向未選擇的發(fā)明分組/類別。
最后，在后續(xù)答復(fù)審查意見的過程中需要聲明保留未選擇的發(fā)明分組/類別的相關(guān)權(quán)利，比如利用其進行后續(xù)分案的權(quán)利、在授權(quán)后重新加入當(dāng)前申請的權(quán)利，等等。