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文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司保定分部 紀(jì)志超
專利的審查意見中，審查員在評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)，經(jīng)常采用“根據(jù)公知常識(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到本發(fā)明的技術(shù)方案，并能預(yù)期其技術(shù)效果”，“由對(duì)比文件結(jié)合公知常識(shí)能夠得到本申請(qǐng)權(quán)利要求所請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案”的審查意見來否定專利的創(chuàng)造性。由于現(xiàn)行《專利法》以及《審查指南》中關(guān)于“公知常識(shí)”并沒有明確的定義，代理人在答復(fù)審查意見的過程中，常常出現(xiàn)針對(duì)區(qū)別特征是否為“公知常識(shí)”與審查員各執(zhí)一詞、爭論不休的現(xiàn)象。那么在面對(duì)審查意見中有關(guān)區(qū)別技術(shù)特征為“公知常識(shí)”的意見時(shí)如何才能更加有效地說服審查員呢？
一、理論依據(jù)
《審查指南》中有關(guān)“公知常識(shí)”的論述內(nèi)容主要出現(xiàn)在創(chuàng)造性的相關(guān)部分：
“（3） 判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來水是否顯而易見
在該步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。
下述情況，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示：
?。╥） 所述區(qū)別特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段?！?
在審查意見中，“公知常識(shí)”一般以與對(duì)比文件結(jié)合的方式來應(yīng)用。在這種審查意見中，“公知常識(shí)”對(duì)權(quán)利要求所請(qǐng)求保護(hù)技術(shù)方案的一個(gè)技術(shù)特征進(jìn)行公開，而對(duì)比文件公開其他技的術(shù)特征，通過“公知常識(shí)”和對(duì)比文件的結(jié)合來否定權(quán)利要求所請(qǐng)求保護(hù)技術(shù)方案的創(chuàng)造性。
根據(jù)《審查指南》對(duì)“公知常識(shí)”的論述，可以看出“公知常識(shí)”與本領(lǐng)域解決的技術(shù)問題密切相關(guān)。因此，在答復(fù)有關(guān)“公知常識(shí)”的審查意見時(shí)可以從發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題入手，結(jié)合技術(shù)問題判斷審查員所指出的“公知常識(shí)”是否為本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段。
二、案例分析
下面筆者結(jié)合實(shí)際工作中所遇到的具體的案例來簡單的分析一下關(guān)于“公知常識(shí)”審查意見的答復(fù)。
某申請(qǐng)文件的權(quán)利要求1公開了一種α-氰基丙烯酸乙酯膠粘劑的生產(chǎn)工藝，包括以下步驟：
A）在催化劑的作用下，將氰乙酸乙酯、固體甲醛和有機(jī)溶劑在反應(yīng)容器中進(jìn)行縮聚反應(yīng)，得到反應(yīng)體系；
B）將有機(jī)溶劑從反應(yīng)容器底部加入反應(yīng)體系后，再進(jìn)行冷凝回流脫水；
C）向上述步驟得到的反應(yīng)體系中加入助劑后，進(jìn)行裂解反應(yīng)，得到α-氰基丙烯酸乙酯膠粘劑。
對(duì)比文件1公開了α-氰基丙烯酸酯的合成工藝，并具體公開了以下內(nèi)容：（1）在裝有攪拌器、溫度計(jì)、冷凝器的1L三口燒瓶中加入適量的氰乙酸乙酯（＞94%）和1.3-二氯丙烷，攪拌加熱至70℃；（2）緩慢加入甲醛和六氫吡啶，進(jìn)行縮合反應(yīng)，在80~90℃下反應(yīng)2~3小時(shí)，然后再用磷酸中和；（3）將反應(yīng)物裝入到1L的、配有回流分水裝置的燒瓶中，在85~95℃下共沸脫水直到無水珠滴出；（4）將1,3-二氯丙烷脫出后，加入鄰苯二甲酸二辛酯和對(duì)甲基苯磺酸，轉(zhuǎn)入裂解操作；（5）在二氧化硫氣體保護(hù)條件下加熱裂解縮合產(chǎn)物，并將所收集到的粗單體進(jìn)行精餾精制，收集80~100℃的餾分便可得α-氰基丙烯酸乙酯的精單體，收率可達(dá)80%左右。
通過將本發(fā)明與對(duì)比文件1的技術(shù)方案進(jìn)行對(duì)比，本發(fā)明與對(duì)比文件1的主要區(qū)別技術(shù)特征為：本發(fā)明將有機(jī)溶劑從反應(yīng)容器底部加入到反應(yīng)體系后再進(jìn)行冷凝回流脫水，對(duì)比文件1沒有加入額外的溶劑，直接回流脫水。審查員在審查意見中指出，根據(jù)上述區(qū)別技術(shù)特征，本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題為：提供一種改進(jìn)脫水工藝的α-氰基丙烯酸乙酯的生產(chǎn)方法。對(duì)于上述區(qū)別技術(shù)特征，雖然對(duì)比文件1沒有公開在物料縮聚合成反應(yīng)完成后，加入有機(jī)溶劑采用外回流從釜底加入脫水劑的方式，但是為了除去微量水分，使脫水更徹底，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到加入有機(jī)溶劑以進(jìn)一步脫水，并能夠預(yù)期其技術(shù)效果。由于增加該步驟提高了成本，同時(shí)還增加了廢水廢液排量，本領(lǐng)域技術(shù)人員在綜合考慮簡化工藝、降低物耗以及提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上能夠根據(jù)實(shí)際需要確定合適的脫水方式，并不需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)。
對(duì)審查員的審查意見進(jìn)行理解，審查員認(rèn)為本發(fā)明中二次加入溶劑進(jìn)行脫水以及采用外回流從釜底加入脫水劑脫水的方法均為本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段（或是公知常識(shí)），即區(qū)別技術(shù)特征為“公知常識(shí)”。根據(jù)《審查指南》創(chuàng)造性“三步法”之后的特別指出，所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)，是指本領(lǐng)域中解決重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或是教科書、工具書中等披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段。因此，公知常識(shí)的重要條件為針對(duì)本發(fā)明要解決的技術(shù)問題。
通過對(duì)本申請(qǐng)說明書進(jìn)行仔細(xì)閱讀，發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)文件中明確記載，“本發(fā)明在物料縮聚合成反應(yīng)完成后，加入有機(jī)溶劑采用外回流從釜底加入脫水的方式，使得脫水更加徹底，更容易除去微量水份，提高了產(chǎn)品的穩(wěn)定性，使得膠水保質(zhì)期進(jìn)一步提高”，通過本發(fā)明實(shí)施例所記載的實(shí)驗(yàn)效果數(shù)據(jù)可以證實(shí)，本發(fā)明確實(shí)取得了降低產(chǎn)品含水率、提高收率和增強(qiáng)產(chǎn)品穩(wěn)定性的技術(shù)效果。根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征在本發(fā)明中的作用確定本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題，本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題應(yīng)該為提供一種具有較長時(shí)間的穩(wěn)定性和較高收率的α-氰基丙烯酸乙酯的生產(chǎn)工藝。而審查員所認(rèn)為的本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題在于提供一種改進(jìn)脫水工藝的α-氰基丙烯酸乙酯的生產(chǎn)方法是不合適的。在確定發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題時(shí)，不應(yīng)將發(fā)明的技術(shù)方案作為重新確定后的發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題，在實(shí)際解決的技術(shù)問題中也不應(yīng)包含解決該問題的技術(shù)手段。很顯然，改進(jìn)脫水工藝是本發(fā)明為解決提高α-氰基丙烯酸乙酯穩(wěn)定性和收率的技術(shù)問題所采用的技術(shù)手段，不屬于本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。
在對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行大量查閱后，并未發(fā)現(xiàn)任何工具書或教科書中記載，采用有機(jī)溶劑分兩次加入，第二次從反應(yīng)容器底部加入，是提高制備α-氰基丙烯酸乙酯穩(wěn)定性和收率的慣用手段。因此，本發(fā)明所提供的技術(shù)方案并不是本領(lǐng)域?yàn)樘岣擀?氰基丙烯酸乙酯穩(wěn)定性和收率的公知常識(shí)。
另外，在專利授權(quán)階段，《審查指南》規(guī)定，審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識(shí)應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請(qǐng)人對(duì)審查員所引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)該能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。在專利授權(quán)階段，審查員對(duì)公知常識(shí)的認(rèn)定具有初步舉證責(zé)任，可以通過證據(jù)或者說理的方式完成舉證。在公知常識(shí)類的審查意見中，審查員未給出文獻(xiàn)證據(jù)，可以質(zhì)疑審查員說理的合理性并要求審查員提供證據(jù)。而對(duì)于審查員提供的證據(jù)需要注意判斷其是否為針對(duì)本發(fā)明所解決的技術(shù)問題的相關(guān)證據(jù)。
綜上，在面對(duì)區(qū)別技術(shù)特征為“公知常識(shí)”類審查意見時(shí)，需要綜合考慮發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域以及所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，首先判斷審查員所確定的實(shí)際要解決的技術(shù)問題是否正確，然后針對(duì)實(shí)際要解決的技術(shù)問題判斷審查員對(duì)公知常識(shí)的判定是否正確，而公知常識(shí)的判定需要特別注意現(xiàn)有技術(shù)是否給出了區(qū)別技術(shù)特征能實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的技術(shù)效果的啟示；最后可要求審查員提供相應(yīng)的文獻(xiàn)證據(jù)。
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