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文/北京市集佳律師事務所 范相玉
近日，筆者代理某韓國企業(yè)，在該韓國企業(yè)與一家日本企業(yè)之間的專利轉讓合同糾紛中取得一審勝訴。本案涉及諸多法律問題，本文僅就涉外專利轉讓合同糾紛的司法管轄問題進行探討。
一、背景介紹
專利作為跨國企業(yè)的重要資產(chǎn)，其既具有跨國性，又具有地域性。地域性是指專利權需要在一國或一地區(qū)注冊生效才在該國產(chǎn)生效力，跨國性是指很多專利權都是先在某一國申請了專利后，再通過國際條約的途徑延伸至其他國家獲得在該國的專利權。在涉及這類專利的跨國技術轉移、企業(yè)并購中，有關爭議解決條款中的法院管轄應該如何約定，以及出現(xiàn)了相關訴訟應當由哪國法院管轄就成了一個難題，尤其是如果出現(xiàn)了專利轉讓合同中涉及中國專利權，約定管轄法院為外國法院的情況，雙方將可能出現(xiàn)如何選擇管轄法院的爭議。
某韓國企業(yè)的一位前員工，曾于1991年至1998年間在該公司從事技術研發(fā)工作。后該韓國企業(yè)發(fā)現(xiàn)，這名前員工所研究的多項技術，由該前員工本人或以其朋友為法定代表人的另一日本企業(yè)率先在日本提出了專利申請，并以該日本專利申請為優(yōu)先權，在韓國、美國、中國等地申請了多項專利，并隨后獲得授權。
在發(fā)現(xiàn)上述情況后，該韓國企業(yè)與其前員工及該日本企業(yè)取得聯(lián)系，并經(jīng)多次商榷，最終由三方簽署專利權轉讓協(xié)議，同意將包括涉案專利在內(nèi)的一批專利無償轉讓給該韓國企業(yè)。該協(xié)議涉及多項日本、韓國、美國、中國的專利，其中，涉案的中國專利權為以其中一項日本專利申請為基礎，通過巴黎公約途徑進入中國。
需要說明的是，協(xié)議中并未明確該中國專利的申請?zhí)?，而是僅列出了數(shù)個在先的日本專利申請，并進一步說明，轉讓的專利包括依據(jù)上述日本申請在外國注冊的所有專利和專利申請。
另外，該專利權轉讓協(xié)議約定，因本協(xié)議引發(fā)的糾紛管轄法院為首爾中央地方法院。
在協(xié)議簽署后，由于該前員工及日本企業(yè)拒不履行轉讓協(xié)議，該韓國企業(yè)于2006年向首爾中央地方法院提起訴訟，要求被告轉讓包括本案所涉中國專利在內(nèi)的全部約定專利。該案經(jīng)首爾中央地方法院一審、首爾高等法院二審、韓國最高法院再審，最終原告獲得勝訴，韓國法院判決被告應當履行轉讓協(xié)議，將涉案專利權變更為該韓國企業(yè)所有。
這種情況下，就該中國專利權，該韓國企業(yè)要想將其變更為其自己所有，可采取三種方式：1、拿專利轉讓協(xié)議直接到中國國家知識產(chǎn)權局辦理權利人變更；2、向中國法院申請承認與執(zhí)行在韓國的勝訴判決；3、直接向中國法院起訴要求被告履行專利轉讓協(xié)議。
二、問題剖析
（一）、第（1）個方案，拿專利轉讓協(xié)議直接到中國國家知識產(chǎn)權局辦理權利人變更：
由于本案的專利轉讓協(xié)議并未明確寫明涉案中國專利的申請?zhí)?，?jīng)過咨詢，根據(jù)目前的專利審查實踐操作，國知局無法根據(jù)該專利轉讓協(xié)議進行變更。
?。ǘ?、第（2）個方案，向中國法院申請承認與執(zhí)行在韓國的勝訴判決：
根據(jù)我國民事訴訟法第二百八十一條規(guī)定，外國法院作出的發(fā)生法律效力的判決、裁定，需要中華人民共和國人民法院承認和執(zhí)行的，可以由當事人直接向中華人民共和國有管轄權的中級人民法院申請承認和執(zhí)行，也可以由外國法院依照該國與中華人民共和國締結或者參加的國際條約的規(guī)定，或者按照互惠原則，請求人民法院承認和執(zhí)行。
也就是說，如果有這三種情況之一：
?。?）中韓之間有民事判決承認與執(zhí)行的雙邊條約；（2）中韓共同參加了民事判決承認與執(zhí)行的國際條約；（3）互惠關系，即韓國法院曾經(jīng)承認與執(zhí)行過中國法院民事判決，中國法院可以對該韓國判決進行承認與執(zhí)行。
中韓之間確實簽署過于2005年4月27日生效的《關于民事和商事司法協(xié)助的條約》，但是該條約僅包含司法文書送達、調(diào)查取證、承認與執(zhí)行仲裁裁決，并不包含承認與執(zhí)行法院判決、裁決。
而國際條約方面，眾所周知，中國1987年加入了《承認及執(zhí)行外國仲裁裁決公約》（“《紐約公約》”)，使得中國與130多個國家和地區(qū)能夠相互承認及執(zhí)行各自的仲裁裁決。但是，就與其他國家相互承認和執(zhí)行法院判決，中國并沒有加入《國際民商事案件中外國判決的承認和執(zhí)行公約》，也沒有加入多邊條約。
互惠關系方面，需要當時舉證證明韓國法院曾經(jīng)承認與執(zhí)行過中國法院的民事判決和裁定，而實際上韓國法院也未承認與執(zhí)行過中國法院的民事判決和裁定。
這三種情況中韓之間都不具備，因此第（2）方案也不可行。
?。ㄈ?、第3個方案，直接向中國法院起訴要求被告履行專利轉讓協(xié)議。
該韓國企業(yè)若要如愿將涉案中國專利變更至自己名下，只能通過在中國法院另行提起民事訴訟，并獲得勝訴判決方可達到目的。但是在中國法院起訴面臨著一個障礙，本案的專利轉讓協(xié)議明確約定管轄法院為韓國首爾中央地方法院，中國法院是否有管轄權？
我們認為，中國法院對該案是有管轄權的，理由有二：
首先，協(xié)議管轄應當受一定限制?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第五百三十一條規(guī)定：“涉外合同或者其他財產(chǎn)權益糾紛的當事人，可以書面協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地、侵權行為地等與爭議有實際聯(lián)系地點的外國法院管轄。”根據(jù)民事訴訟法第三十三條和第二百六十六條的規(guī)定，“屬于中華人民共和國法院專屬管轄的案件，當事人不得協(xié)議選擇外國法院管轄，但協(xié)議選擇仲裁的除外。”可見，我國民事訴訟法認可當事人對涉外合同糾紛的協(xié)議管轄，并規(guī)定了當事人之間的協(xié)議管轄與專屬管轄向沖突時的處理原則。
屬于專屬管轄的情形包含：（一）因不動產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄；（二）因港口作業(yè)中發(fā)生糾紛提起的訴訟，由港口所在地人民法院管轄；（三）因繼承遺產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由被繼承人死亡時住所地或者主要遺產(chǎn)所在地人民法院管轄。民訴法第二百六十六條之所以規(guī)定協(xié)議管轄不得突破專屬管轄的規(guī)定，是因為如果這幾類案件如果約定由外國法院管轄，會導致外國法院的判決無法在中國承認與執(zhí)行，因此，在確定國際民事管轄權時，還應當考慮行使管轄權的有效性。民事訴訟審判的根本目的在于解決當事人之間的民事糾紛，保護當事人的合法權益。作為涉外民事訴訟程序的一部分，確定國際民事管轄權亦應當符合這一目的要求。如果管轄法院確做出的判決本應具有執(zhí)行力但實際卻不能得到執(zhí)行，當事人的合法權益有可能無法真正得到實現(xiàn)，則該管轄法院的確定使得民事審判的功能不能實現(xiàn)，違背了民事訴訟的根本目的，因而是不適當?shù)?。在當事人協(xié)議管轄的情形下，通常情況下應當尊重當事人的意思自治，但對當事人的意思自治并非沒有限制，在法律規(guī)定的專屬管轄權之外，如果當事人協(xié)議約定的管轄法院出現(xiàn)上述使得判決不能得到執(zhí)行的情況時，相應的協(xié)議管轄不應當有效。
第二，本案中的協(xié)議管轄約定中關于中國專利的部分無效。本案中，雖然糾紛的爭議對象是涉案協(xié)議的履行情況，但爭議的結果涉及中國專利權的權屬的變更。根據(jù)《專利法》第十條第三款的規(guī)定，轉讓中國專利權只有在中國的國家知識產(chǎn)權局完成登記才能生效。然而，由于中國與韓國之間尚未締結或者參加相互承認和執(zhí)行法院民事判決、裁定的國際條約，亦未建立相應的互惠關系，故韓國法院做出的判決在中國不能得到承認與執(zhí)行。因此，雖然雙方當事人約定履行協(xié)議引發(fā)的糾紛均由韓國法院管轄，但在確定本案管轄法院時，應當預期到雙方當事人約定的管轄法院做出的判決有可能出現(xiàn)不具有執(zhí)行力的情況，這就意味著當事人的合法權益有可能得不到法院的保護。而事實上，盡管韓國法院對涉案專利糾紛進行了審理和判決，但作出的判決也確實出現(xiàn)了無法執(zhí)行的情況，致使該韓國企業(yè)只能通過在中國再次提起訴訟的方式維護自己的權益，因此專利轉讓協(xié)議中管轄權的約定中關于中國專利的部分無效。
三、結論
1、對于在中國國家知識產(chǎn)權局申請的專利而言，如果當事人與權利人（或申請人）簽署轉讓合同，應當明確地列明專利號（或申請?zhí)枺?，以便在中國國家知識產(chǎn)權局完成權利轉讓手續(xù)。
2、在專利號（或申請?zhí)枺┪戳忻鞯那闆r下，有關專利轉讓合同糾紛的協(xié)議管轄，由于專利注冊管理的地域性，只能約定由中國法院管轄，約定由外國法院管轄應該是無效的（否則，即使做出判決也無法執(zhí)行）。與此相類似的，注冊商標權的轉讓合同的協(xié)議管轄，也應當遵從這樣的原則。
四、建議
上文中，筆者關于中國專利的轉讓合同中由外國法院管轄的約定無效的結論，乃是由立法原意所推導出來，并非法律的直接規(guī)定。因此，筆者建議，在將來修改民事訴訟法時，可將第二百六十六條修改為：“屬于中華人民共和國法院專屬管轄的案件，或者如果約定由外國法院管轄將導致該外國法院的判決或裁定在中國得不到執(zhí)行的，當事人不得協(xié)議選擇外國法院管轄，但協(xié)議選擇仲裁的除外。”
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