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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司保定分部 張博
在實際工作中，沒有做檢索的情況下，專利申請文件的撰寫人員在撰寫申請文件時，需要確定必要技術(shù)特征，此時往往為了追求較大的保護范圍，將交底書中發(fā)明人提供的技術(shù)方案進行分解，這種行為是處于為客戶考慮的情況下做出的，本身是無可厚非的，但是分解后經(jīng)常會出現(xiàn)與原發(fā)明本意發(fā)生偏差的情況，造成申請文件出現(xiàn)若干問題，本文將對這些問題進行淺析。
一、為什么要進行技術(shù)方案分解：
專利法第56條規(guī)定：“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求?！?
也就是說，專利的保護范圍以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，尤其是對于獨立權(quán)利要求來說，獨立權(quán)利要求決定著專利的最大保護范圍，因為在侵權(quán)判定時，全面覆蓋原則是專利侵權(quán)判定中的一個最基本原則，所謂全面覆蓋原則，是指如果被控物或者方法侵權(quán)成立，那么該產(chǎn)品或者方法應(yīng)該具備專利權(quán)利要求中所描述的每一項特征，缺一不可。并且在判定專利侵權(quán)時，最先適用的是全面覆蓋原則。
因此，必要的技術(shù)方案分解能夠進一步的細(xì)化技術(shù)方案，細(xì)化技術(shù)特征，確保獨立權(quán)利要求中只具有必要技術(shù)特征。
二、依據(jù)什么進行技術(shù)方案分解：
專利代理人涉及到分解技術(shù)方案的問題時，應(yīng)當(dāng)與作為專業(yè)技術(shù)人員的發(fā)明人進行溝通，以確保分解后的技術(shù)方案仍然符合發(fā)明人的發(fā)明意圖。
專利代理人不應(yīng)當(dāng)僅僅根據(jù)發(fā)明人提供的背景技術(shù)自行判斷進行技術(shù)方案分解，因為發(fā)明人并不了解背景技術(shù)對于撰寫人員的撰寫來說意味著什么，發(fā)明人提供的背景技術(shù)不一定是最接近的現(xiàn)有技術(shù)。
即使做了相應(yīng)的檢索，檢索結(jié)果也不一定是審查員的檢索結(jié)果，那么背景技術(shù)實際上還是不確定的，唯一確定的只有交底書中的技術(shù)方案和發(fā)明人的發(fā)明意圖。
因此，應(yīng)當(dāng)基于發(fā)明人的發(fā)明意圖，找出符合該發(fā)明意圖的技術(shù)方案，進行適當(dāng)上位，尋求合理的保護范圍，通過與發(fā)明人溝通確定權(quán)利要求。而不是基于發(fā)明人提供的背景技術(shù)來確定技術(shù)問題，并對技術(shù)方案進行分解。
三、從專利申請文件的撰寫人員角度看技術(shù)方案分解：
為了追求最大保護范圍，撰寫人員會對發(fā)明人提供的交底書中的技術(shù)方案進行多次優(yōu)化重組，獨立權(quán)利要求的技術(shù)方案將與交底書中的技術(shù)方案發(fā)生偏差，理論上撰寫人員會希望這種偏差僅僅帶來保護范圍擴大的有益效果。
案例：交底書中：
1、背景技術(shù)：
房屋建筑物內(nèi)安裝的給水、排水管路系統(tǒng)都會存在這樣一種安裝情況，即管材需要穿過樓板以實現(xiàn)上層樓板與下層樓板之間管路的連通。而上層樓板預(yù)留的管材通道不一定與下層樓板預(yù)留的管材通道是同心的，由于施工誤差都是偏心的。
2、提供的解決技術(shù)問題的原技術(shù)方案為：
提供一個雙偏心裝置，包括可轉(zhuǎn)動的安裝在管材通道上的部件A，部件A開設(shè)有第一偏心孔，部件B可轉(zhuǎn)動的設(shè)置在第一偏心孔中，部件B開設(shè)有第二偏心孔，那么第二偏心孔相對于管材通道來說，為雙偏心設(shè)置，即相對于管材通道來說，第一偏心孔為第一次偏心，第二偏心孔為第二次偏心，在下文中簡稱雙偏心。
使用時，需要使用兩個雙偏心裝置，第一個雙偏心裝置的部件A可轉(zhuǎn)動的安裝在上層樓板預(yù)留的管材通道中，第二個雙偏心裝置的部件A可轉(zhuǎn)動的安裝在下層樓板預(yù)留的管材通道中，通過轉(zhuǎn)動各自的部件A和部件B，實現(xiàn)第一個雙偏心裝置的部件B的第二偏心孔與第二個雙偏心裝置的部件B的第二偏心孔同心，然后將管材插在兩個第二偏心孔連通即可。
為了便于理解，在本文章的最后有一張附圖供參考。
3、有益效果：
部件A可轉(zhuǎn)動，第一偏心孔可實現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn)，部件B可轉(zhuǎn)動，第二偏心孔可實現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn)，通過部件A和部件B的轉(zhuǎn)動，能夠?qū)崿F(xiàn)偏心且提高了偏心調(diào)節(jié)范圍，具體是通過部件B的第二偏心孔實現(xiàn)的，并且，也可以實現(xiàn)第二偏心孔與管材通道同心。
4、撰寫人員撰寫的權(quán)利要求為：
權(quán)1：安裝在管材通道中的部件A，部件A開設(shè)有與管材插接第一偏心孔；
權(quán)2：還包括部件B，部件B開設(shè)有與管材插接的第二偏心孔，部件B與部件A連接，第二偏心孔的中心線與管材通道的中心線偏心設(shè)置。
5、審查員下發(fā)的審?fù)ㄖ袑Ρ任募?公開的內(nèi)容:
權(quán)1：安裝在管材通道中的部件A，部件A開設(shè)有與管材插接第一偏心孔。
下面將對上述的例子進行分析：
從撰寫人員撰寫的權(quán)利要求1中可以看出，撰寫人員的本意應(yīng)該是為了追求保護范圍，而將部件B和部件A分開，屬于分解技術(shù)方案，此時，出現(xiàn)的問題是：
1、原技術(shù)方案被分解后與原技術(shù)方案本意偏離；
第一，撰寫人員在分解技術(shù)方案后，由于某種原因?qū)е伦珜懗霈F(xiàn)了失誤，通過閱讀權(quán)1和權(quán)2可以得知，無法明確的得到原技術(shù)方案中的雙偏心的技術(shù)方案，最重要的一點就是，部件A是可轉(zhuǎn)動的沒有公開，出現(xiàn)了分解時的遺漏，再次導(dǎo)致分解后的技術(shù)方案與原技術(shù)方案本意偏離。
第二，交底書中的原技術(shù)方案為雙偏心，其作用為克服施工誤差的偏心并且提高了第二偏心孔的偏心調(diào)節(jié)范圍，但是第一偏心孔本身也為偏心，其作用同樣為克服施工誤差的偏心，如果沒有遺漏的分解原技術(shù)方案，權(quán)1應(yīng)該為部件A可轉(zhuǎn)動設(shè)置在管材通道中，部件A開設(shè)有與管材插接第一偏心孔；權(quán)2應(yīng)該為部件B可轉(zhuǎn)動設(shè)置在第一偏心孔中，部件B開設(shè)有第二偏心孔；從上面可以看出，權(quán)1是有技術(shù)效果的，權(quán)2也是有技術(shù)效果的，針對發(fā)明人提供的背景技術(shù)來說，兩者的技術(shù)效果是相同的，都是克服施工誤差的偏心，分解原技術(shù)方案后可以獲得更大的保護范圍，但是此時權(quán)1中的技術(shù)方案的本意已經(jīng)與交底書中原技術(shù)方案的本意偏離。
2、原技術(shù)方案被分解后可能帶來的問題；
第一，在本案例中，撰寫人員對交底書中技術(shù)方案的分解很明顯是基于發(fā)明人提供的背景技術(shù)進行的，雙偏心能夠克服施工誤差的偏心，單偏心也能夠克服施工誤差的偏心，那么雙偏心應(yīng)當(dāng)不屬于必要技術(shù)特征，由此分解之后，單偏心才是必要技術(shù)特征，但是此時會有一個不確定性因素，就是發(fā)明人提供的背景技術(shù)是否真的為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，一般情況下都不是，因此，基于一個不真實的背景技術(shù)對技術(shù)方案進行分解后，得出的必要技術(shù)特征肯定是有誤的。
第二，解決的技術(shù)問題發(fā)生了變化，實際上，第一偏心孔的作用是克服施工誤差的偏心，第二偏心孔的作用同樣是克服施工誤差的偏心，但是其同時還具有了新的技術(shù)效果，就是提高了偏心調(diào)節(jié)范圍，克服施工誤差的偏心與提高偏心調(diào)節(jié)范圍完全是兩個不同的技術(shù)問題，如果根據(jù)發(fā)明人提供的背景技術(shù)來看，應(yīng)當(dāng)確定克服施工誤差的偏心為技術(shù)問題，而根據(jù)其實際提供的技術(shù)方案來看，提高偏心調(diào)節(jié)范圍才是其解決的技術(shù)問題，當(dāng)然同時還能夠解決克服施工誤差的偏心的技術(shù)問題。
第三，發(fā)明人本身屬于技術(shù)人員，一般對于專利撰寫了解并不深刻，一旦其提供的技術(shù)方案被分解，會認(rèn)為權(quán)利要求中的技術(shù)方案并不是自己要保護的技術(shù)方案，雙方會有分歧。
對與上述的“1、原技術(shù)方案被分解后與原技術(shù)方案本意偏離”的問題：
對于“第一”中出現(xiàn)的偏離情況，當(dāng)撰寫人員想要追求較大的保護范圍進行原技術(shù)方案分解時，容易出現(xiàn)在分解后忘記將原技術(shù)方案復(fù)原，甚至說明書部分也沒有記載的情況，導(dǎo)致分解后的技術(shù)方案與原技術(shù)方案本意偏離，即使分解，也要在后續(xù)的權(quán)利要求中將技術(shù)方案完善，最簡單的判別方法就是查看是否分解后的若干個權(quán)利要求中對應(yīng)的子方案重新組合后能夠得到原技術(shù)方案。對于“第二”中出現(xiàn)的偏離情況，撰寫人員應(yīng)當(dāng)尊重發(fā)明人的發(fā)明意圖，不應(yīng)當(dāng)擅自更改，撰寫人員涉及到分解技術(shù)方案的問題時，應(yīng)當(dāng)與作為專業(yè)技術(shù)人員的發(fā)明人進行溝通，以確保分解后的技術(shù)方案仍然符合發(fā)明人的發(fā)明意圖，而不是僅僅根據(jù)發(fā)明人提供的背景技術(shù)自行判斷，因為發(fā)明人并不了解背景技術(shù)對于撰寫人員的撰寫來說意味著什么，可能發(fā)明人的發(fā)明意圖只是保護雙偏心這種情況，撰寫人員擴大保護范圍是合理的，但是應(yīng)當(dāng)建立在不改變發(fā)明人的發(fā)明意圖的前提下。
對與上述的“2、原技術(shù)方案被分解后可能帶來的問題”：
對于“第一”中出現(xiàn)的情況，在撰寫階段，審查員查找到的對比文件是不可預(yù)知的，但是發(fā)明人提供的技術(shù)方案是已知的，撰寫人員應(yīng)當(dāng)在保證邏輯主線的同時，權(quán)1應(yīng)當(dāng)為發(fā)明人提供的完整的技術(shù)方案，以不變應(yīng)萬變，不管對比文件是什么，只要自己的技術(shù)方案確定了，即使最終無法授權(quán)也不是由于撰寫的問題，從而避免由于非技術(shù)方案問題帶來的授權(quán)的不穩(wěn)定性。
對于“第二”中出現(xiàn)的情況，基于背景技術(shù)的不確定性，應(yīng)當(dāng)以技術(shù)方案為準(zhǔn)確定技術(shù)問題，確保技術(shù)方案符合發(fā)明人的發(fā)明意圖，而不應(yīng)當(dāng)基于不確定的背景技術(shù)來分解技術(shù)方案。
對于“第三”中出現(xiàn)的情況，第一個問題就是客戶不滿意，因為本意偏離了，一旦下發(fā)審?fù)ǎ蛻舻谝粋€想法就是撰寫人員的錯誤，是撰寫人員沒有寫好或者理解出現(xiàn)偏差導(dǎo)致的，而撰寫人員又是很難向客戶解釋清楚的，因為需要解釋的東西太多了，而客戶一般都沒有耐心聽，撰寫人員需要解釋實際上是這么寫沒有偏差的，屬于擴大保護范圍的行為，可能還要解釋為什么要這么寫，一般客戶會比較認(rèn)可審查員的審查意見，因為在客戶的眼里，國家知識產(chǎn)權(quán)局下發(fā)的文件是比較權(quán)威的，至少比撰寫人員是權(quán)威的，客戶不一定傾向于審查意見，但他們一定是傾向于國家知識產(chǎn)權(quán)局的。
四、如何避免以上問題：
理想情況下，獨立權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)是只有必要技術(shù)特征的，應(yīng)當(dāng)是一個完整的能夠解決技術(shù)問題的方案，而技術(shù)問題是基于背景技術(shù)來確定的，但是背景技術(shù)的不確定性導(dǎo)致了技術(shù)問題的不確定，能夠唯一確定的只有交底書中的技術(shù)方案和發(fā)明人的發(fā)明意圖。因此，應(yīng)當(dāng)基于發(fā)明人的發(fā)明意圖，找出符合該發(fā)明意圖的技術(shù)方案，進行適當(dāng)上位，尋求合理的保護范圍，通過與發(fā)明人溝通確定權(quán)利要求。而不是基于發(fā)明人提供的背景技術(shù)來確定技術(shù)問題，并對技術(shù)方案進行分解。
以上論述均建立在沒有檢索的情況下，但是，即使做了相應(yīng)的檢索，檢索結(jié)果也不一定是審查員的檢索結(jié)果，那么背景技術(shù)實際上還是不確定的，唯一確定的只有交底書中的技術(shù)方案和發(fā)明人的發(fā)明意圖，因此，以不變應(yīng)萬變是比較恰當(dāng)?shù)淖龇ā?
題外話：
答復(fù)OA時是否會被審查員認(rèn)為是組合發(fā)明：
一般組合發(fā)明的審?fù)ㄏ鄬τ诜墙M合發(fā)明的審?fù)▉碚f，答復(fù)難一些，組合發(fā)明屬于將現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品組合起來產(chǎn)生新的技術(shù)效果，而往往審查員會認(rèn)為這種技術(shù)效果是只要將申請文件中的現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品組合起來就能夠起到這樣的技術(shù)效果，屬于顯而易見的，不具有創(chuàng)造性，那么我們在答復(fù)起到的技術(shù)效果是否為顯而易見時，技術(shù)效果本身相對于具體的技術(shù)方案來說是比較抽象的，答復(fù)要難一些，而非組合發(fā)明的審?fù)ㄔ诖饛?fù)時，我們可以針對技術(shù)方案的不同，針對有益效果的不同，針對背景技術(shù)的不同等這些非常具體的內(nèi)容多方面答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容非常具體，而且答復(fù)點很多，整篇答復(fù)內(nèi)容干貨比較多，那么相對來說，也會比較有說服力。因此，在撰寫申請文件時，應(yīng)當(dāng)盡量避免被認(rèn)為屬于組合發(fā)明，而針對對比文件1來說，本次案例明顯被劃為了組合發(fā)明。
審查員在下發(fā)的審查意見中提供的對比文件具有技術(shù)方案“安裝在管材通道中的部件A，部件A開設(shè)有與管材插接第一偏心孔”，在下文中簡稱單偏心。從本例來看，由于現(xiàn)有技術(shù)中具有單偏心的技術(shù)方案，那么代理人在撰寫時，將雙偏心的技術(shù)方案分解成兩個單偏心，即“部件A開設(shè)有與管材插接第一偏心孔”和“第二偏心孔的中心線與管材通道的中心線偏心設(shè)置”，前者的技術(shù)效果為克服施工誤差的偏心，后者的技術(shù)效果為提高第二偏心孔的偏心調(diào)節(jié)范圍，實際上，第一偏心孔的作用是克服施工誤差的偏心，第二偏心孔的作用同樣是克服施工誤差的偏心，但是其同時還具有了新的技術(shù)效果，就是提高了偏心調(diào)節(jié)范圍，權(quán)2從技術(shù)方案來看屬于組合發(fā)明，那么在答復(fù)審查意見的時候會變的難一些，如果在撰寫申請文件時，將雙偏心作為發(fā)明點來寫， 直接對“部件A可轉(zhuǎn)動，第一偏心孔可實現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn)，部件B可轉(zhuǎn)動，第二偏心孔可實現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn)，通過部件A和部件B的轉(zhuǎn)動，能夠?qū)崿F(xiàn)偏心且提高了偏心調(diào)節(jié)范圍，具體是通過部件B的第二偏心孔實現(xiàn)的，并且，也可以實現(xiàn)第二偏心孔與管材通道同心”進行加工寫成權(quán)1，情況會好一些，當(dāng)然這樣會縮小保護范圍，但是，保護范圍應(yīng)當(dāng)是建立在符合發(fā)明人的發(fā)明意圖的技術(shù)方案的基礎(chǔ)上的，不應(yīng)當(dāng)一味的追求保護范圍，客戶提供的技術(shù)方案的本意是雙偏心，其技術(shù)效果為提高偏心調(diào)節(jié)范圍，但是方案分解之后的單偏心并不具備這種技術(shù)效果，所以此處的分解技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是改變了技術(shù)方案。
而且，在分解技術(shù)方案時，權(quán)2技術(shù)效果“提高第二偏心孔的偏心調(diào)節(jié)范圍”并沒有在申請文件中出現(xiàn)， 雙偏心也因為申請文件中沒有公開“部件A可轉(zhuǎn)動，第一偏心孔可實現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn)”而丟掉，導(dǎo)致整篇申請文件出現(xiàn)了偏差，偏離了本意。
撰寫人員在撰寫申請文件時為了追求較大的保護范圍而將交底書中發(fā)明人提供的技術(shù)方案進行分解，一定要慎重，避免出現(xiàn)遺漏技術(shù)方案、偏離發(fā)明本意等情況，保護范圍固然重要，但是符合發(fā)明人發(fā)明意圖的技術(shù)方案以及授權(quán)的穩(wěn)定性才是前提。
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