-
文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 閆小青
伴隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化節(jié)奏加快，國際貿(mào)易不僅在規(guī)模上涵蓋更多國家，而且在形式上也更趨于多樣化。中國作為一個(gè)貿(mào)易大國，除了傳統(tǒng)的國與國之間的貿(mào)易關(guān)系之外，商品生產(chǎn)的合作也成為各國與我國進(jìn)行經(jīng)濟(jì)交流合作的優(yōu)選方式。于此，OEM這種經(jīng)濟(jì)合作模式在我國的涉外加工貿(mào)易中甚為流行。在從OEM合作中受益的同時(shí)，圍繞貼牌商標(biāo)的“侵權(quán)”問題也日益突出，成為相關(guān)國內(nèi)外學(xué)者以及學(xué)術(shù)會(huì)議的熱點(diǎn)議題和輿論焦點(diǎn)。我國司法實(shí)務(wù)中對此問題的判定也存在“同案不同判”的現(xiàn)象，這在一定程度上制約了我國OEM的良好發(fā)展。
一、OEM的含義
OEM 為英文“Original Equipment Manufacture”的縮寫，中文譯為“原始設(shè)備制造”，在我國它還有“貼牌生產(chǎn)”、“貼牌加工”、“定牌生產(chǎn)”、“定牌加工”等多種稱謂，但其含義均為根據(jù)境外委托方（定作方）提供的商標(biāo)（通常為已注冊商標(biāo)），境內(nèi)受托方（加工方）依據(jù)雙方約定為委托方加工使用該特定商標(biāo)或品牌的商品，并且將該產(chǎn)品全部交由委托方返銷國外的經(jīng)營活動(dòng)（該委托方在中國國內(nèi)沒有該注冊商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人），委托方根據(jù)約定向加工方支付相應(yīng)費(fèi)用。其主要特征體現(xiàn)為：交易主體的跨國性、委托方對所加工商品的商標(biāo)權(quán)利的專有性、以及委托方對OEM產(chǎn)品流向的嚴(yán)格把控性。
二、“OEM商標(biāo)侵權(quán)”在司法實(shí)務(wù)判決的現(xiàn)狀
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，OEM案件量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，最早審結(jié)時(shí)間可追溯至2002年，2010年以后數(shù)量明顯增加。依據(jù)法院對OEM商標(biāo)侵權(quán)審判案例，其所涉及的訴訟性質(zhì)主要分為行政訴訟與民事訴訟，盡管訴訟性質(zhì)各異，但是法院司法判決關(guān)注的核心還是在于OEM這種貼牌行為是否屬于商標(biāo)侵權(quán)行為。通過觀察發(fā)現(xiàn)，OEM民事案件中主要涉及到“侵權(quán)”認(rèn)定，行政案件則主要是“使用”認(rèn)定。
案例一
1、案情簡介
2003年5月21日，國家商標(biāo)局核準(zhǔn)自然人許浩榮“PRETUL及橢圓圖形”商標(biāo)注冊申請（商標(biāo)注冊證號(hào)：第3071808號(hào)），核定使用商品第6類，包括：家具用金屬附件；五金鎖具；掛鎖；金屬鎖（非電）等。2010年3月27日，國家商標(biāo)局核準(zhǔn)萊斯公司受讓該注冊商標(biāo)。
墨西哥國儲(chǔ)伯公司在墨西哥等多個(gè)國家和地區(qū)在第6、8等類別上注冊了“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”商標(biāo)，其中注冊號(hào)為770611、注冊類別為第6類的“PRETUL”商標(biāo)于2002年11月27日在墨西哥完成注冊。
2010年8月10日，浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司與儲(chǔ)伯公司分別簽訂兩份《售貨確認(rèn)書》，約定亞環(huán)公司供給儲(chǔ)伯公司掛鎖684打和10233打。后亞環(huán)公司向海關(guān)申報(bào)出口時(shí)，萊斯公司以侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)為由，申請寧波海關(guān)予以扣留。經(jīng)核實(shí)，該兩批掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產(chǎn)品說明書上均帶有“PRETUL”商標(biāo)，而掛鎖包裝盒上則均標(biāo)有“PRETUL及橢圓圖形”商標(biāo)。產(chǎn)品包裝盒及產(chǎn)品說明書用西班牙文特別標(biāo)明：“進(jìn)口商：儲(chǔ)伯公司”、“中國制造”以及儲(chǔ)伯公司的地址、電話、傳真等內(nèi)容，但并未標(biāo)注與亞環(huán)公司有關(guān)的信息。
2011年1月30日，萊斯公司將本案訴至寧波市中級(jí)人民法院。請求判令亞環(huán)公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
2、判決結(jié)果
寧波中院一審依照商標(biāo)法及司法解釋相關(guān)規(guī)定，對“雙相同”推定絕對混淆，對不相同商標(biāo)則依據(jù)國內(nèi)相關(guān)公眾“接觸可能性”排除混淆可能性，從而判定相同商標(biāo)商品構(gòu)成侵權(quán)，不相同商標(biāo)商品不構(gòu)成侵權(quán)。
浙江省高院則嚴(yán)格遵循“商標(biāo)地域性”原則，以“商標(biāo)法及司法解釋均無例外規(guī)定”為由，拒絕承認(rèn)“貼牌加工”的特殊性，判定相同、近似商標(biāo)均構(gòu)成侵權(quán)。
2015年11月26日，最高人民法院作出(2014)民提字第38號(hào)案再審判決，撤銷一、二審判決，認(rèn)定本案不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。本案中，根據(jù)原審法院查明的事實(shí)，儲(chǔ)伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標(biāo)權(quán)利人（第6類、第8類）。亞環(huán)公司受儲(chǔ)伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“PRETUL”相關(guān)標(biāo)識(shí)并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標(biāo)識(shí)不會(huì)在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別功能，不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)志的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可性能。商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)識(shí)，其基本功能在于商標(biāo)的識(shí)別性，亞環(huán)公司依據(jù)儲(chǔ)伯公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)“PRETUL”標(biāo)志的行為，在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲(chǔ)伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國境內(nèi)并不具有識(shí)別商品來源的功能。因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識(shí)別該商品來源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。
判決認(rèn)為: 商標(biāo)法保護(hù)商標(biāo)的基本功能，是保護(hù)其識(shí)別性。判斷在相同商品上使用相同的商標(biāo)，或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo)，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆，要以商標(biāo)發(fā)揮或者可能發(fā)揮識(shí)別功能為前提。也就是說是否破壞商標(biāo)的識(shí)別功能，是判斷是否構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的基礎(chǔ)。在商標(biāo)并不能發(fā)揮識(shí)別作用，并非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同的商標(biāo)，或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo)，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆，都不具實(shí)際意義。
案例二
1、案情簡介
上海柴油機(jī)股份有限公司(下稱上柴公司)在柴油機(jī)等商品上注冊了“東風(fēng)”圖文組合商標(biāo)，2000年，該商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。2013年10月1日，江蘇常佳金峰動(dòng)力機(jī)械有限公司(下稱常佳公司)與印尼PT ADI公司簽訂委托書，即PT ADI公司以“DONG FENG(東風(fēng))”商標(biāo)持有人的身份委托常佳公司以該商標(biāo)生產(chǎn)柴油機(jī)及柴油機(jī)組件，但僅可以在印尼銷售。印尼PT ADI公司是一家在印尼注冊成立的公司，其于1987年1月在印尼注冊“東風(fēng) DONG FENG”商標(biāo)，核定于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)等商品上。
2013年10月，常佳公司向常州海關(guān)申報(bào)出口柴油機(jī)配件，運(yùn)抵國印尼，該批貨物上的標(biāo)識(shí)與上柴公司涉案商標(biāo)相同，與印尼PT ADI公司的商標(biāo)亦相同。上柴公司主張常佳公司未經(jīng)其許可，在柴油機(jī)等同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，遂向法院提起訴訟。
2、判決結(jié)果
常州市中級(jí)人民法院一審(2014)常知民初字第1號(hào)判決書中認(rèn)為：侵犯商標(biāo)權(quán)的本質(zhì)即是對商標(biāo)識(shí)別功能的破壞，非識(shí)別商品來源意義上的使用行為，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。本案中，常佳公司依照委托人提供的印尼商標(biāo)證書生產(chǎn)制造涉案柴油機(jī)配件且全部出口印尼，其在我國境內(nèi)不進(jìn)入市場流通領(lǐng)域的附加商標(biāo)行為，在我國境內(nèi)不具有識(shí)別商品來源的功能，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，故常佳公司的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。遂判決：駁回上柴公司的訴訟請求。
一審宣判后，上柴公司不服，上訴至江蘇省高級(jí)人民法院。二審法院在(2015)蘇知民終字第00036號(hào)判決書中詳細(xì)梳理了本院認(rèn)定侵權(quán)與不侵權(quán)的兩個(gè)在先判決的裁判思路，進(jìn)一步確立并完善了“必要審查注意義務(wù)”的裁判標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)為：即雖然常佳公司的行為屬于涉外定牌加工行為，但常佳公司系明知上柴公司涉案“東風(fēng)”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，卻仍受托貼牌生產(chǎn)，在被控侵權(quán)產(chǎn)品上使用與上柴公司“東風(fēng)”商標(biāo)相同的商標(biāo)，未盡到合理注意與避讓義務(wù)，損害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)?？紤]到常佳公司所獲取的利潤僅僅是加工費(fèi)、常佳公司生產(chǎn)的被控侵權(quán)產(chǎn)品全部出口至印尼，未在我國市場上銷售，對上柴公司的國內(nèi)市場份額未產(chǎn)生影響等因素，最終，二審法院判決常佳公司停止侵權(quán)、賠償損失10萬元及為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支11.675萬元。
2017年12月28日，最高人民法院在常佳公司與上柴公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案再審民事判決（(2016)最高法民再339號(hào)）中認(rèn)為：
1、一般來講，不用于識(shí)別或區(qū)分來源的商標(biāo)使用行為，不會(huì)對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤導(dǎo)或引發(fā)混淆，以致影響商標(biāo)發(fā)揮指示商品或服務(wù)來源的功能，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的侵權(quán)行為。
2、常佳公司依據(jù)印尼PTADI公司合法擁有的商標(biāo)權(quán)受托生產(chǎn)柴油機(jī)及柴油機(jī)組件，并將產(chǎn)品完全出口至印度尼西亞銷售，相關(guān)標(biāo)識(shí)指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標(biāo)在國內(nèi)市場上的正常識(shí)別區(qū)分功能，不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。
3、在經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球化程度不斷加深，國際貿(mào)易分工與經(jīng)貿(mào)合作日益緊密的復(fù)雜形勢下，人民法院審理商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件應(yīng)當(dāng)結(jié)合國際經(jīng)貿(mào)形勢發(fā)展的客觀現(xiàn)實(shí)，對特定時(shí)期特定市場的交易形式進(jìn)行具體分析，準(zhǔn)確判斷相關(guān)行為對于商標(biāo)權(quán)人合法權(quán)益的實(shí)際影響?？紤]到定牌加工是一種常見的、合法的國際貿(mào)易形式，除非有相反證據(jù)顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務(wù)，其受托加工行為對上柴公司的商標(biāo)權(quán)造成了實(shí)質(zhì)性的損害，一般情況下不應(yīng)認(rèn)定其上述行為侵害了上柴公司的商標(biāo)權(quán)。
4、就本案而言，常佳公司作為定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工業(yè)務(wù)時(shí)，已經(jīng)審查了相關(guān)權(quán)利證書資料，充分關(guān)注了委托方的商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)……對于相關(guān)商標(biāo)權(quán)利狀況已經(jīng)適當(dāng)履行了審慎適當(dāng)?shù)淖⒁饬x務(wù)。 5、常佳公司從事本案所涉貼牌加工業(yè)務(wù)之時(shí)，上柴公司自行使用相同商標(biāo)生產(chǎn)相關(guān)或同類相關(guān)產(chǎn)品，實(shí)際已經(jīng)無法合法出口至印度尼西亞銷售。在此情況下，常佳公司根據(jù)印尼PTADI公司授權(quán)委托從事涉案定牌加工業(yè)務(wù)，對于上柴公司在印度尼西亞境內(nèi)基于涉案商標(biāo)爭取競爭機(jī)會(huì)和市場利益，并不造成實(shí)質(zhì)影響。即便綜合國際貿(mào)易現(xiàn)實(shí)需要進(jìn)行綜合衡量，也沒有足夠理由認(rèn)定常佳公司從事涉案定牌加工行為已對上柴公司造成實(shí)質(zhì)損害，并進(jìn)而有必要作為商標(biāo)法意義上的侵權(quán)行為予以認(rèn)定。
根據(jù)以上兩個(gè)案例可以看到：目前對于OEM是否夠成商標(biāo)侵權(quán)并沒有一個(gè)簡單的標(biāo)準(zhǔn)，而是應(yīng)該根據(jù)個(gè)案的不同情形來認(rèn)定是否構(gòu)成侵權(quán)。不難發(fā)現(xiàn)法院對于不同案件抑或同一案件的不同審級(jí)的法院所作出的判決都是截然不同的。尤見對待這一問題法院還是持有各自不同的主張。其判決的結(jié)果可以分為認(rèn)定侵權(quán)和不認(rèn)定侵權(quán)兩大類，究其裁判依據(jù)大致從以下幾方面考量：第一，OEM的產(chǎn)品全部交付境外委托方，是否會(huì)造成與國內(nèi)相同或近似商標(biāo)的混淆與誤認(rèn)；第二，OEM生產(chǎn)行為是否造成對國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的真實(shí)損害；第三，在OEM加工商品上貼附商標(biāo)的行為是否構(gòu)成商標(biāo)法上的“商標(biāo)使用”。此外，從上述案例中可以看到法院在審判此類案件中所提出了兩項(xiàng)明確的裁判標(biāo)準(zhǔn)，即要求國內(nèi)接受委托的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)到合理注意和必要審查義務(wù)以及法院對此類案件的商標(biāo)侵權(quán)所發(fā)生的“實(shí)質(zhì)性損害”的要求和認(rèn)定。同時(shí)提出在處理OEM 業(yè)務(wù)糾紛時(shí)，要考慮OEM企業(yè)及業(yè)務(wù)的現(xiàn)存實(shí)際情況等相關(guān)因素，尤其是在法律及司法政策的適用方面，不僅要以我國現(xiàn)行的《商標(biāo)法》為依據(jù)，同時(shí)還要充分考慮推動(dòng)國際貿(mào)易發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要。提倡誠實(shí)守信的商標(biāo)注冊氛圍，遏制惡意搶注行為的發(fā)生，從而平衡國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人、OEM加工企業(yè)與境外商標(biāo)權(quán)人或商標(biāo)使用權(quán)人的利益。
三、OEM對我國企業(yè)的特殊意義
目前OEM作為一種頗受歡迎的國際貿(mào)易形式，其對我國的經(jīng)濟(jì)增長、企業(yè)發(fā)展、社會(huì)就業(yè)等方面具有不可忽視的重要意義。首先，OEM實(shí)現(xiàn)了資源合理化配置。部分中小制造業(yè)因缺乏資本的市場運(yùn)作機(jī)制和金融支持，導(dǎo)致產(chǎn)品市場占有率堪憂。但是通過OEM合作機(jī)制則可以借力大企業(yè)的品牌效應(yīng)，使更多的經(jīng)銷商和消費(fèi)者認(rèn)識(shí)自己從而擴(kuò)大銷售；其次，通過OEM的合作方式，也是中國企業(yè)了解新產(chǎn)品、學(xué)習(xí)新技術(shù)的良機(jī)和有效途徑，從而受之啟發(fā)完善自身；第三，OEM的生產(chǎn)貿(mào)易方式可以充分利用閑置人員，達(dá)到創(chuàng)造社會(huì)效益，增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)利潤之目的。
四、OEM企業(yè)防止商標(biāo)侵權(quán)的對策建議
OEM將品牌、渠道與生產(chǎn)能力的有機(jī)結(jié)合，是社會(huì)化大生產(chǎn)的必由之路，但其背后也隱藏著知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛、產(chǎn)品質(zhì)量糾紛等法律風(fēng)險(xiǎn)，這要求OEM企業(yè)在從中受益的同時(shí)，還應(yīng)該樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，防微杜漸，維護(hù)自身的合法權(quán)益，從而免于因自身只追求利益最大化而忽視了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，讓企業(yè)陷入冗長繁雜的訴訟糾紛中。
1、全面細(xì)致審核境外委托方加工產(chǎn)品貼附的商標(biāo)權(quán)屬情況
首先，審核境外委托方提供的主體資格證明等資質(zhì)文件以及商標(biāo)權(quán)利證明文件，確保其所提供文件為合法有效。如境外委托方并非商標(biāo)權(quán)利的所有人，只是享有授權(quán)使用的商標(biāo)使用權(quán)人，還應(yīng)特別注意其授權(quán)文件是否明確有轉(zhuǎn)授權(quán)的資格；其次，要審核核定的使用商標(biāo)類別（基于尼斯分類的商標(biāo)類別）與委托加工生產(chǎn)的商品類別要保持一致；再次，委托生產(chǎn)商品使用的商標(biāo)必須與權(quán)利證書上的商標(biāo)完全一致；最后，確認(rèn)出口目的國。還有一點(diǎn)不能忽視的是在審查境外委托方所提供商標(biāo)在其本國的商標(biāo)權(quán)屬情況外，還應(yīng)審查該商標(biāo)在我國的權(quán)屬情況。
2、規(guī)范簽訂OEM合同，細(xì)化權(quán)利和義務(wù)，權(quán)責(zé)明確
基于OEM所產(chǎn)生的承攬合同應(yīng)書面簽訂，明確具體權(quán)利義務(wù)的內(nèi)容，細(xì)化到個(gè)字，主要包括：合同雙方的名稱、住所、所承攬標(biāo)的情況，標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量，原材料的提供以及原材料的數(shù)量和質(zhì)量要求，報(bào)酬，承攬方式，合同履行的期限、地點(diǎn)、方式，驗(yàn)收方法及標(biāo)準(zhǔn)，違約責(zé)任等內(nèi)容，這些內(nèi)容都應(yīng)該在合同中有嚴(yán)格、完整、有效的約定，使權(quán)責(zé)明確，若出現(xiàn)糾紛時(shí)有據(jù)可循。完善OEM合同審查機(jī)制也是防止侵權(quán)糾紛的一道有力防線。
3、培養(yǎng)品牌自創(chuàng)能力，加強(qiáng)自有品牌建設(shè)
毫無疑問，OEM在一定的時(shí)間和條件下能夠讓一個(gè)企業(yè)獲取一定利益，然而產(chǎn)品所附加的利潤高低與企業(yè)并無關(guān)系，其所承擔(dān)的也許僅有產(chǎn)品質(zhì)量問題的責(zé)任，對于銷售完全成為了品牌擁有者的事情，這從長遠(yuǎn)來看對我國企業(yè)的發(fā)展是毫無益處可言的。若不培養(yǎng)品牌自創(chuàng)能力，企業(yè)將會(huì)形成長期依賴于從事貼牌生產(chǎn)的惰性，這將會(huì)嚴(yán)重阻礙企業(yè)發(fā)展的進(jìn)程。于此相反，企業(yè)應(yīng)該以此種國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的合作方式作為提升自身的契機(jī)與開拓視野的窗口，通過OEM了解新產(chǎn)品、學(xué)習(xí)新技術(shù)、熟悉國際行業(yè)市場環(huán)境以及國際市場需求，掌握國際貿(mào)易競爭規(guī)則，不斷提升自有品牌創(chuàng)新能力和研發(fā)能力，提高技術(shù)和管理水平，實(shí)現(xiàn)自有品牌建設(shè)的有序進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)由定牌加工出口向自主品牌出口的轉(zhuǎn)變。
此篇文章由北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請注明出處