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集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 柴瑋杰
一、大致介紹
依據(jù)美國商標法15 U.S.C. 1052，商標因具有地理描述性而被拒絕注冊的條件為:（1）具有欺騙性；或（2）在1996年1月1日后，首次被申請人使用在葡萄酒及烈酒上，而其所指向的地理位置并非商品的原產(chǎn)地；或（3）僅是對商品進行了地理性描述；或（4）對商品具有欺騙性地，地理性錯誤描述。
詳細來說，依據(jù)美國商標指南，審查員在考量商標是否具有地理性描述的參考標準主要如下:
1.地理性描述的考量標準（Geographically DescriptiveMarks）
?。?）商標的主要意義（primary significance of the mark）為一個眾所周知的地理位置；
（2）商品或服務(wù)來源于上述地理位置；
?。?）消費者可能相信商品或服務(wù)來源于該地理位置（若該地理位置過于偏僻或隱蔽，公眾可能無法將商品/服務(wù)與該地理位置建立聯(lián)系）。
2.欺騙性，地理性錯誤描述的考量標準（Geographically DeceptivelyMisdescriptive Marks）
（1）商標的主要意義為一個眾所周知的地理位置；
（2）商品/服務(wù)并非源自商標中指向的地理位置；
（3）消費者可能會認為商品/服務(wù)源自商標中指向的地理位置（若該地理位置過于偏僻或隱蔽，公眾可能無法將商品/服務(wù)與該地理位置建立聯(lián)系）；
（4）消費者的前述誤信，將對消費者是否購買商品/服務(wù)的決定，起較為重要的影響。
3.欺騙性，地理性描述的考量標準（Geographically Deceptive Marks）
?。?）商標的主要意義為一個眾所周知的地理位置；
?。?）商品/服務(wù)并不源自商標中指向的地理位置；
（3）消費者可能會認為商品/服務(wù)源自商標中指向的地理位置（若該地理位置過于偏僻或隱蔽，公眾可能無法將商品/服務(wù)與該地理位置建立聯(lián)系）；
?。?）消費者的前述誤信，將對消費者是否購買商品/服務(wù)的決定，起較為重要的影響。
從上述考量標準可見，在美國審查實踐中，對“欺騙性，地理性錯誤描述”的考量標準（Geographically Deceptively Misdescriptive Marks）及“欺騙性，地理性描述”的考量標準（Geographically Deceptive Marks）是完全相同的。這是由NAFTA執(zhí)行法案（NAFTA Implementation Act）開始確立的新標準。也就是說，在NAFTA執(zhí)行法案之前，“欺騙性，地理性錯誤描述”及“欺騙性，地理性描述”并非適用完全相同的裁量標準。
在NAFTA執(zhí)行法案對美國商標法作出修改之前，實踐中，要成立一件商標對商品具有欺騙性，地理性錯誤描述，并不必然要求證明該“錯誤性描述”對消費者是否購買商品/服務(wù)的決定，起較為重要的作用。也即，曾經(jīng)欺騙性，地理性錯誤描述的組成要件為：
?。?）商標的主要意義分為一個眾所周知的地理位置；
（2）商品/服務(wù)并不源自商標中指向的地理位置；
?。?）消費者可能會認為商品/服務(wù)源自商標中指向的地理位置。
而若要構(gòu)建“欺騙性，地理性描述”，則還需要額外證明“欺騙性”，即消費者的誤信，將對消費者是否購買商品/服務(wù)的決定，起重要的影響。
基于以上，筆者認為，在NAFTA執(zhí)行法案（NAFTA Implementation Act）之前，“欺騙性，地理性錯誤描述”的側(cè)重點在商標對產(chǎn)品來源的“錯誤的地理描述”，而“欺騙性，地理性描述”的側(cè)重點在其錯誤的地理描述對消費者產(chǎn)生了“欺騙性”。成立“欺騙性，地理性描述”的標準要高于“欺騙性，地理性錯誤描述”。
在目前的審查實踐中，兩者已無顯著的區(qū)別。
二、實踐中的各種問題
1. 何為地理性描述
?。?）以昵稱、地理位置的形容詞形式（如：BAIKALSKAYA在俄語中意為“來自BAIKAL的”）、地圖或該地理位置的輪廓（如: 中國國界線的大公雞輪廓）形式出現(xiàn)的商標，都可被認為是對所指向的商標具有地理描述性；
（2）虛構(gòu)的地名。商標的確指向某一現(xiàn)實中存在的地理位置，并不必然的使該商標具有地理描述性。舉例來說，申請人虛構(gòu)的餐館，游樂園的名稱，即使在現(xiàn)實中真實存在，也不會被認為具有地理描述性。（如：“17 MILE DRIVR”雖為現(xiàn)實中存在的地名且指向了申請人商品及服務(wù)的來源，但該地理位置為商標申請人私人擁有，且其地名也為商標所有人虛構(gòu)，因此，“17 MILE DRIVR”不具商標法意義上的地理描述性）。
?。?）過于偏僻、隱蔽的地理位置。若商標所指向的地理位置過于偏僻和隱蔽，無法為相關(guān)商品的美國消費者所熟知，那么，由于消費者無法建立其商品/服務(wù)與該商標的聯(lián)系，商標將失去地理描述性。
2.何為主要意義（primary significance）
簡要來說，商標中的地名需能被相關(guān)美國消費者所辨識。如：在In reNewbridge Cutlery Co., 776 F.3d 854, 113 USPQ2d 1445 (Fed. Cir. 2015) 一案中，官方認為，并無充分的證據(jù)可證明，Newbridge, Ireland 是可被相關(guān)美國消費者所辨識的地理位置；在 In re SocieteGenerale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed.Cir. 1987)一案中，VITTEL不被認為為可被相關(guān)美國消費者辨識的化妝品產(chǎn)地。
當商標中涉及的地名同時具有其他含義時，對主要意義（primary significance）的判斷就變得尤為重要。舉例來說，在Inre Int'l Taste Inc., 53 USPQ2d 1604, 1605–06 一案中，HOLLYWOOD 雖然作為地理位置具有知名度，然而，其同樣為娛樂行業(yè)的常用代名詞，由于無法判斷兩者孰輕孰重，因此，下發(fā)了有利于申請人的判決；在 In re Urbano, 51 USPQ2d 1776, 1780一案中，官方認為“SYDNEY 2000”指代2000年悉尼奧運會的意味大于其作為地理位置的悉尼市，因此，不認為商標中的“SYDNEY”具有地理描述性。
此外，若商標同時具有地理位置及人名的含義。那么，一般來說，作為人名的含義要勝過作為地理位置的含義。
3. 作為商品/服務(wù)的非地理性特征
雖然包含作為地理位置的名詞/形容詞，然而，其整體指代商品/服務(wù)的某一特征或風格的商標，也不應(yīng)認為具有地理描述性。比如，“Boston Baked Beans”、“Swiss cheese”、“Early American design”，其多作為形容產(chǎn)品的風味，特色，而非用來指代產(chǎn)品的產(chǎn)地。
4.作為地理位置的名詞與其他詞語組合使用
若地理位置的名詞與其他詞語的組合創(chuàng)造了一個新的，任意的，想象的，暗示性的整體含義，則該整體詞匯不會被認為具有地理性描述而被下發(fā)駁回。如: 在T血衫和汗衫上申請的商標“Paris Beach Club”，官方認為，由于巴黎沒有海灘，也沒有湖或海洋，因此，PARIS + BEACH 合成了一個沒有實際含義的，不能連貫的詞匯，并不實際指向任何現(xiàn)實中的地理位置。結(jié)合巴黎以知名女裝聞名，而題述商標的商品主要為汗衫，因此，官方認為題述商標僅為一種幽默的表達，消費者也不會認為汗衫等服飾來源自巴黎。
然而，需要注意的是，當作為地理位置的名詞與其他詞語組合使用作為商標時，若整體對消費者具有誤導(dǎo)性，則即使放棄了對該地理位置的專用權(quán)，仍為“欺騙性，地理性錯誤描述”或“欺騙性，地理性描述”，依然會被審查員下發(fā)駁回。如: NEW YORK WAYS GALLERY, 用于非紐約生產(chǎn)的包包，錢包等，即使放棄了NEW YORK的專用權(quán)，仍對消費者構(gòu)成“欺騙性，地理性錯誤描述”，并因而被駁回注冊。
5. 建立商品/服務(wù)與地理位置的聯(lián)系
無論是以商標具有“地理描述性”、“欺騙性，地理性錯誤描述”還是“欺騙性，地理性描述”為由拒絕商標的注冊，審查員都需要建立商品/服務(wù)與地理性描述的聯(lián)系。也將，成立上述三種駁回，需要公眾有認為商品/服務(wù)有來源于商標中的地理位置的可能。
一般來說，相較于建立商品與地理位置的聯(lián)系，要建立服務(wù)與地理位置的聯(lián)系更為困難。聯(lián)邦巡回法院上訴法院對于相關(guān)問題的建議如下：
由于當消費者接受服務(wù)時，他必然已經(jīng)注意自己所處的地理位置。也就是說，相較于消費者接受服務(wù)時實際所處的位置，其實商標中所蘊含的地理位置信息并不那么容易造成消費者的誤信?；诖耍瑑H僅證明該地理位置以相關(guān)服務(wù)聞名是不夠的，審查員必須證明消費者會在（餐廳）服務(wù)與該地理位置之間建立有意義的聯(lián)系。如：若一位身在紐約的消費者可能相信某餐廳的食物是從巴黎進口的，或廚師可能在巴黎地區(qū)受過訓(xùn)練，那么，該種服務(wù)與地理位置的聯(lián)系可能可以成立。
6. 對地理名詞的任意使用
若該地理位置與所申請的商品/服務(wù)毫無聯(lián)系，消費者不會認為該商標指向了商品/服務(wù)的來源，則商標應(yīng)被視作任意商標（arbitrary mark）。如：用ALASKA商標銷售香蕉；用COLORADO 商標銷售棒棒糖，由于銷售的商品與地理位置毫無關(guān)系，消費者也不會認為香蕉就產(chǎn)自阿拉斯加，棒棒糖產(chǎn)自科羅拉多，因此，不認為上述ALASKA、COLORADO商標具有地理描述性。
7. 何為重要影響 (Materiality)
如之前所述，在判斷商標是否構(gòu)成“欺騙性，地理性錯誤描述”還是“欺騙性，地理性描述”時，審查員必須證明消費者對于服務(wù)/商品來源于商標所指向地點的誤信，將對消費者是否購買商品/服務(wù)的決定，起較為重要（material）的影響。
要在商標申請的產(chǎn)品上證明上述重要影響（Materiality），必須有足夠的證據(jù)證明：
（1）商標所指向的地名以該項商品聞名；
?。?）商標所申請的產(chǎn)品乃是該地的主要產(chǎn)品；或
?。?）商標所申請的產(chǎn)品與該地主要/傳統(tǒng)產(chǎn)品有關(guān)聯(lián)；或為前述產(chǎn)品的延伸。
8. 關(guān)于是否可轉(zhuǎn)副簿注冊/或通過實際使用獲得顯著性
?。?）地理描述性商標: 一般情況下，可轉(zhuǎn)申請附簿注冊，待使用滿足五年后，再轉(zhuǎn)主簿注冊/ 也可通過實際使用獲得顯著性；
?。?）欺騙性，地理性錯誤描述商標：除非商標在1993年NAFATA執(zhí)行法案正式頒布前實際投入商業(yè)使用，否則不可轉(zhuǎn)附簿注冊，也不可通過使用獲得顯著性；
（3）欺騙性，地理性描述商標：不可轉(zhuǎn)副簿注冊，也不能通過實際使用獲得顯著性。
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