文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 于麗蘋
筆者在為企業(yè)提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律顧問咨詢的這些年中，了解到很多企業(yè)的商標(biāo)管理者都存在一個(gè)相同的困擾：雖然企業(yè)注冊(cè)的一些商標(biāo)已不是公司核心經(jīng)營產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，但在未來公司發(fā)展戰(zhàn)略上對(duì)該商標(biāo)又很有可能會(huì)投入使用；或者公司當(dāng)時(shí)經(jīng)營不善，未來發(fā)展中該商標(biāo)又可能顯示出較大的商標(biāo)價(jià)值，領(lǐng)導(dǎo)層又想保護(hù)住這些無形資產(chǎn)；但是因?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)營中負(fù)責(zé)人的忽略、管理人員的頻繁更換、或者相關(guān)負(fù)責(zé)人的法律意識(shí)不夠，很可能導(dǎo)致寶貴的商標(biāo)一直沒有進(jìn)行實(shí)際使用；在目前國家法律制度下，上述商標(biāo)連續(xù)三年不使用，就將有被他人撤銷掉的風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于“撤三”制度的法律規(guī)定及缺陷
我國《商標(biāo)法》第四十九條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)?！?strong>《商標(biāo)法實(shí)施條例》第六十六條詳細(xì)規(guī)定了具體的撤銷辦法：“有《商標(biāo)法》第四十九條規(guī)定的注冊(cè)商標(biāo)無正當(dāng)理由連續(xù)3年不使用情形的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)，提交申請(qǐng)時(shí)應(yīng)當(dāng)說明有關(guān)情況。商標(biāo)局受理后應(yīng)當(dāng)通知商標(biāo)注冊(cè)人，限其自收到通知之日起2個(gè)月內(nèi)提交該商標(biāo)在撤銷申請(qǐng)?zhí)岢銮笆褂玫淖C據(jù)材料或者說明使用的正當(dāng)理由；期滿未提供使用的證據(jù)材料或者證據(jù)材料無效并沒有正當(dāng)理由的，由商標(biāo)局撤銷其注冊(cè)商標(biāo)。前款所稱使用的證據(jù)材料，包括商標(biāo)注冊(cè)人使用注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)材料和商標(biāo)注冊(cè)人許可他人使用注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)材料。以無正當(dāng)理由連續(xù)3年不使用為由申請(qǐng)撤銷注冊(cè)商標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)自該注冊(cè)商標(biāo)注冊(cè)公告之日起滿3年后提出申請(qǐng)?！?/p>
《商標(biāo)法》建立撤銷注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用制度（以下簡稱“撤三”）的立法本意，就是避免商標(biāo)閑置占用寶貴的資源配置。如果一個(gè)商標(biāo)注冊(cè)以后長期擱置不用，不僅不能讓商標(biāo)產(chǎn)生價(jià)值，而且還影響了他人正常使用，是對(duì)社會(huì)寶貴資源的一種浪費(fèi)。但是，由于我國《商標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定了商標(biāo)注冊(cè)人限期舉證證明商標(biāo)使用情況或者不使用的正當(dāng)理由，而且還進(jìn)一步確認(rèn)了商標(biāo)注冊(cè)人舉證不能的不利法律后果，這就在制度上確立了我國“撤三”制度的舉證責(zé)任倒置的獨(dú)特證明責(zé)任屬性。
任何人可以針對(duì)注冊(cè)商標(biāo)提起撤銷三年停止使用申請(qǐng)，理由只有一個(gè)“該商標(biāo)三年內(nèi)未進(jìn)行實(shí)際使用”，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局（以下簡稱“商標(biāo)局”）對(duì)申請(qǐng)文件僅作形式審查，只要材料符合就會(huì)對(duì)該項(xiàng)申請(qǐng)予以受理，而商標(biāo)注冊(cè)人必須在接到通知書后2個(gè)月的限期內(nèi)進(jìn)行舉證。如果舉證不能，或者提供的使用證據(jù)沒有實(shí)際顯示對(duì)應(yīng)注冊(cè)的商標(biāo)名稱、不是在對(duì)應(yīng)注冊(cè)的商品范圍內(nèi)上標(biāo)注的該注冊(cè)商標(biāo)的名稱，亦或?qū)?yīng)的產(chǎn)品、發(fā)票、協(xié)議沒有形成完整的證據(jù)鏈等等，這些情況都將視為實(shí)際使用不成立，商標(biāo)局將會(huì)直接按程序下發(fā)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)的裁定。
筆者認(rèn)為，此項(xiàng)制度存在一定的法律缺陷，在立法層面未對(duì)他人惡意撤銷進(jìn)行相關(guān)規(guī)定，將會(huì)導(dǎo)致部分個(gè)人提出大量的惡意撤銷申請(qǐng)，使一些企業(yè)陷入“訟累”的壓力中，進(jìn)而使企業(yè)或商標(biāo)持有人蒙受巨大的聲譽(yù)壓力和經(jīng)濟(jì)損失。更有一些過分的“撤三”申請(qǐng)人，并不是為了自己企業(yè)的商標(biāo)能正常獲得注冊(cè)進(jìn)行實(shí)際使用，而是濫用“撤三”的法律程序，專門以此方式去挾制商標(biāo)權(quán)利人，進(jìn)而在后續(xù)的和解和談判中謀取不正當(dāng)利益。針對(duì)此種惡意的擾亂市場(chǎng)秩序的行為，筆者建議相關(guān)主管部門出臺(tái)一些相應(yīng)的懲罰措施，讓那些沒有實(shí)際使用需求而進(jìn)行惡意撤銷的申請(qǐng)人得到相應(yīng)的懲戒，以保障市場(chǎng)經(jīng)營環(huán)境更加有序、穩(wěn)定地發(fā)展。
導(dǎo)致“撤三”的情形及防范措施
一般來說，導(dǎo)致商標(biāo)被“撤三”成功的常見情形主要有以下幾種：
第一種情形也是最常見的情形，商標(biāo)被他人提出撤銷申請(qǐng)，企業(yè)注冊(cè)地址變更后未及時(shí)進(jìn)行變更登記，商標(biāo)局按注冊(cè)人原注冊(cè)地址下發(fā)“撤三”提供使用證據(jù)的通知書，注冊(cè)人因地址變更未收到文件導(dǎo)致提供證據(jù)超期。
第二種情形是，商標(biāo)注冊(cè)人收到了商標(biāo)局下發(fā)提供使用證據(jù)通知書，但因法律意識(shí)淡薄、工作忙碌未加理會(huì)等導(dǎo)致提供證據(jù)超期。
第三種情形是，商標(biāo)注冊(cè)人收到商標(biāo)局下發(fā)提供使用證據(jù)的通知書，但注冊(cè)人提交的使用證據(jù)不符合商標(biāo)局的證據(jù)要求，未被采納。
防范商標(biāo)被“撤三”的措施，可以從以下七個(gè)方面進(jìn)行考慮：
第一，是商標(biāo)注冊(cè)人應(yīng)切記，商標(biāo)所有人注冊(cè)地址發(fā)生裱花后要及時(shí)向商標(biāo)局辦理地址變更申請(qǐng)。
第二，對(duì)于使用中的商標(biāo)的法律狀態(tài)進(jìn)行不定期查詢，或委托代理機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
第三，是增強(qiáng)法律意識(shí)，對(duì)相關(guān)正式文件及信函由專人負(fù)責(zé)且由主管人員審閱，并在法律要求的有效期內(nèi)積極地做出是否答復(fù)的決策。
第四，保證在企業(yè)經(jīng)營使用過程中對(duì)商標(biāo)進(jìn)行規(guī)范使用，并且對(duì)經(jīng)營中產(chǎn)生的有關(guān)產(chǎn)品銷售、宣傳、推廣等發(fā)票、合同、產(chǎn)品照片等原始證據(jù)，進(jìn)行電子檔及原件的雙重有效保存。
第五，警惕他人多次聯(lián)系且有意向購買該商標(biāo)但未達(dá)成轉(zhuǎn)讓的情形。
第六，企業(yè)應(yīng)建立“商標(biāo)管理制度”，讓公司全體人員了解商標(biāo)對(duì)企業(yè)的重要性，了解商標(biāo)的正確使用，讓業(yè)務(wù)部門、市場(chǎng)推廣部門、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)規(guī)劃部等全部投入到商標(biāo)規(guī)范使用和證據(jù)有效保存的重要工作中去。
第七，在企業(yè)經(jīng)營中，商標(biāo)管理者應(yīng)對(duì)銷售、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)等各重要部門進(jìn)行階段性的商標(biāo)保護(hù)意識(shí)培訓(xùn)，將相應(yīng)的規(guī)劃制度盡可能地納入員工手冊(cè)中，培育每個(gè)人的品牌保護(hù)意識(shí)。
當(dāng)然，商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)于一些保護(hù)性商標(biāo)或者不準(zhǔn)備再投入產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的商標(biāo)，注冊(cè)成功后無論是否對(duì)商標(biāo)投入使用，如果想繼續(xù)保留住商標(biāo)權(quán)，都應(yīng)該適時(shí)“使用”，并將該使用證據(jù)保存下來。一般將商標(biāo)使用在商品的包裝、交易文書、商標(biāo)宣傳、展覽等商業(yè)活動(dòng)中，均視為實(shí)際使用。在當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)時(shí)代，大部分企業(yè)的產(chǎn)品可能沒有在實(shí)體店鋪銷售，有很多僅在網(wǎng)絡(luò)店鋪上銷售，此時(shí)，對(duì)應(yīng)的防止被他人“撤三”的對(duì)策會(huì)更加豐富。比如，每兩年對(duì)網(wǎng)絡(luò)宣傳及網(wǎng)店上的產(chǎn)品交易整體流程進(jìn)行有效的記錄和公證，這樣未來提交的使用證據(jù)也將更具信服力。
另外，還有一種企業(yè)常用的方案，就是每兩到三年之間對(duì)相應(yīng)要保留的商標(biāo)進(jìn)行一遍重復(fù)的注冊(cè)，這樣也能有效地保留住此商標(biāo)名稱的權(quán)利。當(dāng)然，筆者認(rèn)為這一方案肯定不如實(shí)際使用中階段性地進(jìn)行公證的方案來得穩(wěn)妥，并非萬全之策。原因是：商標(biāo)的撤銷是針對(duì)特定申請(qǐng)?zhí)柕纳虡?biāo)進(jìn)行的，如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有針對(duì)性地進(jìn)行撤銷，其遞交撤銷申請(qǐng)的同時(shí)又會(huì)馬上提交一件新的申請(qǐng)，則對(duì)于在先很早的商標(biāo)權(quán)被無效是對(duì)企業(yè)品牌美譽(yù)度上一塊很大的損失，同時(shí)商標(biāo)的價(jià)值也會(huì)有貶損。但是，這種方案比較節(jié)省費(fèi)用，因?yàn)槠髽I(yè)不用投入較大成本進(jìn)行產(chǎn)品的宣傳、銷售平臺(tái)維護(hù)以及支付相應(yīng)的公證費(fèi)等費(fèi)用。對(duì)于比較邊緣的商標(biāo)可以采取此種維護(hù)方式，但對(duì)于特別重要的商標(biāo)或者次重要的商標(biāo)，應(yīng)該予以高度重視；實(shí)踐中，企業(yè)防御“撤三”方法中，每兩年在網(wǎng)絡(luò)上以公開購買進(jìn)行證據(jù)保全公證的方式，是最有效、性價(jià)比最高的方式之一。
此外，實(shí)際使用中還需要特別注意商標(biāo)的使用方式，包括：
商標(biāo)的圖樣。商標(biāo)是區(qū)別商品來源的標(biāo)記，因此，保留的使用證據(jù)必須能夠清晰地體現(xiàn)該商標(biāo)的圖樣，最好使用商標(biāo)和注冊(cè)商標(biāo)是完全對(duì)應(yīng)的。當(dāng)然，如果整體顯著識(shí)別部分沒有改變，在法律上也會(huì)視為對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用。
使用地域。商標(biāo)保護(hù)具有地域性，在中國注冊(cè)的商標(biāo)只能在中國領(lǐng)域得到保護(hù)，在中國注冊(cè)的商標(biāo)只有在中國領(lǐng)域內(nèi)使用才視為商標(biāo)的使用。因此，在準(zhǔn)備使用證據(jù)時(shí)一定要挑選在中國領(lǐng)域內(nèi)形成的使用證據(jù)。
商標(biāo)的使用人。雖然商標(biāo)所有人或者被許可人對(duì)商標(biāo)的使用都視為該商標(biāo)的使用，但被許可人使用的證據(jù)，需要輔助提供商標(biāo)許可使用合同和在商標(biāo)局進(jìn)行的實(shí)際的許可備案信息。
商標(biāo)的使用時(shí)間。如果有人對(duì)企業(yè)的商標(biāo)提起了“撤三”申請(qǐng)，那么該企業(yè)提供的使用證據(jù)必須卡在該“撤三”申請(qǐng)之日的前三年內(nèi)，過早或過晚都不算有效證據(jù)。因此，使用證據(jù)中的時(shí)間固定也非常重要。
綜上，企業(yè)在采取上述“撤三”防范措施和辦法中，規(guī)范地進(jìn)行商標(biāo)實(shí)際使用，并對(duì)使用證據(jù)進(jìn)行收集，階段性地進(jìn)行自查，是非常有必要的，唯有如此謹(jǐn)慎地做好日常工作管理，才能在企業(yè)商標(biāo)被他人提出撤銷三年不使用申請(qǐng)之時(shí)進(jìn)行從容應(yīng)對(duì)。