文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 馬驍
反向教導(dǎo)（teach away from the claimed invention），一般指針對實(shí)際要解決的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員的普遍技術(shù)常識(shí)或?qū)Ρ任募忻鞔_記載的技術(shù)內(nèi)容，會(huì)阻止其通過現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合和改進(jìn)得到權(quán)利要求記載的技術(shù)方案。而發(fā)明人恰恰采用了違反現(xiàn)有技術(shù)啟示的技術(shù)手段，解決了要解決的技術(shù)問題。
在對發(fā)明專利的創(chuàng)造性評述中，反向教導(dǎo)可以用來作為支持具有創(chuàng)造性的理由。《專利審查指南》中在記載判斷發(fā)明專利創(chuàng)造性時(shí)需要考慮的其他因素時(shí)，關(guān)于“發(fā)明克服了技術(shù)偏見”一項(xiàng)中記載了“技術(shù)偏見，是指在某段時(shí)間內(nèi)、某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域中，技術(shù)人員對某個(gè)技術(shù)問題普遍存在的、偏離客觀事實(shí)的認(rèn)識(shí)，它引導(dǎo)人們不去考慮其他方面的可能性，采用了人們由于技術(shù)偏見而舍棄的技術(shù)手段，從而解決了技術(shù)問題，則這種發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具有創(chuàng)造性”，其中的技術(shù)偏見即類似于反向教導(dǎo)。
筆者認(rèn)為，如果能夠在審查意見中引用的對比文件中找到明確記載的反向教導(dǎo)，就有較大的可能性說服審查員接受專利的技術(shù)方案具備創(chuàng)造性的觀點(diǎn)，尤其是對于一些具有以下特征的發(fā)明：
轉(zhuǎn)用發(fā)明，即將某一技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)轉(zhuǎn)用到其他技術(shù)領(lǐng)域中的發(fā)明；
或者發(fā)明的技術(shù)特征單獨(dú)分離后幾乎相當(dāng)于多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)。
這些類發(fā)明的技術(shù)特征本身往往會(huì)因多篇對比文件的結(jié)合而喪失創(chuàng)造性。此時(shí)，若能從對比文件中能找到存在反向教導(dǎo)的證據(jù)，就能夠證明其中的對比文件并不能公開方案中的技術(shù)特征，以及多篇對比文件之間的結(jié)合并不是顯而易見的，是需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的，從而增強(qiáng)技術(shù)方案的創(chuàng)造性。
筆者認(rèn)為在利用反向教導(dǎo)克服創(chuàng)造性問題答辯時(shí)，仍應(yīng)遵循創(chuàng)造性“三步法”的基礎(chǔ)套路。其中在第三步中，確定要求保護(hù)的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見，即判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在解決所述技術(shù)問題的啟示，此時(shí)如果能夠在對比文件中找明確記載的相反的啟示，就可以支持權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案為非顯而易見的。
而在判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在解決所述技術(shù)問題的啟示時(shí)，應(yīng)基于本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識(shí)和能力?！秾＠麑彶橹改稀分卸x了本領(lǐng)域技術(shù)人員這種假設(shè)的“人”，不具備創(chuàng)造能力，但是緊接著由給出了這種“人”可以具有的一種能力，即“如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)該具有從其他技術(shù)領(lǐng)域中獲取該申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力”，這賦予了本領(lǐng)域技術(shù)人員在多個(gè)對比文件的教導(dǎo)下像玩智力拼圖一般的組合能力。但該能力也相應(yīng)帶來了問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員真的有動(dòng)機(jī)將多個(gè)對比文件進(jìn)行結(jié)合嗎？本領(lǐng)域技術(shù)人員尋找技術(shù)手段的其他技術(shù)領(lǐng)域的尺度如何把握。因此可以延伸出反向教導(dǎo)的另外一個(gè)作用，使本領(lǐng)域技術(shù)人員喪失結(jié)合的動(dòng)機(jī)。
例如，要求保護(hù)的是一種同時(shí)含有鐵和堿金屬的催化劑?，F(xiàn)有技術(shù)中，對比文件1公開了一種催化劑，其中銻和堿金屬可以互換，并獲得相同的效果。另一篇對比文件中公開了向催化劑中加入鐵，但明確地記載了銻會(huì)導(dǎo)致催化效率下降。由于第二篇對比文件中排除了銻，而第一篇使用了銻，因此這兩篇對比文件無法結(jié)合，屬于存在相反的教導(dǎo)的情形，因此具有創(chuàng)造性。
此外，如果需要使用的技術(shù)特征將會(huì)使現(xiàn)有技術(shù)中的發(fā)明被改變得不適于實(shí)現(xiàn)它的目的，也可以認(rèn)為這樣的改變存在反向教導(dǎo)。例如，一種在醫(yī)療手術(shù)中使用的血液過濾裝置，其中，血液的入口和出口都位于過濾裝置的底部，氣孔位于過濾裝置的頂部。對比文件公開了一種液體過濾裝置，用于除去汽油和其他輕質(zhì)油中的污垢和水，入口和出口都在該裝置的頂部，在該裝置的底部設(shè)置有活塞，用于周期性地除去收集到的污垢和水。該對比文件還進(jìn)一步教導(dǎo)了，分離是通過重力輔助完成的。在這種情況下，將對比文件的裝置上下翻轉(zhuǎn)，該裝置就不能正常使用了，因?yàn)槠蛯⒃诹粼陧敳?，從出口流出的是需要被除去的污垢和水，而不是需要的汽油。也就是說，為了得到本發(fā)明的血液過濾裝置，需要將現(xiàn)有技術(shù)中的汽油過濾裝置改變得無法實(shí)現(xiàn)其原本的功能，這也是屬于相反的教導(dǎo)的一種情形。
在現(xiàn)有技術(shù)中尋找啟示或相反教導(dǎo)時(shí)，需要基于區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際所要解決的技術(shù)問題，判斷現(xiàn)有技術(shù)從整體上是否存在反向教導(dǎo)。在考慮現(xiàn)有技術(shù)是否存在相反的技術(shù)教導(dǎo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立足于本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識(shí)水平和認(rèn)知能力，從該現(xiàn)有技術(shù)的整體上進(jìn)行分析和判斷。對于作為現(xiàn)有技術(shù)的專利文件，背景技術(shù)中記載的技術(shù)缺陷本并不代表本領(lǐng)域技術(shù)人員必然存在此種客觀認(rèn)知，也不意味著本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)受限于與技術(shù)缺陷有關(guān)的內(nèi)容，不能從該現(xiàn)有技術(shù)得到相應(yīng)的技術(shù)啟示。而且即使記載了技術(shù)缺陷，還需要進(jìn)一步考慮該技術(shù)缺陷是否與區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際解決的技術(shù)問題以及技術(shù)啟示的認(rèn)定有關(guān)。
現(xiàn)有技術(shù)中存在反向教導(dǎo)的情況大致可總結(jié)為以下幾種：
1、克服了技術(shù)偏見。
如果技術(shù)方案與本領(lǐng)域被普遍認(rèn)可或?qū)Ρ任募信e的技術(shù)原理相悖，卻反而能取得很好的技術(shù)效果。例如，通常認(rèn)為導(dǎo)彈攜帶燃料更多，射程也會(huì)更長。而請求保護(hù)的技術(shù)方案恰恰減少了燃料，但達(dá)到的技術(shù)效果是增加射程。
2、最接近現(xiàn)有技術(shù)中明確指出利用該技術(shù)手段不能解決要求保護(hù)的技術(shù)方案實(shí)際要解決的技術(shù)問題。例如，現(xiàn)有技術(shù)中明確記載采用加壓的方法并不能加快化學(xué)反應(yīng)的速率，而請求保護(hù)的技術(shù)方案卻實(shí)際上采用加壓的方法大大提升了化學(xué)反應(yīng)的速率，因此現(xiàn)有技術(shù)公開的技術(shù)手段不能解決要求保護(hù)的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題，構(gòu)成反向教導(dǎo)。
但需要注意的是，隨著科技發(fā)展的日新月異，從前不能跨越的技術(shù)鴻溝不代表永遠(yuǎn)無法被克服，因此不能僅以對比文件中存在相反教導(dǎo)的文字記載作為創(chuàng)造性的爭辯依據(jù)，最好要以申請日時(shí)的技術(shù)發(fā)展水平去判斷增加了所述區(qū)別技術(shù)特征的技術(shù)方案能否實(shí)際解決相關(guān)的技術(shù)問題，進(jìn)而從客觀的角度判斷要求保護(hù)的技術(shù)方案是否具有創(chuàng)造性。
3、由于最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案所限定的結(jié)構(gòu)或原理而導(dǎo)致與區(qū)別技術(shù)特征相結(jié)合存在阻礙或?qū)嶋H無法實(shí)現(xiàn)。例如，對于一種用于檢查蒸汽發(fā)生器的檢查設(shè)備，解決的技術(shù)問題是：利用兩個(gè)磁性的探頭互相配合，不僅能夠從上方觀察通道區(qū)域中的阻塞，而且還能夠獲得在板入口處（即，次要回路中的流體的循環(huán)方向）阻塞的形狀的信息，能夠更準(zhǔn)確的估計(jì)可能導(dǎo)致的阻塞水平。作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的對比文件 1 公開了一種蒸汽發(fā)生器檢測設(shè)備，其中的永久磁鐵僅用于檢測隔板處是否存在磁鐵沉淀，而對比文件2所公開的清潔單元圍繞連接探針的管會(huì)使得磁力線作用的檢測結(jié)果受到影響，導(dǎo)致檢測設(shè)備功能受損。因此在面對對比文件1公開的清潔裝置時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員根本不會(huì)有動(dòng)機(jī)要通過對比文件2結(jié)合對比文件1來解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題，因?yàn)閷Ρ任募?中明確教導(dǎo)了對磁力線不利的技術(shù)方案。
最后，補(bǔ)充說明一點(diǎn)，筆者認(rèn)為目前的《專利審查指南》的“技術(shù)偏見”與反向教導(dǎo)并不完全相同，技術(shù)偏見應(yīng)當(dāng)是占有絕對優(yōu)勢的、被本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍相信的信息，而反向教導(dǎo)則不一定要達(dá)到被普遍接受的程度。此外，反向教導(dǎo)也不一定都是偏離客觀事實(shí)的認(rèn)識(shí)，例如還包括不能結(jié)合，或者由于當(dāng)時(shí)技術(shù)的限制而確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)的情況。因此，在反向教導(dǎo)并沒有達(dá)到技術(shù)偏見的程度時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意，要判斷現(xiàn)有技術(shù)在整體上是否存在啟示，反向教導(dǎo)是否足以使本領(lǐng)域技術(shù)人員不去考慮其他的可能性，不能輕易地根據(jù)相反的教導(dǎo)而忽視現(xiàn)有技術(shù)中其他的信息，認(rèn)為不存在啟示。
以上是筆者的一些個(gè)人經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，如有不妥之處，還請讀者批評指教。