文/北京集佳知識產權代理有限公司 魏宇婧
一、背景
2016年12月21日，TECNO TELECOM (HK) LIMITED向歐盟知識產權局提交了第016187023號“ 
”第09類商標注冊申請。2017年08月18日，英國公司PDJ (Shelf 7) Limited在前述商標初審公告期內基于名下第010118107號“TECNO”第09；36；37類在先歐盟注冊商標、援引《歐盟商標條例》第8(1)(b)條即混淆誤認條款對前述商標提出了異議。為此，將雙方商標和商品對比如下表：
2019年05月30日，歐盟知識產權局作出第B 2943820號異議裁定，認為爭議商標指定商品與引證商標注冊商品雖不完全相同，但多數(shù)商品性質相同，且在部分功能、銷售渠道和消費對象上存在重合，因此認定雙方商標在商品上高度類似；認為爭議商標中“ 
”字樣因描述商品特性而具有描述性且缺乏顯著性，爭議商標中顯著部分應為“
”字樣，與引證商標完全相同，因此認定雙方標識高度近似；在綜合考量“ ”字樣的影響的情況下，作出雙方商標共存可能引起混淆誤認可能性、進而駁回爭議商標注冊申請的異議裁定。
2019年09月27日，TECNO TELECOM (HK) LIMITED向歐盟知識產權局上訴委員會提交了復審申請，復審理由主要圍繞引證商標顯著性強弱展開，主張引證商標中“TECNO”字樣顯著性極弱，不應給予其過強保護，以致其他企業(yè)無法正當使用該字樣。2020年06月05日，上訴委員會作出第R1654/2019-5號復審裁定，認可TECNO TELECOM (HK) LIMITED提交的復審理由，因此作出了駁回異議申請、準予商標注冊的裁定。
二、點評
歐盟知識產權局上訴委員會在復審裁定中維持了雙方商標構成商品類似和標識近似的認定，但當分析和判斷混淆誤認可能性時，其接受了TECNO TELECOM (HK) LIMITED提交的復審理由，認可“TECNO”是歐盟相關消費群體可以理解的單詞“TECHNOLOGY/技術”的錯誤拼寫，進而認定引證商標顯著性極弱，因此阻止其他企業(yè)使用該字樣是不當?shù)?。加之，爭議商標各元素分布令雙方商標在整體外觀上并不近似，遂作出駁回異議申請、準予商標注冊的復審裁定。
本案特殊之處在于，針對“TECNO”字樣在歐盟相關消費群體中是否具有顯著性這一問題存在些許爭議，為避免因對引證商標提出無效相應給爭議商標顯著性認定帶來不利影響，TECNO TELECOM (HK) LIMITED無法通過對引證商標提出無效以消除其造成的注冊障礙。
因此我們另辟蹊徑選擇從引證商標顯著性強弱入手。眾所周知，顯著性問題不僅是一個有無的問題，也是一個程度強弱的問題。歐洲法院在Canon案（案號C-39/97）中明確指出，商標顯著性的強弱決定了其保護范圍的寬窄、保護力度的強弱。顯著性越強的商標，其相比于顯著性較弱的商標標識而言，保護范圍應當更廣、保護力度應當更強。而上訴委員會在TECHNO/ TECNOPRO案（案號R0462/2019-4）裁決中，也有筆墨提及顯著性極弱的標識應被允許由不同主體正當使用。具體到本案，根據(jù)上訴委員會在TEC HLIGHT/TECNOLIGHT案（案號R 1814 / 2012-1）裁決，“TECNO”可以意為“技術”，我們據(jù)此主張在先商標顯著性極弱，進而著重強調了雙方商標在整體外觀上存在的區(qū)別以及相關公眾注意力對于混淆誤認可能性的影響。
令人欣喜的是，上訴委員會在本案中相較前案突破性地闡明了在先商標顯著性較弱在混淆誤認可能性認定中產生的影響，提出當在先商標顯著性較弱時，不得僅因爭議商標包含在先商標便認定混淆誤認可能性存在，應當賦予不同主體正當使用該部分的自由，而在混淆誤認認定中應當更多關注包括標識、商品和相關公眾注意力等多種因素的影響。本案另一方面也警示商標權利人，弱顯著性商標即便在歐盟取得注冊保護，其保護強度和范圍也未必盡如人意。當然，任何商標顯著性的建立都是經(jīng)營者將商標和商品相聯(lián)系，并通過市場的反復使用而獲得和維護的。雖然商標申請注冊時顯著性較弱，企業(yè)仍可以通過長期、規(guī)范的使用和宣傳將其打造為強顯著性商標。商標不是天生的，而是市場作用和選擇的結果。
最后，爭議商標在歐盟先后經(jīng)歷了駁回復審、異議答辯、異議復審等多個階段，屢歷波折而最終取得有利裁定，筆者有幸代表集佳作為TECNO TELECOM (HK) LIMITED的國內律師，與外所律師對接、合作以共同克服爭議商標的前述阻礙。因此除上述專業(yè)交流外，也希望借此機會分享微末感想。當前，許多有意出海的國內企業(yè)已然意識到商標先行的必要性和重要性，但當商標出海遭遇挫折時，國內企業(yè)或因不熟悉當?shù)胤森h(huán)境而不知所措，或照搬國內案件處理經(jīng)驗卻應對失當。事實上，不同國家和地區(qū)在法規(guī)適用和審查實踐上千差萬別，海外商標爭議解決的路徑往往更加多樣，這不僅要求國內律師像海外律師一般精耕當?shù)胤ㄒ?guī)和實踐，也需要國內企業(yè)具備更強的判斷力和行動力。