文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王寶筠
一、對《專利審查指南》中方法技術(shù)特征相關(guān)規(guī)定內(nèi)容的分析
（一）有關(guān)“實用新型專利僅保護針對產(chǎn)品形狀、構(gòu)造提出的改進的技術(shù)方案”
應(yīng)該注意的是，此處所采用的表述是“僅保護”而非“保護僅”?！皟H保護”是對實用新型保護的客體對象的一個限制，這種“限制”所排除掉的是沒有對產(chǎn)品形狀、構(gòu)造提出改進的技術(shù)方案。這實際上說明，實用新型所保護的對象被限制于形狀、構(gòu)造提出改進的產(chǎn)品，而不能是其它類型的對象。此處的“僅保護”中的“僅”是針對保護對象而言的，而非針對產(chǎn)品這一保護對象中所具有的特征類型。認(rèn)為實用新型權(quán)利要求中不能具有方法特征的觀點，實際上是將上述對于客體對象的限制，錯誤地理解為是對對象中特征類型的限制，即，將上述規(guī)定錯誤的理解為“實用新型專利保護僅針對產(chǎn)品形狀、構(gòu)造提出的改進的技術(shù)方案”。
（二）有關(guān)“權(quán)利要求中可以使用已知方法的名稱限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造，但不得包含方法的步驟、工藝條件等”
上述內(nèi)容實質(zhì)上是對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造的表達方式的一種規(guī)定，其給出了正反兩方面的例子。正面的例子是允許采用已知方法的名稱來對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造來進行限定，而作為反面的例子，該規(guī)定所強調(diào)的是并不接受以方法的步驟、工藝條件等來限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造。這一反面的例子所針對的是對于產(chǎn)品形狀、構(gòu)造的限定方式，并非是規(guī)定實用新型權(quán)利要求中不能出現(xiàn)方法特征?；诖耍撘?guī)定應(yīng)被解讀為：在實用新型權(quán)利要求中，可以采用已知方法的名稱來以概括性的方式限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造，但不能以包含方法的步驟、工藝條件等方法的具體技術(shù)內(nèi)容的方式來限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造。
（三）有關(guān)“如果權(quán)利要求中既包括形狀、構(gòu)造特征，又包含對方法本身提出的改進，則不屬于實用新型專利保護的客體”
應(yīng)注意，此處對于“形狀、構(gòu)造”并未提及“改進”，而對于方法則提及其屬于“改進”，所針對的是這樣的一個場景：權(quán)利要求中的形狀、構(gòu)造特征并非是改進的特征，而存在改進的特征僅僅是方法特征。這樣的權(quán)利要求中，由于并不存在實用新型保護客體所要求的形狀、構(gòu)造的改進，因此，即使存在形狀、構(gòu)造特征這樣的“包裝”，也不應(yīng)認(rèn)為其符合實用新型保護客體的要求?！秾＠麑彶橹改稀返纳鲜鲆?guī)定，恰恰是針對此種特定“包裝”出的權(quán)利要求所進行的有針對性的規(guī)定。由此，對上述規(guī)定的解讀應(yīng)為：將那些以現(xiàn)有的產(chǎn)品特征為包裝，但僅具有方法特征改進的方案排除于實用新型保護客體之外。
?。ㄋ模秾＠麑彶橹改稀返纳鲜鲆?guī)定仍是在《專利法》第二條第三款規(guī)定下的具體解讀
實際上，《專利審查指南》中就實用新型保護客體的規(guī)定，是基于《專利法》第二條三款規(guī)定的細(xì)化解讀，這種細(xì)化解讀當(dāng)然應(yīng)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)而進行，而不應(yīng)被理解、解讀為在法律規(guī)定之外再對實用新型保護客體進行進一步的限制。
《專利法》第二條第三款中僅指明實用新型所保護的是產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合，并未就其中是否不能具備方法特征進行限制?！秾＠麑彶橹改稀肥且罁?jù)《專利法》所制定的部門規(guī)章，在《專利法》中都沒有規(guī)定實用新型保護的內(nèi)容中“僅”能具備針對形狀、構(gòu)造的改進的情況下，如果通過《專利審查指南》的規(guī)定反而就實用新型保護內(nèi)容加以上述“僅”的限制，則屬于超出了現(xiàn)行法律規(guī)定的認(rèn)識和做法，顯然是錯誤的。
綜上所述，不論是結(jié)合《專利法》第二條第三款的規(guī)定，還是《專利審查指南》中就實用新型保護客體判斷的具體規(guī)定，《專利法》所保護的實用新型都應(yīng)當(dāng)是一個具備產(chǎn)品形狀、構(gòu)造改進的技術(shù)方案，如果方案中并不具備這種類型的改進，那么，該方案并不屬于實用新型的保護客體；相反，如果方案中具備了產(chǎn)品形狀、構(gòu)造的改進，即使其權(quán)利要求中進一步具有方法的特征，該方案仍然符合實用新型保護客體的要求。
二、相關(guān)爭議
（一）有關(guān)實用新型保護客體的范圍是否會被放寬的問題
有觀點會認(rèn)為，允許實用新型權(quán)利要求中具有方法特征，將擴大實用新型保護客體所能涵蓋的特征類型，從而將方法的改進也囊括于實用新型保護客體之中。但事實并非如此。
首先，即使在實用新型的權(quán)利要求中存在方法特征，實用新型所保護的主題仍然是產(chǎn)品。允許實用新型權(quán)利要求中出現(xiàn)方法特征，只是對實用新型權(quán)利要求中除了產(chǎn)品形狀、構(gòu)造特征之外所能進一步出現(xiàn)的特征類型的一個澄清，并未就實用新型的保護主題進行改變。在實用新型保護客體在主題層面并未放寬至也可以保護方法的情況下，并不能得出允許實用新型權(quán)利要求中存在方法特征就擴大了實用新型保護客體所涵蓋的范圍的結(jié)論。
其次，對于實用新型的權(quán)利要求而言，其當(dāng)然應(yīng)當(dāng)具備形狀、構(gòu)造改進的特征，以此方能滿足實用新型保護客體的要求。即使允許在實用新型權(quán)利要求中具有方法特征，方法特征也是在具備形狀、構(gòu)造特征的基礎(chǔ)上所進一步具有的特征。上述“進一步具有”的關(guān)系，使得其所限定出的權(quán)利要求的保護范圍，仍是以具備形狀、構(gòu)造改進為基礎(chǔ)的保護范圍，并不會使得實用新型能夠保護一個純粹方法改進的技術(shù)方案。這只是在保護類型始終為形狀、構(gòu)造改進的產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，允許采用方法特征進行進一步限定從而限縮權(quán)利要求保護范圍而已，尚不構(gòu)成對于實用新型保護客體在類型上的進一步擴充。
（二）有關(guān)方法特征是否在不同階段被區(qū)分對待的問題
有觀點提出，如果允許方法特征寫入實用新型的權(quán)利要求中，那么，在權(quán)利要求中只寫入僅滿足新穎性要求的形狀、構(gòu)造特征，而實際上方法特征才是其滿足創(chuàng)造性要求的特征的實用新型專利，也將通過初審而獲得授權(quán)；而一旦進入無效程序、被質(zhì)疑創(chuàng)造性，這樣的實用新型則可以借助于方法特征維持權(quán)利有效。這相當(dāng)于間接通過實用新型來保護了僅是方法改進的技術(shù)方案。
還有觀點提出，針對實用新型權(quán)利要求中的方法特征，如果在審查階段被不予考慮，而在侵權(quán)判定階段卻將其作為對于保護范圍的限定予以考慮，這種前后的不一致可能造成對專利權(quán)人的不公平。
上述觀點實際上都關(guān)系到對于實用新型權(quán)利要求中方法特征的定性問題。這一定性問題可以從實用新型的保護客體的法律規(guī)定出發(fā)來進行分析。
不難發(fā)現(xiàn)，實用新型所保護的是針對產(chǎn)品形狀、構(gòu)造或其結(jié)合的改進，由此，不論是新穎性還是創(chuàng)造性的評判，都應(yīng)圍繞形狀、構(gòu)造這一類型來進行。針對上述第一個觀點，即使實用新型權(quán)利要求中的形狀、構(gòu)造能夠使其通過新穎性的審查從而使其獲得專利權(quán)，但當(dāng)其進入無效階段被質(zhì)疑創(chuàng)造性時，如果其形狀、構(gòu)造不足以滿足創(chuàng)造性的要求，此時，方法的改進是不應(yīng)被加以考慮的。原因在于，這一方法的改進本身并不屬于實用新型保護客體中所保護的改進類型，不應(yīng)是針對實用新型這一保護類型審查其是否存在改進時的考慮對象。
這類似于一些針對涉及智力活動規(guī)則的方案的創(chuàng)造性判斷。在涉及智力活動規(guī)則和方法的一些方案中，如果該方案和現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別僅僅在于智力活動規(guī)則本身，那么，在創(chuàng)造性的評判中會以該方案并未提供技術(shù)性貢獻為由，而對該區(qū)別不予考慮，這種“不予考慮”的原因在于這樣的區(qū)別并非是技術(shù)上的區(qū)別，即，并非是作為專利保護客體的技術(shù)方案所應(yīng)具備的“技術(shù)”上的區(qū)別。同樣，對于實用新型的創(chuàng)造性評判也可以類似方式來進行。如果在方案的創(chuàng)造性評判中，其和現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別僅僅在于方法特征，那么，由于這個特征并不屬于實用新型所保護的“形狀、構(gòu)造”方面的改進，因此，在以實用新型作為客體的這一大背景下，方法特征自然也不應(yīng)作為實用新型的改進而被加以考慮。由此，實際上僅僅是方法改進的方案，最終仍然無法通過創(chuàng)造性的審查，從而無法獲得實用新型專利權(quán)，這將使得申請人通過實用新型來實際保護僅僅是方法改進的方案的目標(biāo)無法實現(xiàn)。
由此又產(chǎn)生了第二個問題：在初審或確權(quán)過程中對于實用新型的方法特征不予考慮，而在專利侵權(quán)判定中卻要對方法特征加以考慮。但事實上，這樣的矛盾并不存在，原因在于所謂的“考慮”在上述兩個階段中的實際含義是不同的。
在審查階段的“不予考慮”，如前文所述，是對方法特征是否足以構(gòu)成貢獻的“考慮”，其是針對是否滿足“貢獻”這一屬性上的要求的判斷。這種判斷，并不會因為其不屬于“貢獻”從而否定相應(yīng)特征在權(quán)利要求中的存在。舉例來說，在創(chuàng)造性評判中，某一特征如果被對比文件公開，其不會被作為“貢獻”而被加以考慮，但這不意味著否認(rèn)該特征在權(quán)利要求中的存在。在實用新型的創(chuàng)造性評判中同樣如此。如果方法特征由于并非屬于形狀、構(gòu)造的改進而被不予考慮，這實際上是對其“貢獻”的否定，這種否定和基于對比文件的公開而對于特征在“貢獻”上的否定，從性質(zhì)上來說是一樣的。由此，在審查階段對于實用新型權(quán)利要求中方法特征的不予考慮，實際上并沒有否認(rèn)該特征在權(quán)利要求中的存在，這種“不予考慮”只是創(chuàng)造性評判中對“貢獻”有無的“不予考慮”，不是對特征存在與否的“不予考慮”。
而在專利侵權(quán)判定中，對實用新型中方法特征的“考慮”，則是對特征存在與否的考慮，其所考慮的是權(quán)利要求的公示性，對于權(quán)利要求中所具有的各個特征，都應(yīng)在確定保護范圍時予以考慮。基于之前的分析，在實用新型審查階段，對于方法特征的“不予考慮”并非是不考慮該特征存在，因此，侵權(quán)階段中對于該特征的考慮自然也就不構(gòu)成矛盾了。
某種意義上來說，實用新型審查階段對于方法特征的不予考慮，實際上是申請人本身應(yīng)該就保護類型選擇不當(dāng)所應(yīng)承擔(dān)的正常風(fēng)險。在實用新型保護客體已經(jīng)明確為針對產(chǎn)品形狀、構(gòu)造所提出的方案的情況下，申請人如果還想依賴于對方法的改進來獲得實用新型的權(quán)利，顯然是不恰當(dāng)?shù)模@種風(fēng)險應(yīng)該是基于其錯誤的認(rèn)識而應(yīng)由其自身承擔(dān)的。但這種風(fēng)險僅僅是方案是否提供了新穎性、創(chuàng)造性方面貢獻的授權(quán)風(fēng)險，而非是保護客體層面的授權(quán)風(fēng)險。如果申請人并非想基于方法特征的改進來獲得實用新型專利權(quán)，而是仍然基于產(chǎn)品形狀、構(gòu)造的改進來獲得專利權(quán)，那么，并不應(yīng)以申請人采用方法特征對實用新型保護范圍所進行的限定，而將該方案排除于實用新型的保護客體之外。
三、放寬實用新型保護客體的建議
結(jié)合實用新型保護的立法本意，以及當(dāng)前技術(shù)的發(fā)展、變化，實用新型的保護客體應(yīng)該予以放寬，而這種放寬可以通過對于產(chǎn)品的“形狀、構(gòu)造”定義的進一步擴展來得以實現(xiàn)。
具體而言，可以考慮將以計算機程序所實現(xiàn)的功能窗口納入到產(chǎn)品的“形狀”的定義中，而將多個功能窗口之間的相互功能聯(lián)系納入到產(chǎn)品的“構(gòu)造”定義中，從而將以計算機程序?qū)崿F(xiàn)的功能窗口集納入到實用新型所保護的“產(chǎn)品”范疇中，實現(xiàn)對于這種看得到、摸得著、更新迭代速度快、創(chuàng)造性高度不高但具有實用價值的小發(fā)明的保護。
筆者提出上述建議的出發(fā)點在于：
（一）實用新型制度的起源追溯
實用新型制度在某些國家（例如德國）的起源可以追溯到外觀設(shè)計。一些產(chǎn)品并非僅僅是基于美感的設(shè)計，其改變雖不能達到發(fā)明的創(chuàng)造性高度，但具有相當(dāng)?shù)膶嵱脙r值，實用新型便是針對這類產(chǎn)品的保護類型。
從實用新型可追溯至外觀設(shè)計的背景出發(fā)，考慮到我國已經(jīng)針對計算機圖形用戶界面（GUI）提供外觀設(shè)計保護，將計算機圖形用戶界面所包括的多個功能窗口集合納入實用新型保護的產(chǎn)品范疇，也是自然且可行的。應(yīng)該認(rèn)識到，GUI中所包括的功能窗口集，在有些情況下的設(shè)計出發(fā)點是技術(shù)功能的實現(xiàn)，而非出于美感所進行的設(shè)計。由此，基于實用新型對外觀設(shè)計在保護上的補充作用，有必要將那些GUI中出于功能考慮而非美感考慮所設(shè)計的功能窗口，也納入實用新型所保護的形狀、構(gòu)造范疇內(nèi)。
（二）GUI中功能窗口集符合實用新型的保護特點
相比于機械結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品而言，軟件產(chǎn)品的更新迭代速度更快，其在競爭的時效性要求上更高。因此，軟件產(chǎn)品對于快速保護有更高的需求，而這一需求恰恰是實用新型這一保護類型所能提供的。從實用新型授權(quán)快的特點出發(fā)，有必要針對軟件產(chǎn)品中的功能窗口集提供實用新型產(chǎn)品的保護。
實用新型的另一個特點在于其保護的是看得到、摸得著的產(chǎn)品。一方面，如前所述，實用新型源自對于外觀設(shè)計保護的補充；另一方面，公眾也可以基于對于對當(dāng)前可直觀感受到的產(chǎn)品的認(rèn)識，而對實用新型專利權(quán)到底是否有效做出自己的判斷?？梢哉f，實用新型“看得到、摸得著”的特點，使得其僅經(jīng)過初審即可獲得授權(quán)成為可能。軟件產(chǎn)品中的功能窗口當(dāng)然同樣具備上述的“看得到”的特點，其對于審查員、公眾來說都是直觀且易于感知的，從這個特點來說，將軟件產(chǎn)品中的功能窗口集納入實用新型的保護客體中，從審查以及公眾判斷的角度來說是可行的，不會和現(xiàn)行的實用新型審查標(biāo)準(zhǔn)相矛盾，也不會對公眾對于實用新型的權(quán)利穩(wěn)定性的認(rèn)知造成新的障礙。