文/北京市集佳律師事務(wù)所 戈曉美
技術(shù)開(kāi)發(fā)合同包括委托開(kāi)發(fā)合同和合作開(kāi)發(fā)合同，其標(biāo)的是指當(dāng)事人在訂立合同時(shí)尚未掌握的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新品種或者新材料及其系統(tǒng)，即新的技術(shù)成果。這些新的技術(shù)成果包括專(zhuān)利申請(qǐng)、專(zhuān)利、技術(shù)秘密、計(jì)算機(jī)軟件、集成電路布圖設(shè)計(jì)、植物新品種等。
由于在技術(shù)開(kāi)發(fā)合同訂立之初，所開(kāi)發(fā)的技術(shù)成果尚未產(chǎn)生，各合作方對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)多會(huì)采用各方共有、共同行使的約定。該約定看似公平合理、簡(jiǎn)單易行，且在合同訂立之初容易在各方之間達(dá)成合意，但在實(shí)踐中，共有權(quán)的實(shí)施、許可、轉(zhuǎn)讓、放棄、侵權(quán)糾紛的處理以及專(zhuān)利權(quán)的維護(hù)等方面容易產(chǎn)生爭(zhēng)議。
一、共有權(quán)利行使的一般規(guī)則
技術(shù)開(kāi)發(fā)合同的技術(shù)成果的歸屬及利益分配遵循意思自治及公平分享的原則，約定優(yōu)先，有約定的從其約定。對(duì)于沒(méi)有約定或者約定不明的情況，權(quán)利的行使規(guī)則可參考《民法典》第859-861條，《最高院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?020修正）》第20-21、46條，《專(zhuān)利法》第15條（新修《專(zhuān)利法》第14條）、《著作權(quán)法》第14條、《集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)條例實(shí)施細(xì)則》第10條等。根據(jù)這些法律法規(guī)，可將技術(shù)開(kāi)發(fā)合同產(chǎn)生的新的技術(shù)成果的權(quán)屬及利益分配規(guī)則歸納如下：
（一）關(guān)于專(zhuān)利申請(qǐng)
?。?）委托開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請(qǐng)專(zhuān)利的權(quán)利屬于研究開(kāi)發(fā)人；
?。?）合作開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請(qǐng)專(zhuān)利的權(quán)利屬于合作開(kāi)發(fā)的當(dāng)事人共有；
?。?）合作開(kāi)發(fā)的一方當(dāng)事人不同意申請(qǐng)專(zhuān)利的，其他各方不得申請(qǐng)專(zhuān)利。
（二）關(guān)于專(zhuān)利權(quán)的行使
（1）委托開(kāi)發(fā)的研究開(kāi)發(fā)人取得專(zhuān)利權(quán)的，委托人可以依法實(shí)施該專(zhuān)利；
（2）共有專(zhuān)利權(quán)人僅可單獨(dú)實(shí)施專(zhuān)利；
?。?）共有人一方如不具備獨(dú)立實(shí)施專(zhuān)利的條件，可給他人發(fā)放普通許可，許可使用費(fèi)應(yīng)在共有人之間分配；
?。?）共有專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)讓、獨(dú)占許可或排他許可、放棄應(yīng)當(dāng)取得全體共有人同意；
?。?）共有專(zhuān)利權(quán)的維護(hù)，包括專(zhuān)利申請(qǐng)的提交、年費(fèi)的按時(shí)繳納，以及授權(quán)后應(yīng)對(duì)可能的專(zhuān)利無(wú)效請(qǐng)求的答辯、專(zhuān)利權(quán)保護(hù)范圍的修改等事宜，應(yīng)當(dāng)取得全體共有人的同意；
?。?）共有人一方轉(zhuǎn)讓其共有權(quán)的，其他共有人優(yōu)選受讓。
（三）關(guān)于技術(shù)秘密成果
?。?）沒(méi)有明確約定時(shí)，可以補(bǔ)充協(xié)議；
?。?）不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同相關(guān)條款或交易習(xí)慣確定；
（3）仍不能確定歸屬時(shí)，當(dāng)事人可以不經(jīng)對(duì)方同意而自己使用技術(shù)秘密；
（4）合同當(dāng)事人如不具備獨(dú)立實(shí)施技術(shù)秘密的條件，可給他人發(fā)放普通使用許可的權(quán)利，并獨(dú)占所獲利益；
?。?）技術(shù)秘密成果的轉(zhuǎn)讓、獨(dú)占許可或排他許可，應(yīng)當(dāng)取得其他當(dāng)事人的同意或者追認(rèn)；
?。?）在向委托人交付開(kāi)發(fā)成果之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三人。
（四）關(guān)于軟件著作權(quán)等
軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)、植物新品種共有專(zhuān)有權(quán)的行使，與專(zhuān)利共有權(quán)類(lèi)似。
二、普通實(shí)施許可是否應(yīng)當(dāng)取得全體共有人的同意？
根據(jù)上述共有權(quán)行使的一般規(guī)則，共有權(quán)利人可以有條件地單獨(dú)行使權(quán)利：共有權(quán)的轉(zhuǎn)讓、獨(dú)占許可或者排他許可，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體共有人的一致同意；對(duì)于普通實(shí)施許可，則無(wú)須經(jīng)全體共有人協(xié)商一致，以下案例確定了解決普通實(shí)施許可未能協(xié)商一致導(dǎo)致糾紛時(shí)，應(yīng)當(dāng)參照“無(wú)正當(dāng)理由不得阻止原則”。
在史凈泉與魏翠蘭、楊郁文等侵害植物新品種權(quán)糾紛案件中，江蘇省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為：至于共有人對(duì)外發(fā)放普通實(shí)施許可是否必須經(jīng)全體共有人協(xié)商一致，相關(guān)規(guī)定并不十分清晰，《專(zhuān)利法》第十五條也只是規(guī)定有約定的從約定，沒(méi)有約定的，共有人可以普通許可方式許可他人實(shí)施該專(zhuān)利，而對(duì)于是否需要共有人協(xié)商一致并沒(méi)有作出規(guī)定。但值得關(guān)注的是，《著作權(quán)法實(shí)施條例》第九條規(guī)定：“合作作品不可以分割使用的，其著作權(quán)由各合作作者共同享有，通過(guò)協(xié)商一致行使；不能協(xié)商一致，又無(wú)正當(dāng)理由的，任何一方不得阻止他方行使除轉(zhuǎn)讓以外的其他權(quán)利，但是所得收益應(yīng)當(dāng)合理分配給所有合作作者。”該條款所確定的對(duì)作品共有權(quán)人行使共有權(quán)“無(wú)正當(dāng)理由不得阻止原則”，對(duì)于促使共有人協(xié)商行使共有權(quán)具有法律指引作用，可作為解決共有人對(duì)外發(fā)放普通實(shí)施許可未能協(xié)商一致所致糾紛時(shí)的法律參照。
誠(chéng)如本案判決書(shū)中所論述的，當(dāng)專(zhuān)有權(quán)處于共有狀態(tài)下，不同的許可方式在共有人之間會(huì)產(chǎn)生不同的影響。獨(dú)占實(shí)施許可將直接排除其他共有人的自行實(shí)施權(quán)及對(duì)外發(fā)放普通許可的權(quán)利；排他實(shí)施許可則直接排除其他共有人對(duì)外發(fā)放普通許可的權(quán)利，同時(shí)亦可能使是否已經(jīng)排除其他共有人的自行實(shí)施權(quán)產(chǎn)生爭(zhēng)議；普通實(shí)施許可盡管并不影響共有權(quán)人的自行實(shí)施以及對(duì)外發(fā)放普通許可，但亦有可能潛在地影響共有權(quán)人以專(zhuān)有權(quán)投資或與他人合作等實(shí)現(xiàn)更大收益的商業(yè)機(jī)會(huì)。由此可見(jiàn)，當(dāng)共有人許可他人實(shí)施專(zhuān)有權(quán)時(shí)，則無(wú)論采取何種性質(zhì)的許可，對(duì)其他共有人的利益都可能產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響或重要影響。因此，在共有人許可他人的情形下，將極易導(dǎo)致共有人之間以及共有人與被許可人之間實(shí)施權(quán)的沖突。
三、共有人一方單獨(dú)提起侵權(quán)訴訟是否應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體共有人同意？
針對(duì)侵權(quán)行為提起訴訟是專(zhuān)利共有人行使專(zhuān)利的必然需求，實(shí)踐中有以下幾種情形：
情形一：共有人一方明確授權(quán)另一方共有人單獨(dú)提起訴訟；
情形二：共有人一方明確表示放棄訴訟權(quán)利，另一方共有人單獨(dú)起訴；
情形三：共有人一方不同意訴訟又不放棄訴訟權(quán)利的，另一方共有人單獨(dú)起訴。
對(duì)于前兩種情形，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為，另一方的單獨(dú)起訴行為已經(jīng)得到了全體共有權(quán)人的一致同意，其具有訴訟的主體資格。第三種情形則較為復(fù)雜，現(xiàn)行法律法規(guī)尚未對(duì)其給出明確的答案。
（一）學(xué)理上的爭(zhēng)論
觀(guān)點(diǎn)一：非經(jīng)全體共有人同意，共有權(quán)利人一方不得單獨(dú)提起訴訟
持該觀(guān)點(diǎn)者主要有以下三個(gè)理由：
第一，根據(jù)《專(zhuān)利法》第15條，除單獨(dú)實(shí)施和以普通方式許可他人實(shí)施外，行使共有專(zhuān)利權(quán)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體共有人的同意。2019年12月國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《專(zhuān)利侵權(quán)糾紛行政裁決辦案指南》第二章“辦案程序”第一節(jié)“案件受理與審查”規(guī)定：“專(zhuān)利權(quán)糾紛有下列情形之一的，有關(guān)單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)共同參加案件的處理：（1）涉案專(zhuān)利權(quán)有2個(gè)以上專(zhuān)利權(quán)人的，全體共有專(zhuān)利權(quán)人為共同請(qǐng)求人，部分共有專(zhuān)利權(quán)人明確表示放棄有關(guān)實(shí)體權(quán)利的除外?！?對(duì)侵犯專(zhuān)利權(quán)的行為進(jìn)行起訴是行使專(zhuān)利權(quán)的基本方式，因此，共有專(zhuān)利權(quán)人單獨(dú)提起專(zhuān)利訴訟，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體共有人同意。
第二，共有權(quán)利人行使的是專(zhuān)利權(quán)整體，共有人一方單獨(dú)提起的侵權(quán)訴訟將直接或者間接地對(duì)共有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。例如，在專(zhuān)利侵權(quán)訴訟中，原告的舉證能力是否足夠，訴訟準(zhǔn)備是否充分，均將對(duì)侵權(quán)訴訟中侵權(quán)與否以及所能夠獲得的損害賠償金具有重要影響。另外，針對(duì)專(zhuān)利侵權(quán)訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，是侵權(quán)訴訟中被訴侵權(quán)人通常會(huì)采取的反制手段。如果被訴侵權(quán)人對(duì)共有專(zhuān)利權(quán)的效力提出挑戰(zhàn)，則有可能威脅其他專(zhuān)利權(quán)共有人的利益，而其他共有人將不得不支付相應(yīng)的訴訟成本和時(shí)間成本進(jìn)行專(zhuān)利無(wú)效答辯。
第三，如果允許共有人單獨(dú)啟動(dòng)侵權(quán)訴訟，則有可能出現(xiàn)多個(gè)共有人分別在不同法院針對(duì)同一侵權(quán)行為提起多個(gè)侵權(quán)訴訟案件，最直接的后果是：同一被訴侵權(quán)人因同一侵權(quán)行為受到多次追訴，多次承擔(dān)賠償責(zé)任，這可能導(dǎo)致同案不同判以及司法資源浪費(fèi)的問(wèn)題。另外，由于目前對(duì)于損害賠償尚無(wú)法做到精確計(jì)算，在較多地適用法定賠償?shù)那闆r下，允許共有權(quán)人單獨(dú)啟動(dòng)侵權(quán)訴訟還會(huì)導(dǎo)致重復(fù)賠償?shù)膯?wèn)題。
觀(guān)點(diǎn)二：即便未取得共有人一致同意，部分共有專(zhuān)利權(quán)人仍有權(quán)單獨(dú)提起侵權(quán)訴訟。
持該觀(guān)點(diǎn)者主要有以下三個(gè)理由：
第一，共有制度沒(méi)有限制共有人單獨(dú)提起侵權(quán)訴訟?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第72條規(guī)定：“共有財(cái)產(chǎn)權(quán)受到他人侵害，部分共有權(quán)人起訴的，其他共有權(quán)人為共同訴訟人?！痹趥鹘y(tǒng)民法領(lǐng)域，各共有人平等地對(duì)共有物享受權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，共同共有人的權(quán)利及于整個(gè)共有財(cái)產(chǎn)，行使全部共有權(quán)。當(dāng)共有物受到第三方妨礙時(shí)，各共有人均可代表全體共有人提起物上請(qǐng)求權(quán)以排除妨害。共有制度沒(méi)有限制共有人單獨(dú)提起侵權(quán)訴訟。
第二，專(zhuān)利共有人提起的侵權(quán)訴訟不是必要共同訴訟。由于客體的無(wú)形性，專(zhuān)利共有人單獨(dú)提起訴訟時(shí)并不存在不可分割的利益，因而沒(méi)必要強(qiáng)求專(zhuān)利共有人全體必須共同實(shí)施訴訟行為。
第三，部分共有人針對(duì)侵權(quán)行為單獨(dú)提起訴訟，不會(huì)妨礙其他共有人的合法權(quán)益。比如要求侵權(quán)人停止侵權(quán)行為，反而有利于所有共有人對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的實(shí)施和保護(hù)；至于侵權(quán)損害賠償金，只要在其他共有人之間進(jìn)行利益分配即可。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第七十四條【1】的規(guī)定，在部分共有人單獨(dú)起訴時(shí)，人民法院應(yīng)當(dāng)通知其他當(dāng)事人參加訴訟，當(dāng)事人明確表示放棄實(shí)體權(quán)利的，可以不予追加。如此將能夠避免觀(guān)點(diǎn)1提到的同案不同判、重復(fù)賠償?shù)人痉ㄙY源浪費(fèi)問(wèn)題。
（二）司法及行政實(shí)務(wù)操作上的處理
案例一：在深圳市漢家科技有限公司與深圳市富立足科技有限公司侵害外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利權(quán)糾紛一案中，深圳市中級(jí)人民法院一審[（2018）粵03民初3626號(hào)]認(rèn)為：“深圳市漢家科技有限公司……其作為涉案專(zhuān)利的共有權(quán)人，在提起本案訴訟之前，并未與另一共有權(quán)人達(dá)成合意。依據(jù)《專(zhuān)利法》第十五條第二款之規(guī)定，原告訴訟主體并不適格，對(duì)其起訴依法應(yīng)予駁回?！钡珡V東省高級(jí)人民法院二審[（2020）粵民終999號(hào)]糾正了這一觀(guān)點(diǎn)，其認(rèn)為：“原審法院認(rèn)定原告訴訟主體不適格，裁定駁回深圳市漢家科技有限公司的起訴結(jié)果正確，但依據(jù)《專(zhuān)利法》第十五條第二款之規(guī)定，屬于適用法律錯(cuò)誤，本院予以糾正。《專(zhuān)利法》是實(shí)體法，其第十五條第二款之規(guī)定不能限制專(zhuān)利權(quán)共有人單獨(dú)提起侵權(quán)訴訟的權(quán)利。訴訟主體是否適格，應(yīng)根據(jù)《民事訴訟法》第一百一十九條【2】的規(guī)定予以審查?！?/p>
案例二：在北京冠圖信息技術(shù)有限公司分別針對(duì)搜狗公司、百度公司以及高德公司提出的涉及“內(nèi)嵌于移動(dòng)終端的手機(jī)地圖移動(dòng)終端平臺(tái)”發(fā)明專(zhuān)利侵權(quán)糾紛處理請(qǐng)求中，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司與北京冠圖信息技術(shù)有限公司為涉案發(fā)明專(zhuān)利的共同專(zhuān)利權(quán)人。該案中，北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局向中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司發(fā)出追加第三人通知書(shū)等文件。第三人中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司最終缺席審理，但不影響北京知產(chǎn)局作出相關(guān)處理決定。
四、總結(jié)
本文討論了共有權(quán)利行使的一般規(guī)則，共有權(quán)的轉(zhuǎn)讓、獨(dú)占實(shí)施許可或排他實(shí)施許可均必須經(jīng)過(guò)全體共有人的一致同意，而對(duì)于普通實(shí)施許可則無(wú)正當(dāng)理由不得阻止，或者說(shuō)，共有人可以在一方不同意的情況下實(shí)施普通許可，加之共有權(quán)人可以單獨(dú)行使訴權(quán)，在共有權(quán)許可的情形下，將容易導(dǎo)致共有人與被許可人之間實(shí)施權(quán)的沖突。
基于此，在涉及共有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利行使中，筆者提出如下幾點(diǎn)提示：
第一，約定優(yōu)先，盡量在訂立合同之初對(duì)后續(xù)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行清楚完整的約定；
第二，明確約定普通實(shí)施許可是否需要經(jīng)過(guò)其他共有人的同意，或者至少應(yīng)當(dāng)通知獲得普通實(shí)施許可的被許可人相關(guān)信息；
第三，明確約定獨(dú)占、排他或者普通許可費(fèi)的分配規(guī)則等；
第四，在共有人一方單獨(dú)起訴時(shí)，首先需要核查與其他共有人是否就起訴維權(quán)進(jìn)行過(guò)單獨(dú)約定；如沒(méi)有特殊約定，則需要詢(xún)問(wèn)其他共有人是否同意啟動(dòng)訴訟；
第五，建議對(duì)于共有專(zhuān)利權(quán)維護(hù)的各具體事宜，應(yīng)作出明確的分工和安排。如果僅僅概括地約定共同行使，則在實(shí)際操作中有可能會(huì)產(chǎn)生混亂，甚至導(dǎo)致貽誤重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
注釋
【1】《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第七十四條：人民法院追加共同訴訟的當(dāng)事人時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知其他當(dāng)事人。應(yīng)當(dāng)追加的原告，已明確表示放棄實(shí)體權(quán)利的，可不予追加；既不愿意參加訴訟，又不放棄實(shí)體權(quán)利的，仍應(yīng)追加為共同原告，其不參加訴訟，不影響人民法院對(duì)案件的審理和依法作出判決。
【2】《民事訴訟法》第119條規(guī)定，起訴必須符合下列條件：（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由；（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。