文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋
世界范圍內(nèi)的商標(biāo)布局是企業(yè)和品牌在發(fā)展過(guò)程中不可繞過(guò)的一個(gè)話題。企業(yè)在品牌發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于品牌標(biāo)志的選擇，往往會(huì)面臨在商業(yè)領(lǐng)域的易傳播度和商標(biāo)保護(hù)領(lǐng)域的弱顯著性之間的矛盾，難以取舍；或是以弱顯著性標(biāo)識(shí)為品牌，且已經(jīng)發(fā)展到一定程度，則難以承擔(dān)舍棄弱顯著性標(biāo)識(shí)帶來(lái)的損失。在這種情況下，弱顯著性商標(biāo)如何成功取得注冊(cè)對(duì)企業(yè)的商標(biāo)布局乃至后續(xù)的市場(chǎng)覆蓋、商標(biāo)維權(quán)均起到至關(guān)重要的作用。本文選取在國(guó)際貿(mào)易中中國(guó)企業(yè)最常往來(lái)的發(fā)達(dá)國(guó)家之一——美國(guó)為例，通過(guò)解析弱顯著性商標(biāo)的相應(yīng)理論和在美注冊(cè)過(guò)程，期盼給廣大中國(guó)企業(yè)提供解決弱顯著性商標(biāo)注冊(cè)困境的思路。
一、美國(guó)對(duì)商標(biāo)顯著性的劃分
美國(guó)理論界將商標(biāo)做強(qiáng)顯著性商標(biāo)（strong mark）和弱顯著性商標(biāo)（weak mark）的區(qū)分，只有強(qiáng)商標(biāo)才能獲得聯(lián)邦注冊(cè)，即只有商標(biāo)本身具有顯著性或者商標(biāo)所有人證明其商標(biāo)通過(guò)長(zhǎng)期使用已取得第二含義（secondary meaning），該商標(biāo)才可能獲得在主注冊(cè)簿（Principal Register）上的注冊(cè)。強(qiáng)商標(biāo)包括三種即臆造性商標(biāo)（fanciful marks）、任意性商標(biāo)（arbitrary marks）和暗示性商標(biāo)（suggestive marks）。以文字商標(biāo)為例，臆造性商標(biāo)，是指構(gòu)成商標(biāo)的單詞或者字母組合在詞典上沒(méi)有任何含義；任意性商標(biāo)，是指構(gòu)成商標(biāo)的單詞或者單詞組合在詞典上有固定含義，但與其指定的商品或者服務(wù)無(wú)關(guān)；暗示性商標(biāo)，是指對(duì)其使用商品的性質(zhì)或者質(zhì)量具有影射或者暗示作用的商標(biāo)。弱顯著性商標(biāo)則簡(jiǎn)單區(qū)分為描述性商標(biāo)（descriptive marks）和其他（如地名、姓氏、行業(yè)術(shù)語(yǔ)）。
本文中所提及的弱顯著性商標(biāo)，僅針對(duì)描述性商標(biāo)（descriptive marks），即使用在商品或服務(wù)上，直接描述了其使用商品/服務(wù)的功能、質(zhì)量、成份等特點(diǎn)或服務(wù)的性質(zhì)。如“Power”使用在電源商品上，“Daily”使用在報(bào)紙雜志上等。
在實(shí)際審查中，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（USPTO）的審查員通常采用美國(guó)商標(biāo)法上規(guī)定的“固有顯著性”（inherently distinctive）和“僅具有描述性”（merely descriptive）、“僅傳遞信息”（merely informational）等術(shù)語(yǔ)來(lái)，針對(duì)不同顯著性的商標(biāo)采取不同的審查標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)上述弱顯著性商標(biāo)，以“僅具有描述性”（merely descriptive）、“僅傳遞信息”（merely informational）兩種標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別對(duì)待。
二、弱顯著性商標(biāo)在美注冊(cè)的可行性
依據(jù)美國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法（頒布于1946年的《蘭哈姆法》），美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局將注冊(cè)簿分為：主簿（Principal Register）和副?。⊿upplemental Register）。主薄注冊(cè)在效果上大致與中國(guó)國(guó)內(nèi)的商標(biāo)注冊(cè)相近，如商標(biāo)注冊(cè)后即享有專(zhuān)有權(quán)，商標(biāo)申請(qǐng)將經(jīng)歷公告程序和異議期等。副簿注冊(cè)則為僅具有描述性但能區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的商標(biāo)提供了注冊(cè)的可能，但商標(biāo)僅在副薄注冊(cè)并不能真正享受聯(lián)邦商標(biāo)法的保護(hù)，即不具有實(shí)質(zhì)的商標(biāo)專(zhuān)有權(quán)，需在通過(guò)連續(xù)長(zhǎng)期的使用獲得顯著性后方可重新申請(qǐng)主薄注冊(cè)。
1、副簿注冊(cè)的基本要求
副簿注冊(cè)僅限于基于實(shí)際使用、及原屬?lài)?guó)注冊(cè)（即申請(qǐng)注冊(cè)基礎(chǔ)為1(a)或44(e)）而提交的美國(guó)單一申請(qǐng)商標(biāo)，即，通過(guò)馬德里國(guó)際注冊(cè)指定的商標(biāo)和基于打算使用而申請(qǐng)的商標(biāo)（即申請(qǐng)注冊(cè)基礎(chǔ)為66（a）和1（b））無(wú)法在副簿注冊(cè)。
通常，副簿注冊(cè)的商標(biāo)申請(qǐng)由主簿注冊(cè)的商標(biāo)申請(qǐng)修改而來(lái)。當(dāng)審查員以商標(biāo)缺乏顯著性為由駁回主簿注冊(cè)的注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，如果審查員認(rèn)為該商標(biāo)能夠區(qū)分商品和服務(wù)來(lái)源，就會(huì)允許申請(qǐng)人將主簿注冊(cè)的申請(qǐng)修改為副簿注冊(cè)的申請(qǐng)。需注意的是，能夠進(jìn)行副簿注冊(cè)的商標(biāo)一定要“能夠區(qū)分商品和服務(wù)來(lái)源”，因此，被審查員認(rèn)定“僅傳遞信息”（merely informational）的商標(biāo)，會(huì)被認(rèn)為無(wú)法區(qū)分商品和服務(wù)來(lái)源，亦不能通過(guò)長(zhǎng)期使用獲得顯著性，故不能轉(zhuǎn)為副簿注冊(cè)，部分標(biāo)語(yǔ)性質(zhì)的商標(biāo)會(huì)被認(rèn)為“僅傳遞信息”（merely informational），如“3 dollars”、“King Size”等。
2、副簿注冊(cè)的后續(xù)影響
弱顯著性的商標(biāo)在美國(guó)申請(qǐng)之時(shí)如遇審查員基于“僅具有描述性”（merely descriptive）下發(fā)缺顯駁回，如申請(qǐng)人的商標(biāo)在美沒(méi)有長(zhǎng)期大量的使用，無(wú)法通過(guò)提交使用證據(jù)證明商標(biāo)獲得第二含義（secondary meaning）從而獲得顯著性的，僅以爭(zhēng)辯商標(biāo)具有顯著性的方式答復(fù)審查員將會(huì)消耗申請(qǐng)人大量的時(shí)間和金錢(qián)成本，且存在較大難度，爭(zhēng)辯成功把握低。此時(shí)為最低限度的保留商標(biāo)權(quán)利，申請(qǐng)人可以選擇修改為副簿注冊(cè)，且具有下述優(yōu)點(diǎn)：（1）在副簿注冊(cè)的申請(qǐng)商標(biāo)，不存在注冊(cè)前的公告程序，一旦商標(biāo)申請(qǐng)改為副簿注冊(cè)被核準(zhǔn)，該商標(biāo)將被獲準(zhǔn)注冊(cè)，即一定程度上避免了被第三人異議的風(fēng)險(xiǎn)，可以相對(duì)快速的獲得注冊(cè)。（2）副簿注冊(cè)后商標(biāo)信息將存在于聯(lián)邦數(shù)據(jù)庫(kù)中，可以阻擋后續(xù)的近似商標(biāo)在類(lèi)似商品上的注冊(cè)。（3）注冊(cè)人可使用?標(biāo)記及其他注冊(cè)標(biāo)記，即可以以注冊(cè)商標(biāo)的形式在市場(chǎng)中使用，以發(fā)展品牌知名度，積累使用證據(jù)。（4）可幫助該商標(biāo)在其他國(guó)家或地區(qū)獲準(zhǔn)注冊(cè)或獲得優(yōu)先權(quán)。
相比于主簿注冊(cè)，副簿注冊(cè)的缺點(diǎn)也較為突出，主要有如下兩點(diǎn)：（1）無(wú)法獲得“不可爭(zhēng)辯性(incontestability)”。主簿注冊(cè)的商標(biāo)注冊(cè)后5-6年提交使用證據(jù)時(shí)通常會(huì)主張商標(biāo)具有“不可爭(zhēng)辯性”，即他人無(wú)法再因?yàn)槿狈︼@著性或與在先商標(biāo)沖突要求撤銷(xiāo)該商標(biāo)的注冊(cè)。但副簿注冊(cè)無(wú)法獲得“不可爭(zhēng)辯性”。也就是說(shuō)，他人隨時(shí)可以對(duì)副簿注冊(cè)的商標(biāo)提出挑戰(zhàn)，如果證據(jù)充分，該副簿注冊(cè)的商標(biāo)則可能被撤銷(xiāo)。（2）此外，需要提請(qǐng)企業(yè)注意的是，根據(jù)亞馬遜品牌備案的規(guī)定，副簿注冊(cè)商標(biāo)無(wú)法在平臺(tái)申請(qǐng)備案。因此，想注冊(cè)美國(guó)商標(biāo)進(jìn)行亞馬遜品牌備案的企業(yè)仍需申請(qǐng)商標(biāo)主簿注冊(cè)。
當(dāng)然，申請(qǐng)副簿注冊(cè)的商標(biāo)在注冊(cè)滿(mǎn)5年后，如積累足夠使用證據(jù)，能夠證明商標(biāo)通過(guò)使用獲得第二含義的，則可以重新申請(qǐng)主薄注冊(cè)。因此對(duì)于本身在主簿注冊(cè)成功把握不大的弱顯著性商標(biāo)，在申請(qǐng)之時(shí)注意以相應(yīng)的申請(qǐng)基礎(chǔ)提交，遇到駁回后及時(shí)轉(zhuǎn)為副簿注冊(cè)以爭(zhēng)取時(shí)間積累使用證據(jù)，不失為過(guò)渡期的一種好方法。