文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋 黃莎莎
【系列導(dǎo)讀語】
2021年11月，中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局制定了新一版的《商標(biāo)審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經(jīng)成為商標(biāo)審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國(guó)企業(yè)及出口商標(biāo)代理人更好的了解作為中國(guó)第一大貿(mào)易國(guó)——美國(guó)的商標(biāo)審查制度，“集佳”現(xiàn)推出《美國(guó)商標(biāo)審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對(duì)該指南詳細(xì)的介紹、中美制度的對(duì)比，讓中國(guó)企業(yè)和商標(biāo)代理人更加全面深入的了解美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)保護(hù)制度。
商標(biāo)的使用是商標(biāo)權(quán)利得以存續(xù)的基礎(chǔ)。中國(guó)《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定，商標(biāo)的使用是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為?！睹绹?guó)商標(biāo)審查指南》（以下簡(jiǎn)稱“審查指南”）第900章也詳細(xì)規(guī)定了商標(biāo)商業(yè)使用定義、使用日期的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)使用證據(jù)的要求等。本文旨在通過對(duì)美國(guó)商標(biāo)使用證據(jù)審查的解讀，幫助中國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)人初步了解美國(guó)商標(biāo)的證據(jù)審查要求，以便在獲得權(quán)利和維持權(quán)利階段順利地滿足美國(guó)專利商標(biāo)局的要求。
一、商標(biāo)的商業(yè)使用（Use in Commerce）概述
1、商業(yè)使用的定義
美國(guó)《商標(biāo)法》第45條對(duì)“商業(yè)使用Use in Commerce”定義如下：
“商業(yè)使用”是指商標(biāo)在普通貿(mào)易中（the ordinary course of trade）的善意使用（bona fide use），而不僅僅是為了保留商標(biāo)權(quán)利的使用?；谇笆觯虡?biāo)在商品或服務(wù)上的使用體現(xiàn)為：
（1）商品上：
商標(biāo)需用于商品、商品包裝或者與之相關(guān)的展示物上或附于商品的標(biāo)簽上，如商品的性質(zhì)導(dǎo)致商標(biāo)無法體現(xiàn)在商品上，則可用于與商品或銷售相關(guān)的文件上；同時(shí)，相應(yīng)的商品需在商業(yè)上進(jìn)行銷售或運(yùn)輸。
（2）服務(wù)上：
商標(biāo)在服務(wù)的商業(yè)銷售或廣告中使用或展示，服務(wù)可以在美國(guó)多個(gè)州或美國(guó)和外國(guó)之間提供，且服務(wù)提供者從事與服務(wù)相關(guān)的商業(yè)活動(dòng)。
對(duì)于何為普通貿(mào)易中的善意使用，不同行業(yè)可能存在不同的情況，比如，對(duì)于奢侈品或季節(jié)性產(chǎn)品行業(yè)來說，階段性銷售是其正常的貿(mào)易過程；同樣，對(duì)于售賣罕見病藥物的制藥公司來說，即使正常貿(mào)易中，銷售額也相對(duì)較少，而該公司在聯(lián)邦批準(zhǔn)過程中向臨床研究人員發(fā)貨也屬于其正常貿(mào)易過程。因此，對(duì)于“普通貿(mào)易中的善意使用”的界定，審查指南規(guī)定了以下幾點(diǎn)考慮因素：（1）使用的數(shù)量；（2）交易的性質(zhì)和質(zhì)量；（3）是否構(gòu)成對(duì)應(yīng)行業(yè)中的典型使用。
2、“商業(yè)（Commerce）”的范圍
美國(guó)聯(lián)邦商標(biāo)所對(duì)應(yīng)的商業(yè)使用中“商業(yè)”的范圍是指受美國(guó)國(guó)會(huì)監(jiān)管的商業(yè)，其商業(yè)類型包括美國(guó)各州之間、美國(guó)境內(nèi)以及美國(guó)和外國(guó)之間的商業(yè)貿(mào)易。
需注意的是，如果商品或服務(wù)未在美國(guó)銷售或提供，則美國(guó)國(guó)會(huì)無權(quán)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)管。因此，在外國(guó)使用商標(biāo)不會(huì)在美國(guó)產(chǎn)生權(quán)利，不被視為“商業(yè)使用”。作為例外，通過互聯(lián)網(wǎng)提供的服務(wù)，因可以被美國(guó)和國(guó)際用戶訪問，視為屬于商業(yè)使用【1】。
通常情況下，申請(qǐng)人在提供證據(jù)時(shí)無需說明商業(yè)使用的類型，美國(guó)專利商標(biāo)局（以下稱“USPTO”）假定申請(qǐng)人聲明的商業(yè)使用即符合上述美國(guó)商業(yè)范圍，除非證據(jù)中存在相互矛盾的情況。
二、使用日期（Dates of Use）
美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)凇皩?shí)際使用Actual useSection 1（a）”或“意圖使用Intent-to-Use Section 1（b）”為基礎(chǔ)時(shí)，在進(jìn)行使用聲明和提供使用證據(jù)（Specimen）的同時(shí)，均需提供具體的商標(biāo)最早使用日期。其中，“實(shí)際使用”為基礎(chǔ)需要在申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)同時(shí)提供，而“意圖使用”為基礎(chǔ)在申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)無需提供，在商標(biāo)下發(fā)核準(zhǔn)通知（Notice of Allowance），正式注冊(cè)之前提供。
最早使用日期分為最早商業(yè)使用日期（Date of First Use in Commerce）和世界任一地方最早使用日期（Date of First Use Anywhere）。世界任一地方最早使用日期是指在世界范圍內(nèi)使用該商標(biāo)的商品在首次銷售或運(yùn)輸，或使用該商標(biāo)的服務(wù)首次提供的日期；最早商業(yè)使用日期是指在美國(guó)國(guó)會(huì)依法監(jiān)管的商業(yè)范圍內(nèi)的最早使用日期。
提交使用證據(jù)時(shí)，需一并簽署聲明（applicant'sverified statement）。因此，各相關(guān)日期間的順序應(yīng)為：“世界任一地方最早使用日期”——“美國(guó)最早使用日期”——“文件簽署日期”——“提交證據(jù)的日期”。前述日期之間為等于或早于的關(guān)系。如申請(qǐng)人需對(duì)已提交的最早使用日期進(jìn)行修改，需遵循上述時(shí)間順序，對(duì)于“實(shí)際使用”為基礎(chǔ)的申請(qǐng)修改后的最早使用日期不得晚于商標(biāo)申請(qǐng)日，“意圖使用”為基礎(chǔ)的申請(qǐng)不得晚于“提交證據(jù)的日期”。
三、商標(biāo)注冊(cè)前使用證據(jù)（Specimens）的審查
1、使用證據(jù)數(shù)量與類型的要求
對(duì)于以“實(shí)際使用”或“意圖使用”為基礎(chǔ)提交的新申請(qǐng)，即使每個(gè)類別下指定了多個(gè)商品/服務(wù)，通常僅提供一項(xiàng)商品/服務(wù)的證據(jù)即可滿足注冊(cè)前的證據(jù)要求，且在指明具體對(duì)應(yīng)類別的情況下，一份證據(jù)可用于多個(gè)類別，但如審查員為了適當(dāng)審查有額外的合理需要，如當(dāng)商品/服務(wù)表述的范圍很廣或包含不相關(guān)的商品/服務(wù)時(shí)，可以要求申請(qǐng)人提供額外證據(jù)。
使用證據(jù)必須體現(xiàn)出商標(biāo)和商品/服務(wù)間的直接聯(lián)系，且進(jìn)行了商業(yè)銷售/運(yùn)輸。尚未進(jìn)行商業(yè)銷售/運(yùn)輸?shù)淖C據(jù)不可接受，如網(wǎng)頁預(yù)售訂單頁、商品/服務(wù)預(yù)售宣傳材料、測(cè)試性網(wǎng)站截圖等。
2、常見的證據(jù)形式
（1）標(biāo)簽、吊牌（Labels、Tags）：大部分情況下，需提供貼在商品上的帶有商標(biāo)的標(biāo)簽或吊牌的商品照片（如圖1）。如僅為單獨(dú)的標(biāo)簽，但標(biāo)簽上除商標(biāo)外還包括商業(yè)上使用的該類商品的標(biāo)簽或吊牌上通常出現(xiàn)的信息，如凈重、體積、UPC條形碼、內(nèi)容物或成分清單，能夠明確區(qū)分商品的，則也可作為證據(jù)。但僅為設(shè)計(jì)稿或像是插圖的標(biāo)簽或吊牌本身無法證明商業(yè)使用，則不被接受。
?。?）印鑒（Stamping）：商標(biāo)可以被印在商品上，如鋼印、墨印等；也可以用模版涂抹在商品上（如圖2）。
?。?）商業(yè)包裝（Commercial Packaging）：在特定商品的正常商業(yè)包裝上展示商標(biāo)是可以作為證據(jù)被接受，如運(yùn)輸容器（如圖3）。
?。?）與商品相關(guān)的展示（on a display associated with the goods）：如條幅、貨架上的標(biāo)語、櫥窗展示、菜單等顯示與商品直接相關(guān)的商標(biāo)使用的類似裝置。需滿足（a）與商品直接相關(guān)的商標(biāo)使用，以及（b）這種使用必須具有銷售點(diǎn)（point-of-sale）的性質(zhì)。展示必須是為了吸引購買者和潛在購買者的注意，作為銷售的誘因。
而對(duì)于其他材料，如廣告通告和小冊(cè)子、價(jià)格表、公告、新聞稿、貿(mào)易目錄中的列表、名片，以及出現(xiàn)在搜索引擎結(jié)果頁或社交媒體中的在線廣告橫幅等廣告材料，其本身不能作為使用證據(jù)被接受，除非其滿足上述要求并構(gòu)成“與商品相關(guān)的展示”。
通常情況下，審查員會(huì)從以下三個(gè)方面來審查此類材料是否能夠構(gòu)成“與商品相關(guān)的展示”：
A.是否包含商品圖片或充分的文字描述；
B.是否顯示了與商品相關(guān)的商標(biāo)；
C.是否包括訂購信息（訂購單、訂購電話、郵寄地址、訂購用電子郵件、購物車按鍵等）。
如聯(lián)系信息僅是在公司聯(lián)系方式處作為一般信息顯示，如contact us“聯(lián)系我們”【2】，click here for more information“點(diǎn)擊這里獲取更多信息”【3】，則不視為是訂購信息，不具有銷售點(diǎn)性質(zhì)。
同理，電子“展示”在滿足上述三點(diǎn)要求的情況下也可以被接受，如網(wǎng)頁形式的展示（如圖4）。需注意的是，當(dāng)商標(biāo)僅作為網(wǎng)站的URL、互聯(lián)網(wǎng)地址或域名的一部分出現(xiàn)在計(jì)算機(jī)瀏覽器區(qū)域時(shí)，不被視為合格的使用證據(jù)，因消費(fèi)者不會(huì)將其作為商品/服務(wù)的來源識(shí)別。此外，所有的網(wǎng)頁證據(jù)均需要同時(shí)提供URL地址和訪問/打印日期，以便進(jìn)行核實(shí)。
?。?）與商品或銷售相關(guān)的文件：如上述“商業(yè)使用”定義中所述，若商品的性質(zhì)導(dǎo)致商標(biāo)無法體現(xiàn)在商品上，將商標(biāo)用于與商品或銷售相關(guān)的文件上，則視為商業(yè)使用。例如，在少數(shù)情況下，如果貨物是天然氣、散裝出售的谷物或僅用油罐車運(yùn)輸?shù)幕瘜W(xué)品，在貨物或貨物包裝上放置標(biāo)識(shí)可能是不可行的。在這種情況下，發(fā)票、提單或顯示貨物標(biāo)記的運(yùn)輸文件可作為使用證據(jù)被接受。
?。?）對(duì)于可下載或錄制的計(jì)算機(jī)程序、電影和視頻或錄音，常見的證據(jù)形式為能夠識(shí)別出商標(biāo)的程序界面屏幕截圖，或一張帶有該商標(biāo)的電影或視頻的幀的照片。此外，對(duì)于可下載或錄制的計(jì)算機(jī)程序，申請(qǐng)人也可以提交一份顯示在互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上使用該商標(biāo)的證據(jù)，但只有在商標(biāo)和軟件之間產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，并提供足夠的信息使用戶能夠從網(wǎng)站上下載或購買軟件時(shí)才能被接受。
3、不被接受的證據(jù)
提交使用證據(jù)時(shí)，以下形式的證據(jù)均不合格：
?。?）帶有商標(biāo)的商品或包裝的設(shè)計(jì)草圖或效果圖（如圖5）；
（2）數(shù)字處理（digitally created/altered）的圖片或類似的模擬而成的商品模型，對(duì)商品或商品包裝的現(xiàn)有圖像的數(shù)字化修改，是不被接受的，因此類證據(jù)可能是只為提交申請(qǐng)而制作的；
?。?）其他可能被認(rèn)為僅為了商標(biāo)申請(qǐng)而制作的商標(biāo)使用證據(jù)（如圖6）。
同時(shí)，美國(guó)審查員在證據(jù)審查中，通常從以下方面來審查證據(jù)是否涉嫌造假：
?。?）產(chǎn)品像是數(shù)碼合成而非實(shí)物圖；
（2）缺乏產(chǎn)品標(biāo)簽或包裝等通常會(huì)出現(xiàn)在交易中的信息；
（3）商標(biāo)似乎漂浮在產(chǎn)品上；
（4）商品的一些特征在商標(biāo)周圍消失；
?。?）商標(biāo)周圍有像素點(diǎn)；
?。?）商標(biāo)未以與產(chǎn)品材料一致的方式應(yīng)用于產(chǎn)品上；
（7）該商標(biāo)出現(xiàn)在已知第三方銷售的商品上；
?。?）網(wǎng)站截屏圖中顯示占位符文本，即網(wǎng)站還并未使用；
（9）網(wǎng)站截屏圖中缺少重要信息，例如URL網(wǎng)址或?yàn)g覽器標(biāo)簽；
（10）相同的圖片顯示不同的商標(biāo)或不顯示任何商標(biāo)；
?。?1）商品的特征表明商品已被使用，但帶有商標(biāo)的標(biāo)簽看上去卻是新的；
?。?2）標(biāo)簽似乎潦草地貼在容器或盒子上；
?。?3）商標(biāo)疊加顯示在標(biāo)牌或其他廣告或市場(chǎng)營(yíng)銷材料上；
?。?4）網(wǎng)絡(luò)銷售頁面上的一些內(nèi)容顯示該商標(biāo)并未在美國(guó)商業(yè)中使用，或是未在申請(qǐng)中指明的使用日期時(shí)被使用（例如語言、貨幣、價(jià)格、首次使用日期、運(yùn)達(dá)目的地）。
除上述列舉的內(nèi)容外，審查員還會(huì)根據(jù)證據(jù)的描述（description of the specimens），以及自行調(diào)研（如登陸申請(qǐng)人的網(wǎng)站（URL鏈接），來確認(rèn)證據(jù)是否真實(shí)有效。
通常情況下，為符合美國(guó)銷售/使用環(huán)境，以及便于審查員審查，建議申請(qǐng)人直接提供英文語言的證據(jù)材料，如申請(qǐng)人提供的證據(jù)上印有非英語的內(nèi)容，建議將關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行翻譯后提供。
4、證據(jù)被駁回后的救濟(jì)
在提交證據(jù)后，審查員會(huì)對(duì)申請(qǐng)人提交證據(jù)進(jìn)行審查，如認(rèn)為證據(jù)存在問題的，則會(huì)下發(fā)非最終駁回（Nonfinal Office Action），并說明原因。當(dāng)審查員擬基于證據(jù)沒有顯示商標(biāo)在商業(yè)中的實(shí)際使用而下發(fā)駁回時(shí)，必須在駁回中同時(shí)下發(fā)提供信息的要求（request for information），要求申請(qǐng)人提供關(guān)于所提交證據(jù)的詳細(xì)信息以及與幫助確定該商標(biāo)是否在商業(yè)中實(shí)際使用有關(guān)的其他信息和文件（如證據(jù)的制作時(shí)間、圖像來源、銷售時(shí)間、買家信息等等）。
針對(duì)該駁回，申請(qǐng)人可通過以下幾種方式予以答復(fù)：
?。?）重新提交一份替代證據(jù)（Substitute Specimen），并重新提交新證據(jù)對(duì)應(yīng)的使用聲明，如最早使用日期有變化的，亦需相應(yīng)修改。
?。?）爭(zhēng)辯原證據(jù)能夠顯示商標(biāo)在商業(yè)中的實(shí)際使用，同時(shí)答復(fù)信息請(qǐng)求。
?。?）采用“變更基礎(chǔ)”的方式進(jìn)行答復(fù)，如將“實(shí)際使用”為基礎(chǔ)的申請(qǐng)變更為“意圖使用”或“原屬國(guó)注冊(cè)”為基礎(chǔ)，但如變更為“意圖使用”為基礎(chǔ)，后續(xù)在注冊(cè)前仍需提交使用證據(jù)。
如重新提交的替代證據(jù)仍不合格，或是申請(qǐng)人未答復(fù)信息要求或?qū)π畔⒁笞鞒龅拇饛?fù)不完整不滿足審查員要求的，在未涉及新的駁回理由的情況下，則審查員將下發(fā)最終駁回（Final Office Action），關(guān)于針對(duì)最終駁回的救濟(jì)程序，可參見《<美國(guó)商標(biāo)審查指南>解讀系列（七）美國(guó)商標(biāo)審查程序》中的介紹，此處不再贅述。
四、其他注意事項(xiàng)
1、證據(jù)中商標(biāo)需構(gòu)成商標(biāo)性使用
申請(qǐng)人提交使用證據(jù)后，審查員通過證據(jù)判斷申請(qǐng)商標(biāo)是否具有商標(biāo)性功能。因使用證據(jù)系證明商標(biāo)和商品/服務(wù)間的直接聯(lián)系的證明材料，證據(jù)中商標(biāo)應(yīng)起到區(qū)分商品/服務(wù)來源的作用。如證據(jù)中商標(biāo)僅是作為商業(yè)名稱、裝飾、型號(hào)、等級(jí)、特征、方法、背景設(shè)計(jì)等信息顯示，則證據(jù)中的商標(biāo)并非商標(biāo)性使用。對(duì)于商標(biāo)不具有商標(biāo)性功能（Failure to Function）的駁回，具體可參見《<美國(guó)商標(biāo)審查指南>解讀系列（一）美國(guó)商標(biāo)要素可注冊(cè)性審查》。
2、商標(biāo)注冊(cè)標(biāo)記
對(duì)于申請(qǐng)中尚未在美國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)，在使用時(shí)僅能標(biāo)注TM（Trade Mark）或SM（Service Mark）標(biāo)識(shí)，不能使用R或?（以下簡(jiǎn)稱“R標(biāo)”），因此，通常情況下，未注冊(cè)商標(biāo)提交的使用證據(jù)中亦不應(yīng)顯示R標(biāo)。但如果商標(biāo)申請(qǐng)人來自同樣使用R標(biāo)作為注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)記的國(guó)家，例如中國(guó)申請(qǐng)人提交的證據(jù)上的R標(biāo)是基于商標(biāo)在中國(guó)已注冊(cè)而使用的，則證據(jù)中顯示R標(biāo)是合理的。
需注意，USPTO認(rèn)為故意不當(dāng)使用R標(biāo)，并意圖欺騙或誤導(dǎo)公眾或USPTO的行為屬于欺詐，可能導(dǎo)致商標(biāo)后續(xù)被第三人提起反對(duì)，因此商標(biāo)申請(qǐng)人在實(shí)際使用商標(biāo)的過程中應(yīng)盡量規(guī)范使用。
五、結(jié)語
近年來中國(guó)申請(qǐng)人去往美國(guó)提交商標(biāo)申請(qǐng)的數(shù)量激增，其中不乏提交虛假使用證據(jù)情形，使得USPTO對(duì)商標(biāo)使用證據(jù)的審查標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格。希望本文可以幫助商標(biāo)權(quán)利人了解美國(guó)使用證據(jù)審查標(biāo)準(zhǔn)，以能夠更好地規(guī)劃商標(biāo)申請(qǐng)布局并及時(shí)收集合格的使用證據(jù)，避免因證據(jù)不合格而影響商標(biāo)權(quán)利或造成相應(yīng)損失。同時(shí)，美國(guó)對(duì)于商標(biāo)使用證據(jù)的細(xì)致和嚴(yán)格要求，也可作為為廣大中國(guó)商標(biāo)權(quán)利人和國(guó)內(nèi)商標(biāo)代理人決策國(guó)內(nèi)商標(biāo)實(shí)際使用方式和收集整理國(guó)內(nèi)商標(biāo)使用證據(jù)的參考。
注釋：
【1】參見：Planned Parenthood Fed'n of Am., Inc. v. Bucci, 42 USPQ2d 1430 (S.D.N.Y. 1997),aff'd, 152 F.3d 920(2d Cir.1998).
【2】參見In re Quantum Foods,Inc.,94 USPQ2d 1375,1379 (TTAB 2010)
【3】參見In re Genitope Corp.,78 USPQ2d 1819,1822 (TTAB 2006)