文/北京市集佳律師事務所 侯玉靜
在假性權利沖突的“雙向互訴”案件中，雙方實際經(jīng)營的商品或服務相同或類似，就近似商業(yè)標識各有注冊商標或在先權利，但一方注冊商標的權利基礎缺乏正當性。這類訴訟從提起的動因上講，在后者通常擁有注冊商標，且核定使用的商品或服務與雙方主營業(yè)務范圍密切關聯(lián)。假設在先者不能否定在后注冊商標的合法性、正當性，在先者需要規(guī)范自身標識的使用形式，甚至退出在后注冊商標“圈定”的業(yè)務領域，這是在后者敢于挑戰(zhàn)在先者、敢于“賭一把”的底氣所在。然而，從訴訟結(jié)果上看，如果一方注冊商標的取得或行使被認定缺乏正當性，該方在被訴案件中主張合理使用自有注冊商標的抗辯不會得到法院支持，并大概率會被認定為商標侵權或不正當競爭；相應地，該方主動提起的訴訟，法院通常會根據(jù)誠實信用、禁止權利濫用原則駁回其訴訟請求。因此，這類“雙向互訴”案件的訴訟目標不是厘清雙方的權利界限，而是一場“東風壓倒西風”的商業(yè)標識之爭。
觀察此類“雙向互訴”案件，可以根據(jù)在先權利人的權利基礎是注冊商標（在部分案件中可能會主張馳名）還是在先權利，大體分為兩個類型 ：第一類案件中，雙方注冊商標因類別不同均獲得注冊；第二類案件中，一方主張在先權利，另一方主張注冊商標，通常注冊商標在后。這兩類案件的裁判思路和所涉法律問題各有特點。
雙方各有注冊商標，哪一方該受保護？
此類案件的首要問題，是判斷被訴侵權商品或服務與雙方注冊商標核定范圍之間的關系；其次，是判斷一方當事人的權利基礎的獲得以及行使是否具有正當性。具備商品類似、惡意兩項條件的，則根據(jù)原告權利基礎的性質(zhì)直接認定商標侵權或不正當競爭成立；如果商品不類似或涉及注冊商標之間的權利沖突，在法律適用上則需要在認定馳名的基礎上，實現(xiàn)跨類保護、克服權利沖突。
這類“雙向互訴”案件之所以發(fā)生，通常是由于在先使用者在商標申請、布局過程中有所疏漏，給后來者以可乘之機。比如，在“鮑師傅”系列案件中，北京鮑才勝餐飲早在2009年6月就開始經(jīng)營“鮑師傅糕點”，但幾年后才在第30類“面包、糕點”上注冊商標“ 
”，且忽略了在第43類“餐廳”服務上進行注冊。后來，北京易尚餐飲在第43類“餐廳”獲準注冊商標“
”，并以此為基礎起訴鮑才勝【1】。該案中，原告的訴訟請求被駁回，被告不構(gòu)成商標侵權的主要理由，是被告在糕點店內(nèi)櫥窗展示銷售以及現(xiàn)場制售方式銷售“鮑師傅”糕點的行為，仍然屬于糕點類商品的銷售行為，屬于對自有的第30類商標的合法使用，與第43類“餐廳”服務不類似。鮑才勝隨后起訴易尚餐飲及其加盟商。2020年10月，杭州市中級人民法院【2】、北京知識產(chǎn)權法院【3】先后作出二審判決，認為被告易尚餐飲的注冊商標核定使用的“餐廳”，不應包含以提供糕點類商品為主要內(nèi)容的糕點店，被告注冊商標存在突出、變形使用和超范圍使用，原告商標在先使用且有一定知名度，被告攀附商譽，侵權成立。最終，兩院各判賠10萬元、300萬元。
和“鮑師傅”案件不同，在“京天紅”系列案件中，在先使用一方注冊的第43類“餐館”服務與其實際制售的“炸糕”商品存在錯位。京天紅公司在第43類“餐館”服務上在先注冊商標“ 
”，劉金雨在第30類“糕點”類別上在后注冊“ 
”商標，而雙方制作、銷售的“炸糕”商品，根據(jù)《類似商品和服務區(qū)分表》（以下簡稱《區(qū)分表》）應屬于第30類“糕點”。因此，在后來引發(fā)的“雙向互訴”案件中，法院以在先企業(yè)名稱、商品名稱權益而非注冊商標為基礎，維護了京天紅公司的合法權益【4】，以權利濫用為由駁回了劉金雨的訴訟請求【5】。
在“京天紅”“歌力思”兩案中，在先使用者的經(jīng)營范圍實際上涵蓋在后注冊商標核定的商品，因此在先字號可以用來禁止在后注冊商標的使用，不必然需要認定其馳名。但“奧普”系列案件則不同，在先使用者杭州奧普電器的“奧普”商標注冊在第11類“照明、取暖、浴用加熱器”等電器上，在后的浙江新能源的“奧普AOPU”商標注冊在第6類“金屬建筑材料”上。兩個商品類別雖然在“集成吊頂”等特定場景下存在搭配使用關系，但畢竟難以認定類似，跨類保護以及注冊商標之間的權利沖突都需要以認定馳名為條件，尤其是在在后商標注冊已超過5年的情況下。該系列案中，雙方互相起訴的案件較多，比較有代表性的有以下兩案。
一是浙江新能源以第6類商標為權利基礎，起訴杭州奧普的“扣板”（集成吊頂?shù)慕M成部件）侵權一案。2014年7月，江蘇省高級人民法院二審認為【6】，雙方應規(guī)范使用自己的注冊商標，不得跨入對方注冊商標的領地，遂認定被告商標侵權，且將賠償額調(diào)高為30萬元。2016年6月，最高人民法院再審認為【7】，原告存在不規(guī)范使用侵權情形，且其商標未通過正當使用獲得足以受法律保護的顯著性和知名度，“奧普”的顯著性和知名度來源于被告商標的使用，且被訴商品標識的使用方式及信息足以實現(xiàn)對商品來源的清晰區(qū)分，遂改判撤銷一審、二審判決，駁回原告全部訴訟請求。
二是杭州奧普以第11類馳名商標為權利基礎請求禁止浙江新能源在“扣板”上使用“奧普AOPU”注冊商標。2018年11月，杭州中院一審認定【8】，原告注冊商標核定使用的“浴用加熱器”與被訴商標使用的“扣板”不類似，有必要認定原告注冊商標馳名從而實現(xiàn)跨類保護，且被告抗辯其正當使用自有的注冊商標，涉及權利沖突，亦有必要以在先馳名商標禁止在后注冊商標的使用。最終，杭州中院一審判決被告禁止使用第1737521號“奧普AOPU”注冊商標，并判賠800萬元。浙江省高級人民法院二審【9】維持一審判決，并進一步明確杭州奧普訴請禁止被告注冊商標使用，不受被告注冊商標注冊已超過5年的限制。
從以上案例可以看出，注冊商標若惡意注冊、惡意維權或未通過合法使用建立自身商譽，根據(jù)禁止權利濫用或比例協(xié)調(diào)原則，商標注冊人的訴訟請求不應得到法律的支持。注冊商標保護“絕對化”的時代已過，正如最高人民法院在“奧普”案中的表述，“商標法所要保護的，是商標所具有的識別和區(qū)分商品及服務來源的功能，而并非僅以注冊行為所固化的商標標識本身”。這就意味著法院在判斷原告注冊商標這一“符號”是否應受保護以及保護范圍和強度時，一方面要審查原告注冊商標的正當性，另一方面要審查原告注冊商標的實際使用情況，從而判斷原告“對該商標的顯著性和知名度所作出的貢獻”。原告注冊商標的保護范圍和保護強度應當與前述貢獻相符，這就是“比例協(xié)調(diào)原則”。注冊商標沒有使用或僅有攀附性使用，那么基于該注冊商標提起的訴訟請求，將得不到法律的支持。
在先權利與在后注冊商標，哪一方該受保護？
涉及在先權利與在后注冊商標的互訴案件，通常有兩個特點：一是一方當事人通常以在先特有名稱、特有裝潢、字號權益、著作權等在先權利，挑戰(zhàn)在后注冊商標的使用行為，而對方則以注冊商標專用權禁止在先權利標識的使用，善意惡意、在先使用、一定影響是決定案件走向的事實問題；二是在后注冊商標通常已注冊超過5年，在先權利能否禁止一枚超過5年的“不可爭議”的注冊商標的使用，是一個頗有爭議的法律問題。為什么此類互訴案件會有在后注冊商標“注冊超5年”的特點？原因在于，若在后注冊商標沒有超過5年爭議期限，在先權利人通常會通過無效宣告程序、民事訴訟同時維權，此時，在后注冊商標的穩(wěn)定性不好預測，且注冊商標權利人面對民事應訴壓力，反手起訴、形成互訴局面的可能性較小。也正是因為這兩個特點，此類案件的審理在事實認定和法律適用方面都非常具有挑戰(zhàn)性。
周樂倫和新百倫貿(mào)易（其母公司為新平衡公司）之間關于“新百倫”中文標識以及“N字母”裝潢的系列爭議，是典型的在先權利與在后注冊商標的沖突。在周樂倫起訴新百倫貿(mào)易的民事案件中，2016年6月，廣東省高級人民法院二審認為【10】，被告成立于2006年，晚于原告注冊商標“新百倫”的申請日2004年，且其在先使用“新百倫”證據(jù)較少、使用晚于“百倫”，不能對抗在先注冊商標 ；在計算賠償額時，法院考慮利潤總額與侵權行為的直接因果關系，將一審的9800萬元判賠額改為500萬元。2020年3月，最高人民法院再審駁回雙方申請【11】。在新百倫貿(mào)易起訴周樂倫及其被許可方的民事案件中，原告以“新百倫”字號權益、“新百倫”特有名稱、N字母裝潢三項權利基礎提出訴訟，被告以“百倫”“新百倫”注冊商標以及第3954764號“ 
”商標（2004年3月申請）、第4236766號“ 
”（2004年8月申請）注冊商標抗辯。2021年6月，北京知識產(chǎn)權法院二審【12】判決不支持原告關于“新百倫”的在先企業(yè)字號訴請、在先特有名稱訴請，因在被告商標申請前，原告的權利基礎尚不知名，尤其是在其針對被告商標的異議被駁回的情形下，新百倫貿(mào)易應避讓被告商標；支持原告就“N字母”特有裝潢提出的訴請，認為無論被告是否注冊“N字母”商標，原告的在先裝潢均可通過長期、穩(wěn)定的使用獲得《反不正當競爭法》保護，遂認定被告構(gòu)成侵權，判賠100萬元。2022年2月，上海知識產(chǎn)權法院就涉“N字母”裝潢的不正當競爭行為，先后判令周樂倫及其被許可方賠償新百倫貿(mào)易1080萬元【13】、2500萬元【14】。
在先權利不因在后注冊商標的產(chǎn)生而消亡，且可禁用在后注冊商標，這從“新百倫”系列案件中可以再次得到印證。2008年，《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條規(guī)定 ：“原告以他人注冊商標使用的文字、圖形等侵犯其著作權、外觀設計專利權、企業(yè)名稱權等在先權利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百一十九條規(guī)定的，人民法院應當受理?！边@是在先權利可以禁用注冊商標的程序性規(guī)定。司法實踐中，以在先權利禁用在后注冊商標的案例雖然存在，但屈指可數(shù)，其中幾個典型案例如下：
?。ㄒ唬┮栽谙茸痔柦迷诤笞陨虡耍鹤罡呷嗣穹ㄔ骸罢啊卑浮?5】，最高人民法院“歌力思”案，廣東高院“ 
”案【16】，浙江高院“好娃娃童車”【17】案。
（二）以在先特有名稱禁用在后注冊商標：上海知識產(chǎn)權法院“耳光餛飩”案【18】，北京知識產(chǎn)權法院“京天紅”案。
（三）以在先裝潢禁用在后注冊商標：北京知識產(chǎn)權法院、上海知識產(chǎn)權法院“N字母”系列案件。
?。ㄋ模┮栽谙戎鳈嘟迷诤笞陨虡耍鹤罡呷嗣穹ㄔ褐噶睢?9】上海市第一中級人民法院再審“蠟筆小新”案【20】，四川省高級人民法院“
”商標案【21】，最高人民法院“一品石”【22】案。
對于在先權利與在后注冊商標沖突的案件，更值得探討的兩個問題如下：
第一，如果在后注冊商標已超過無效宣告期限，是否仍可判令停止使用？筆者認為可以。首先，“無效宣告期限”并非固定的5年，在特定情形下可以突破。論及這一問題的較早判決是2018年2月江蘇高院“洋河椰汁牛奶”【23】一案。該案中，法院認為原告商標馳名、被告構(gòu)成惡意注冊，因此禁用被告注冊商標不受其注冊已超過5年的限制。2019年12月，最高人民法院在“鹿王羊絨”【24】一案中，雖然并未支持禁用被告注冊商標，但明確禁用注冊商標的條件一是原告商標在被告注冊商標申請前已達到馳名狀態(tài)，二是被告注冊商標未超過5年，除非存在惡意注冊的情況。2020年4月，長沙市中級人民法院“法拉利葡萄酒”一案【25】中，法院認定因被告構(gòu)成惡意注冊，禁用其注冊商標不受其注冊已超過5年的限制。2021年7月，山東省高級人民法院“祥隆萬象城”【26】一案中，法院二審改判，認定在被告的“祥隆萬象城”注冊商標申請日之前，原告的“萬象城”已屬未注冊馳名商標，被告系惡意注冊，禁用被告注冊商標不受其注冊已超過5年的限制。通過前述案例的解讀和論證可知，“無效宣告期限”并非固定的5年，在滿足“馳名+惡意”的條件下，無效宣告期限可突破5年。有鑒于此，若在先權利顯著性或獨創(chuàng)性較強、知名度較高，且被告系惡意注冊商標、攀附性使用行為比較明顯的情況下，也不宜以5年為限。前述“紅日E家”“好娃娃童車”“蠟筆小新”“一品石”等案件中，被告使用注冊商標均已超過5年。最高人民法院在“一品石”案件中指明，“雖然被控侵權人使用的標志已作為商標注冊且已經(jīng)超過了法律規(guī)定的提出無效宣告的時限，但只要其構(gòu)成對他人在先著作權的侵害，就應依法承擔侵害著作權的民事責任?！边@在某種程度上已經(jīng)對2009年《關于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權審判服務大局若干問題的意見》的第9點做了修正。
第二，如果被告注冊商標在無效宣告中被維持，是否必然影響民事案件的結(jié)果？筆者認為未必。首先，運用逆向思維、由果推因來看，法院最終判決禁止被告注冊商標使用的案件中，被告注冊商標都被宣告無效了嗎？可以肯定地說，原告未必會在民事起訴前對被告注冊商標提出無效宣告，比如“法拉利葡萄酒”一案。再看無效宣告與民事訴訟并行的案件 ：在筆者調(diào)研過的兩程序交錯進行的11個案件【27】中，有10個被訴注冊商標均被宣告無效，僅“埃索”案中被訴注冊商標在無效宣告程序中被維持。也就是說，絕大部分案件中，確權與侵權的裁判者在被訴標識是否侵害在先商標的問題上意見是一致的，但也不排除個別案件中的認識分歧。在“埃索”案中，被告的“”注冊商標被認定應予維持，但這并沒有影響法院的民事裁判。2014年9月，廣東高院認定原告商標馳名，給予其跨類保護，禁止被告在后注冊商標的使用【28】，并判賠50萬元；2016年12月，最高人民法院裁定，馳名商標所有人有權禁止在后注冊商標使用，維持了廣東高院的二審判決【29】。同樣，前述“一品石”案件中，鄭某的注冊商標也在無效宣告中得以維持，商評委未認可在先著作權。但這一裁定結(jié)果沒有影響著作權民事案件中法院的獨立判斷。實際上，在在先權利對抗在后注冊商標的案件中，只要在后注冊商標注冊已超過5年，就幾乎沒有可能通過“相對條款”將在后注冊商標宣告無效；鑒于此，更不宜以無效宣告的結(jié)果左右民事案件的裁判。
結(jié)語：“雙向互訴”案件的應對策略
如果企業(yè)已經(jīng)處在“雙向互訴”的商業(yè)標識糾紛之中，則首先要意識到起訴、應訴和商標確權程序的舉證、代理意見和裁判結(jié)果，都將互相影響和牽制，因此非常有必要對其進行統(tǒng)籌規(guī)劃。在民事案件的審理過程中，善用“撤三”程序，可能獲得意想不到的良好效果。若有對方商標實際使用的商品與核定使用的商品不對應，或存在“一人多標”【30】等情況，對方的注冊商標大概率會因此被撤銷 ；即便沒有被撤銷，但對方提交的實際使用證據(jù)若可證明其存在不規(guī)范使用、攀附性使用等情形，則很可能成為指控對方侵權的有力基礎。但無效宣告程序也需要充分準備、慎重提起，除非已臨近5年爭議期限。作為發(fā)起無效宣告的一方，若不能證明對方的惡意、己方的知名度以及混淆誤認的后果，導致維持對方商標注冊的結(jié)果，可能反而印證對方注冊商標的權利正當性、穩(wěn)定性，這將為民事案件的順利進行帶來巨大壓力?？偨Y(jié)而言，“雙向互訴”案件的應對策略為：統(tǒng)籌規(guī)劃，多程序并進，善用“撤三”，慎提無效宣告。
每一場“雙向互訴”的商業(yè)標識之戰(zhàn)，都有少則十幾個、多則幾十個訴訟，但并非每一個都是關鍵之戰(zhàn)。在對方注冊惡意不明顯但受讓和使用惡意明顯的情況下，民事案件更為關鍵 ；注冊、使用惡意都不明顯的情況下，無效宣告或確認商品屬性才是關鍵。每一場商業(yè)標識爭奪戰(zhàn)都有其自身的特點，需要涉事企業(yè)和代理律師根據(jù)具體案件選準關鍵、集中力量突破。
《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》及隨后的證據(jù)規(guī)則中的“自認”，要求涉事企業(yè)和代理人在起訴、應訴和確權等不同程序中，針對兩組標識是否近似、商品是否類似、某種使用方式是否屬于商標性使用等意見和主張，要明確、一致而不能互相矛盾。這就要求代理律師熟練掌握各類審理標準、裁判規(guī)則，在商業(yè)標識確權、侵權的各考量要素中進行取舍和區(qū)分，在針鋒相對的幾個程序中尋找一條通路?？偨Y(jié)而言：應善于在多個關聯(lián)案件中取舍和區(qū)分共性考量要素，保持前后訴求主張明確且一致、不互相矛盾。
注釋：
*本文分為上、下兩篇，閱讀上篇請點擊：從“雙向互訴”案件看“權利沖突”的極端表現(xiàn)和應對策略（上）
【1】（2019）京73民終3100號民事判決書。
【2】（2020）浙01民終538號民事判決書。
【3】（2020）京73民終2644號民事判決書。
【4】（2020）京0102民初10062號民事判決書。
【5】（2021）京73民終729號民事判決書。
【6】（2011）蘇知民終字第0143號民事判決書。
【7】（2016）最高法民再216號民事判決書。
【8】（2017）浙01民初208號民事判決書。
【9】（2019）浙民終22號民事判決書。
【10】（2015）粵高法民三終字第444號民事判決書。
【11】（2016）最高法民申2421號民事裁定書。
【12】（2020）京73民終722號民事判決書。
【13】（2020）滬73民終327號民事判決書。
【14】（2021）滬73民終301號民事判決書。
【15】（2008）民提字第36號民事判決書。
【16】（2019）粵民終477號民事判決書。
【17】（2019）浙民終1134號民事判決書。
【18】（2020）滬73民終444號民事判決書。
【19】（2007）民三監(jiān)14-1號民事裁定書、（2008）滬高民三（知）再終字第1號民事裁定書。
【20】（2009）滬一中民五（知）再初字第1號民事判決書 ；黃暉，2021年12月29日，威科先行，《蠟筆小新系列案件 ：在先著作權成功對抗他人的在后商標使用》。
【21】（2017）川民終786號民事判決書。
【22】（2021）最高法民再121號民事判決書。
【23】（2017）蘇民終1781號民事判決書。
【24】（2020）最高法民申2403號民事裁定書。
【25】（2017）湘01民初3682號民事判決書。
【26】（2021）魯民終977號民事判決書。
【27】11個案件分別為 ：老板廚電、洋河牛奶、妙妙牛奶飲料、佳聯(lián)迪爾、匯源罐頭、路虎飲料、阿里斯頓集成吊頂、埃索汽車美容、三五鐘表、閔禾鋁型材、蘇美達廣告。
【28】(2014)粵高法民三終字第244號民事判決書。
【29】（2015）民申字第404號民事裁定書。
【30】北京市高級人民法院《商標授權確權行政案件審理指南》19.13“一人多標行為的認定”：訴爭商標注冊人擁有多個已注冊商標，雖然其實際使用商標與訴爭商標僅存在細微差異，但若能夠確定該使用系針對其已注冊的其他商標的，對其維持訴爭商標注冊的主張，可以不予支持。