文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 樊菁
2019年4月23日，在《商標法》第四條第一款中增加了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應(yīng)當予以駁回”的規(guī)定。該條款的增加在于從源頭上制止不以使用為目的的惡意商標注冊申請行為，使商標申請注冊回歸以使用為目的的制度本源。而這一條款的增加也使商標的注冊申請審查過程較以前更加嚴格、全面、細致，使部分出于合法合理使用之需的善意商標申請人，尤其是處于業(yè)務(wù)擴展、上升期，緊鑼密鼓的商標布局正待或正在實施過程中的申請人被下發(fā)《商標注冊申請審查意見通知書》。例如其中不乏出現(xiàn)：“……你的申請行為涉嫌構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標注冊申請，為綜合考慮《規(guī)范商標申請注冊行為若干規(guī)定》第八條以及《商標審查審理指南》規(guī)定的各項因素，請就相關(guān)商標實際使用情況或者申請注冊意圖作出說明并提供必要證據(jù)?！薄啊愎旧暾堊缘?**號等××件商標的行為涉嫌構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標注冊申請?，F(xiàn)請你方就相關(guān)商標實際使用情況或者真實使用意圖作出說明并提供必要證據(jù)?！钡茸謽印?/p>
其實《商標注冊申請審查意見通知書》是知識產(chǎn)權(quán)局認為商標注冊申請違反《商標法》有關(guān)規(guī)定，但又具有符合例外規(guī)定的可能性等情形，要求申請人在法定期限內(nèi)對商標注冊申請做出說明或者修正，在對實質(zhì)審查做出處理前，給申請人提供說明、證據(jù)或做出一些放棄的機會，避免直接審查駁回，以最大化地保護當事人的相關(guān)權(quán)益。
這里有必要對相關(guān)條款做一些說明?！兑?guī)范商標申請注冊行為若干規(guī)定》第八條：商標注冊部門在判斷商標注冊申請是否屬于違反商標法第四條規(guī)定時，可以綜合考慮以下因素：（一）申請人或者與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人、法人、其他組織申請注冊商標數(shù)量、指定使用的類別、商標交易情況等；（二）申請人所在行業(yè)、經(jīng)營狀況等；（三）申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意注冊行為、侵犯他人注冊商標專用權(quán)行為的情況；（四）申請注冊的商標與他人有一定知名度的商標相同或近似的情況；（五）申請注冊的商標與知名人物姓名、企業(yè)字號、企業(yè)名稱簡稱或者其他商業(yè)標識等相同或者近似的情況； （六）商標注冊部門認為應(yīng)當考慮的其他因素。
《商標審查審理編》規(guī)定：“不以使用為目的”申請商標注冊的行為是指申請人在申請注冊商標的時候，既無實際使用的目的，也無準備使用商標的行為，或者依據(jù)合理推斷，無實際使用商標可能性?！渡虡朔ā返谒臈l立法目的在于遏制不正當占用商標資源和擾亂商標注冊秩序的惡意囤積等惡意申請行為，其不以使用為目的的大量申請的意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規(guī)制的“不以使用為目的”的“惡意”。
以下情形不適用《商標法》第四條：
?。?）申請人基于防御目的申請與其注冊商標標識相同或者近似的商標：
?。?）申請人為具有現(xiàn)實預(yù)期的未來業(yè)務(wù)，預(yù)先適量申請商標。
結(jié)合以上可得出在商標注冊申請中收到類似于上述的《商標注冊申請審查意見通知書》時，以證明申請人是出于合法合理的經(jīng)營使用之需，從而進一步推進審查進度并順利通過初審。主要在于以下幾點：
1、申請人企業(yè)簡介、所在行業(yè)、經(jīng)營狀況充分介紹，將申請人所申請商標的情況、商標布局與行業(yè)、經(jīng)營范圍中實際或者可能所需商品/服務(wù)類別建立起千絲萬縷的聯(lián)系,申請商標系出于保護自身品牌和知識產(chǎn)權(quán)布局策略所需，即關(guān)于申請商標在相應(yīng)的類別上進行注冊的必要性說明，符合商業(yè)邏輯，具有合理性。比如：某申請人旗下經(jīng)營一個圖書制作、出版、零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域品牌，其申請注冊第9類的電子出版物(可下載)等商品、第16類的書籍、期刊、印刷出版物等商品、第35類的廣告服務(wù)等，因為當前線下實體店和線上推銷或提供廣告服務(wù)已成為普遍營銷模式，線上經(jīng)營業(yè)務(wù)包括設(shè)立網(wǎng)站、軟件APP、第三方平臺等。而申請商標注冊的第35類別，有時甚至成為可進入線上線下領(lǐng)域提供服務(wù)的前置條件，尤其線上在淘寶、天貓等電商平臺上注冊虛擬店鋪時會被要求提供第35類商標受理通知或注冊證，申請人及其關(guān)聯(lián)公司有在上述電商平臺開設(shè)旗艦店而申請注冊商標的必要性。而第41類主要為書籍出版等服務(wù)，第9類、16類、35類、41類指定商品/服務(wù)均與申請人旗下圖書制作、出版等業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)或為申請人主營業(yè)務(wù)之一。通過以上申請人經(jīng)營背景和實際業(yè)務(wù)所涉的商品/服務(wù)類別以證明申請人主要圍繞核心類別注冊，隨著業(yè)務(wù)需要，增加了部分與申請人主營業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)的類別。申請人具備實際使用的目的、也具有準備使用商標的行為，同時依據(jù)合理推斷，完全具有實際使用商標的可能性。而申請與其營業(yè)范圍行業(yè)跨度較大的類別、成立短時間內(nèi)大量申請注冊商標或是經(jīng)營狀況不正常（吊銷、停業(yè)等）依然大量申請注冊商標一般會被認為不符合商業(yè)慣例、不具合理性。
2、商標的獨創(chuàng)性介紹和盡可能充分的使用資料，申請人商標的注冊申請是對在先品牌的合理延伸和補充性注冊，而且申請人已經(jīng)為新申請注冊品牌的使用和宣傳做了必要的準備工作。所申請注冊標識尤其不能屬于大量復(fù)制和摹仿多個主體在先具有一定知名度和顯著性較強的商標；對同一主體具有一定知名度和較強顯著性的特定商標反復(fù)申請注冊；大量申請注冊與他人企業(yè)字號、企業(yè)名稱簡稱、知名人物姓名、知名作品或角色名稱、行政區(qū)劃名稱、山川名稱、景點名稱、建筑物名稱等相同或者近似的標志等情形。申請人品牌系列及在先商標注冊情況，在先已經(jīng)具有的合理性和合法性，申請人日常經(jīng)營的使用：包括不限于門店和業(yè)務(wù)經(jīng)營場所的使用、辦公用品、定制宣傳冊、商品及包裝、商品/服務(wù)的相關(guān)文書、微信公眾號、官方網(wǎng)站、媒體的宣傳報道，所申請標識已經(jīng)是申請人的重點業(yè)務(wù)標識，并已經(jīng)與申請人建立起一定的聯(lián)系。已經(jīng)投入的實際使用證據(jù)資料本身就證明申請人的強烈使用意愿、需求及申請人在相應(yīng)業(yè)務(wù)上的經(jīng)營實力。
3、申請人的行為屬于基于防御目的、為具有現(xiàn)實預(yù)期的未來業(yè)務(wù)，預(yù)先適量申請商標，從防御商標角度考慮，申請人商標的注冊申請具有合理性及必要性，不具有任何主觀惡意情形。申請人不存在以下情形：大量申請注冊并大量轉(zhuǎn)讓商標，受讓人分散；以謀取不當利益為目的，大量售賣，向商標在先使用人或他人強迫商業(yè)合作，所要高額轉(zhuǎn)讓費、許可使用費；在異議、評審程序中有證據(jù)證明申請人申請注冊商標缺乏真實使用意圖等等。尤其是所謂“為具有現(xiàn)實預(yù)期的未來業(yè)務(wù)，預(yù)先適量申請商標”，主要考慮到實際商業(yè)活動中，相關(guān)商品或者服務(wù)從商業(yè)策劃到實際宣傳、推廣、投入市場存在一定的時間差，部分市場主體有提前布局商標注冊、預(yù)防可能的商標搶注或者規(guī)避侵犯在先權(quán)益的需求，故允許申請人適量申請相關(guān)商標【1】。同時與過度防御、過度儲備的大量商標申請行為有本質(zhì)上的區(qū)分?；谏暾埲吮旧碓谛袠I(yè)內(nèi)具有極高知名度和影響力，申請人申請的商標均基于業(yè)務(wù)拓展需要，具有真實的使用意圖，申請人申請商標是出于防止他人攀附或者污損其在主營業(yè)務(wù)、核心品牌上已經(jīng)形成的商譽以及提前布局商標注冊、預(yù)防可能的商標搶注或者規(guī)避侵犯在先權(quán)益的需求，因此，如果不綜合考慮現(xiàn)下市場的客觀情況、企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍和實際的經(jīng)營需求，會存在阻斷企業(yè)正常注冊申請商標途徑的可能，將違背《商標法》第四條立法原意和基本出發(fā)點。
故綜合以上，判斷是否構(gòu)成“不以使用為目的的惡意”應(yīng)綜合考慮申請人所在的行業(yè)特點、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)等客觀情況；申請人提交的商標注冊申請的數(shù)量、類別跨度和時間跨度等整體的商標預(yù)先布局情況；申請人所提交的商標標志本身的具體構(gòu)成、商標實際使用情況，以及申請人主觀上是否存在商標惡意注冊及侵犯多個主體注冊商標專用權(quán)等多方面因素，綜合判斷其申請是否明顯不符合商業(yè)慣例、明顯超出正當經(jīng)營需要和實際經(jīng)營能力以及明顯具有牟取不正當利益和擾亂正常商標注冊秩序的意圖。
注釋
【1】國家知識產(chǎn)權(quán)局：《商標審查審理指南》重點問題一問一答——不以使用為目的的惡意商標注冊申請的審查審理