近日，集佳律所代理圣象集團有限公司（下稱“圣象集團”）在商標(biāo)無效宣告案件的一審行政訴訟中，基于“按需認定、個案有效”的保護原則，成功撤銷被訴裁定，使“圣象”馳名商標(biāo)在第41類“教育、娛樂文化”服務(wù)上獲得司法跨類保護。
基本案情
圣象集團是“圣象”商標(biāo)及字號的在先權(quán)利人，在第19類“地板”等商品上享有“
”“
”商標(biāo)專用權(quán)?！笆ハ蟆鄙虡?biāo)從1996年持續(xù)使用至今，具有較高知名度和影響力，并曾多次在行政案件和民事侵權(quán)案件給予法律保護。
訴爭商標(biāo)為第41類“
”商標(biāo)，由個體工商戶殷某某于2019年6月11日在 “教育；幼兒園；組織文化或教育展覽；電視文娛節(jié)目；籌劃聚會(娛樂)；提供體育設(shè)施；提供娛樂設(shè)施；俱樂部服務(wù)(娛樂或教育)；假日野營娛樂服務(wù)；健身俱樂部(健身和體能訓(xùn)練)”等服務(wù)上申請注冊，并于2020年2月7日被核準(zhǔn)注冊。
在針對訴爭商標(biāo)提出無效宣告的被訴裁定中，國家知識產(chǎn)權(quán)局認為：引證商標(biāo)雖然曾經(jīng)被認定為中國馳名商標(biāo)，但訴爭商標(biāo)指定使用的第41類“教育，體育設(shè)施，娛樂服務(wù)”等與“圣象”商標(biāo)指定使用的第19類“地板”等商品，在功能用途、消費場所、消費對象、服務(wù)目的等方面存在明顯差異，訴爭商標(biāo)的注冊及使用不致誤導(dǎo)公眾，損害引證商標(biāo)權(quán)利人的利益。因此，訴爭商標(biāo)的注冊未構(gòu)成《商標(biāo)法》第十三條第三款所指的情形，對訴爭商標(biāo)予以維持注冊。
圣象集團對被訴裁定不服，委托集佳律所向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。本案代理律師對案情和證據(jù)材料進行綜合分析后認為：訴爭商標(biāo)的注冊違反2014年《商標(biāo)法》第十三條第三款規(guī)定，在訴爭商標(biāo)申請日前引證商標(biāo)已經(jīng)達到馳名程度，雖訴爭商標(biāo)核定服務(wù)與引證商標(biāo)核定商品不類似，但具有一定關(guān)聯(lián)性、易誤導(dǎo)公眾。更為重要的是，訴爭商標(biāo)注冊人的真實身份系同業(yè)經(jīng)營者，而并非“教育，娛樂”服務(wù)的真正經(jīng)營主體，其申請注冊訴爭商標(biāo)時理應(yīng)知曉圣象集團及引證商標(biāo)。
法院判決
北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審判決：撤銷被訴裁定，責(zé)令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出裁定。
典型意義
本案的最大亮點在于集佳代理律師深刻、準(zhǔn)確地把握《商標(biāo)法》對馳名商標(biāo)“按需認定、個案有效”的原則，同一商標(biāo)在其他在先案件中已被認定馳名的先例并不能必然成為在后案獲得馳名商標(biāo)保護的當(dāng)然理由。本案中，一是代理律師通過有效調(diào)查，不僅有力反駁對方提供的使用證據(jù)未形成完整證據(jù)，不能證明其在第41類“教育，娛樂”服務(wù)上進行了善意使用；而且進一步舉證完善訴爭商標(biāo)注冊人系同業(yè)經(jīng)營者的惡意情節(jié)，證明其在申請注冊訴爭商標(biāo)前，已多年擔(dān)任多家“裝飾建材類”企業(yè)的法定代表人或經(jīng)營者，其主觀上明知引證商標(biāo)。二是代理律師從法律層面進一步分析被訴裁定對于“混淆”的認定僅僅局限在涉案服務(wù)和核定商品之間是否具有密切關(guān)聯(lián)上，不僅忽略了相關(guān)公眾具有一定關(guān)聯(lián)性、存在混淆誤認的可能性，更是忽略了“誤導(dǎo)公眾、減弱馳名商標(biāo)顯著性、貶損馳名商標(biāo)市場聲譽”這點。根據(jù)《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，理應(yīng)適用《商標(biāo)法》第十三條給予跨類保護。據(jù)此，一審法院撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局的被訴裁定，支持圣象集團的訴求，有效維護了權(quán)利人的合法權(quán)益。