文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張靜
摘要：USPTO發(fā)出最終駁回意見并不意味著專利申請(qǐng)的終結(jié)，申請(qǐng)人可以選擇通過請(qǐng)求重新考慮、最終駁回意見后的修改、AFCP 2.0、繼續(xù)審查請(qǐng)求（RCE）或上訴（Appeal）來應(yīng)對(duì)。申請(qǐng)人在選擇應(yīng)對(duì)策略時(shí)需考慮專利申請(qǐng)的重要程度、是否有適宜的修改方式以及愿意投入的時(shí)間和成本等因素。通過采取適當(dāng)?shù)牟呗院托袆?dòng)，專利申請(qǐng)仍然有機(jī)會(huì)獲得授權(quán)。
收到美國專利商標(biāo)局（USPTO）發(fā)出的最終駁回意見（Final Office Action，簡(jiǎn)稱 Final OA）對(duì)專利申請(qǐng)人來說無疑是一個(gè)挑戰(zhàn)。最終駁回意見意味著審查員認(rèn)為專利申請(qǐng)中至少存在一個(gè)或多個(gè)駁回缺陷，導(dǎo)致該申請(qǐng)無法獲得授權(quán)。Final OA中通常會(huì)詳細(xì)說明審查員認(rèn)為的專利申請(qǐng)中存在的駁回缺陷，如新穎性、非顯而易見性、可專利性、或清楚性等。然而，這并不代表專利申請(qǐng)的終結(jié)，申請(qǐng)人可以在收到最終駁回意見之后采取一系列的補(bǔ)救措施，包括：請(qǐng)求重新考慮、最終駁回意見后的修改、AFCP 2.0、繼續(xù)審查請(qǐng)求（RCE）和上訴（Appeal），以期克服該駁回意見使專利申請(qǐng)獲得授權(quán)。
請(qǐng)求重新考慮（Request for Reconsideration）
根據(jù)美國專利法37 C.F.R. § 1.116，申請(qǐng)人在收到最終駁回意見后可以請(qǐng)求重新考慮該最終駁回意見。這種應(yīng)對(duì)策略通常適用于申請(qǐng)人認(rèn)為審查員在駁回意見中存在明顯錯(cuò)誤，或者有新的證據(jù)可以改變審查結(jié)果的情況。在請(qǐng)求重新考慮時(shí)，建議申請(qǐng)人提出新的證據(jù)或爭(zhēng)辯理由，或者至少對(duì)之前的爭(zhēng)辯理由進(jìn)行更詳細(xì)的解釋，而不是重復(fù)之前的OA答復(fù)中的相同論點(diǎn)。此外，這種請(qǐng)求不會(huì)停止答復(fù)期限的計(jì)算。
最終駁回意見后的修改（Amendment after Final）
根據(jù)美國專利法37 C.F.R. 1.116條，申請(qǐng)人還可以在收到最終駁回意見后，進(jìn)行最終駁回意見后的修改，以使專利申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)。提交最終駁回意見后的修改后，若審查員接受了權(quán)利要求的修改以及申請(qǐng)人的爭(zhēng)辯，則該專利申請(qǐng)即可授權(quán)，若該修改不被審查員接受，審查員將發(fā)出指導(dǎo)意見（Advisory Action，簡(jiǎn)稱AA）。值得注意的是，審查員在決定是否接受最終審查意見后的修改上有很大的自由裁量權(quán)。最終駁回意見后的修改一般只適用于簡(jiǎn)單的權(quán)利要求修改（例如，最終駁回意見中已告知了可以授權(quán)的從屬權(quán)利要求，簡(jiǎn)單合并即可獲得授權(quán)，或者最終駁回意見中已給出了修改建議申請(qǐng)人參照修改即可）。如果答復(fù)中包含了對(duì)權(quán)利要求的實(shí)質(zhì)性修改和/或提出了新的實(shí)質(zhì)性爭(zhēng)辯，則會(huì)收到審查員發(fā)出的AA，從而仍然需要提交繼續(xù)審查請(qǐng)求（RCE），這樣的操作實(shí)際上會(huì)產(chǎn)生延期費(fèi)和額外的代理費(fèi)。
提出AFCP 2.0（After Final Consideration Pilot 2.0）
AFCP 2.0項(xiàng)目是USPTO為了幫助審查員盡快處理申請(qǐng)人對(duì)Final OA的答復(fù)，并減少申請(qǐng)人在收到Final OA后提交繼續(xù)審查請(qǐng)求（RCE）的次數(shù)而推出的試點(diǎn)項(xiàng)目。AFCP 2.0要求申請(qǐng)人對(duì)至少一項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行限縮性修改，并且不能擴(kuò)大任何權(quán)利要求的保護(hù)范圍。提出AFCP 2.0之后，若審查員認(rèn)為有必要?jiǎng)t可以要求與申請(qǐng)人進(jìn)行會(huì)晤（Interview）。會(huì)晤通常能夠使得審查員更好地理解該申請(qǐng)的技術(shù)方案以及更加仔細(xì)地考慮申請(qǐng)人的修改和意見陳述，也能夠使得申請(qǐng)人充分了解審查員的觀點(diǎn)?；诖?，在一些情形下，只要審查員考慮了AFCP 2.0下的修改和陳述，即使該修改沒有使得專利申請(qǐng)獲得授權(quán)，也有利于申請(qǐng)人在之后提出RCE時(shí)對(duì)權(quán)利要求做出更加適宜的修改。
需要注意的是，雖然提出AFCP 2.0有一定機(jī)會(huì)使得專利直接授權(quán)或者能夠在RCE前預(yù)先了解審查員的觀點(diǎn)，但其前提條件是審查員的繼續(xù)考慮或檢索的工作量不超過3小時(shí)。若審查員認(rèn)為重新考慮或檢索超過了AFCP 2.0的工作量，會(huì)造成該AFCP 2.0不被接受。因此，若為了克服最終駁回意見中指出的缺陷需要對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行較多修改，這種情況會(huì)導(dǎo)致AFCP 2.0不被接受，因?yàn)槠洳粷M足審查員在3個(gè)小時(shí)內(nèi)完成進(jìn)一步的檢索及考慮的要求。
提出繼續(xù)審查請(qǐng)求（Request for Continued Examination）
根據(jù)美國專利法37 C.F.R. 1.114條，申請(qǐng)人在收到Final OA后可以提交繼續(xù)審查請(qǐng)求（RCE）來重新啟動(dòng)審查程序。審查員在申請(qǐng)人提出RCE并繳納官費(fèi)之后會(huì)繼續(xù)審查該專利申請(qǐng)。通過RCE，申請(qǐng)人可以對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行廣泛的修改或提供新的論據(jù)，以克服審查員指出的駁回缺陷。這一機(jī)制使得申請(qǐng)人可以重新獲得兩次答復(fù)OA的機(jī)會(huì)。但仍需注意的是，雖然RCE階段審查員通常會(huì)發(fā)兩次OA，但若提出RCE時(shí)的修改僅為合并權(quán)項(xiàng)，有一定風(fēng)險(xiǎn)RCE階段的第一次OA就是Final OA。
RCE的提交沒有次數(shù)限制。如果經(jīng)過一次RCE，該專利申請(qǐng)仍被駁回，申請(qǐng)人可以再次提交RCE。但RCE的官費(fèi)是依次遞增的，并且會(huì)延長審查周期。
提出上訴（Appeal）
根據(jù)美國專利法37 C.F.R. 41.31條，申請(qǐng)人在收到Final OA后可以向USPTO的專利審判與上訴委員會(huì)（PTAB）提出上訴。申請(qǐng)人最遲需在Final OA的6個(gè)月內(nèi)提出上訴通知（Notice of Appeal）。根據(jù)MPEP 1206，在遞交Notice of Appeal后且在遞交上訴狀（Appeal Brief）前，權(quán)利要求的修改方式僅為刪除權(quán)利要求或者按照之前OA中的要求修改權(quán)利要求；而在遞交Appeal Brief之日或之后，權(quán)利要求的修改方式僅為刪除權(quán)利要求（該刪除不會(huì)影響當(dāng)前的權(quán)利要求的保護(hù)范圍），或者將從屬權(quán)利要求改寫為獨(dú)立權(quán)利要求。
收到上訴狀后，專家組會(huì)對(duì)上述理由進(jìn)行審查并做出決定，決定可以是以下之一：授權(quán)或?qū)彶閱T的修改、重啟審查、審查員進(jìn)行答復(fù)。審查員在答復(fù)中需要對(duì)Appeal Brief中涉及的所有駁回理由做出回應(yīng)，其可能會(huì)撤回一些駁回理由，也有可能會(huì)提出新的駁回理由。上訴人此時(shí)可以要求撤回上訴，重新啟動(dòng)審查程序，按照專利審查程序中的方式對(duì)審查員提出的新的駁回理由做出答復(fù)；上訴人也可以要求保留上訴進(jìn)程，通過遞交答辯狀的方式對(duì)新的駁回理由做出答復(fù)，但不能在答辯狀中對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改。上訴人可以在收到審查員針對(duì)上訴狀的答復(fù)后，重新考慮是否繼續(xù)上訴，若決定繼續(xù)上訴，則后續(xù)需要繳納相應(yīng)的費(fèi)用。在實(shí)踐中，申請(qǐng)人可以在繳納后續(xù)費(fèi)用之前評(píng)估該專利申請(qǐng)的價(jià)值以及授權(quán)前景，以決定是否繼續(xù)推動(dòng)上訴程序。 如果申請(qǐng)人決定繼續(xù)上訴，還可以提出口頭審理的請(qǐng)求。經(jīng)過口頭審理或書面審理后，PTAB會(huì)根據(jù)審理結(jié)果做出決定。如果上訴人對(duì)該決定不服，可以向法院提起訴訟。
提出上訴比提交 RCE 要昂貴和耗時(shí)得多。只有當(dāng)申請(qǐng)人打算不計(jì)成本以獲得盡可能廣泛的保護(hù)范圍時(shí)，上訴才是合適的選擇。
最終駁回意見的答復(fù)時(shí)機(jī)
最終駁回意見的答復(fù)期限為自其發(fā)文日起3個(gè)月，在該期間內(nèi)答復(fù)不會(huì)產(chǎn)生延期費(fèi)用。超過3個(gè)月后答復(fù)Final OA，需繳納延期費(fèi)。Final OA的答復(fù)期限最多可延長3個(gè)月，即其最終答復(fù)期限為發(fā)文日起6個(gè)月。為了節(jié)省延期費(fèi)用，通常建議申請(qǐng)人在最終駁回意見發(fā)文日起兩個(gè)月內(nèi)提交最終駁回意見后的修改。這是因?yàn)椋绻暾?qǐng)人答復(fù)Final OA的時(shí)間是在其發(fā)文日起的兩個(gè)月內(nèi)，且審查員下發(fā)AA的時(shí)間超過了Final OA發(fā)文日的3個(gè)月，延期費(fèi)的起始時(shí)間是從AA的發(fā)出時(shí)間起算，而如果申請(qǐng)人答復(fù)Final OA的時(shí)間是在其發(fā)文日起的兩個(gè)月之后，延期費(fèi)的起始時(shí)間要從Final OA發(fā)文日起的三個(gè)月起算。
對(duì)于申請(qǐng)人來說，在決定采取哪種策略應(yīng)對(duì)Final OA時(shí)需要考慮多種因素。首先，申請(qǐng)人需要評(píng)估是否可以通過有限的修改來克服審查員提出的問題，還是需要更廣泛的修改。其次，申請(qǐng)人需要考慮不同應(yīng)對(duì)策略可能對(duì)審查周期的影響。例如，RCE可能會(huì)延長審查周期，提出上訴更耗時(shí)耗力。此外，申請(qǐng)人還需要評(píng)估發(fā)明的重要程度與不同策略的成本之間的關(guān)系，該成本包括官費(fèi)和代理費(fèi)用?？傊?，USPTO發(fā)出的最終駁回意見并不代表專利申請(qǐng)的最終結(jié)果。通過采取適當(dāng)?shù)牟呗院托袆?dòng)，申請(qǐng)人仍然有機(jī)會(huì)克服駁回意見，最終獲得專利授權(quán)。
參考文件：
1.Manual of Patent Examining Procedure (MPEP).