文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋
近期，在OpenAI, Inc. v. Open Artificial Intelligence, Inc., Guy Ravine (Case No.24-1963)案件中，美國第九巡回上訴法院在一臨時(shí)禁令決定中認(rèn)定OpenAI的商標(biāo)因使用獲得了第二含義（Secondary Meaning）。
案情簡介
2023年9月，OpenAI, Inc.（以下簡稱OpenAI）以《蘭哈姆法案》（Lanham Act）為依據(jù)，基于其在先使用的OpenAI標(biāo)識(shí)，對(duì)Guy Ravine及其公司“Open Artificial Intelligence, Inc.”提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，指控其商標(biāo)使用行為會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者混淆，損害OpenAI的品牌聲譽(yù)和商業(yè)利益，并同時(shí)向法院申請(qǐng)臨時(shí)禁令（Preliminary Injunction, PI），要求禁止Guy Ravine及其公司繼續(xù)使用“OPEN AI”或其他類似商標(biāo)。
OpenAI是人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，其產(chǎn)品包括ChatGPT和DALL?E 2等廣受歡迎的技術(shù)工具。自2016年起，OpenAI開始使用“OPENAI”這一標(biāo)志，并于2016年首次申請(qǐng)“OPENAI”商標(biāo)注冊(cè)，被美國專利與商標(biāo)局（USPTO）基于商標(biāo)僅具有描述性及與Guy Ravine于2015年申請(qǐng)的“OPEN AI”（有空格）副簿（Supplemental Register）注冊(cè)商標(biāo)混淆為由駁回。2022年，OpenAI再次申請(qǐng)商標(biāo)，Guy Ravine基于其在先商標(biāo)向USPTO提交保護(hù)信（Letter of Protest），OpenAI的商標(biāo)再次被USPTO基于商標(biāo)不具有顯著性及引證在先商標(biāo)而駁回，且提交使用證據(jù)后未獲具有顯著特征的支持。后因雙方在法院另行產(chǎn)生前述訴訟爭議，USPTO對(duì)OpenAI的商標(biāo)下發(fā)了擱置通知，而未就商標(biāo)顯著性及在先商標(biāo)事宜進(jìn)行進(jìn)一步審理。
- OpenAI的訴訟理由：
?商標(biāo)第二含義的確立：OpenAI通過多年的持續(xù)使用，使其商標(biāo)在消費(fèi)者心目中與人工智能技術(shù)直接關(guān)聯(lián)，具備了“第二含義”。
?侵權(quán)行為的混淆性：Guy Ravine的“OPEN AI”標(biāo)志與OpenAI商標(biāo)在名稱上相似，易使消費(fèi)者誤認(rèn)為兩者產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)聯(lián)性，特別是在人工智能領(lǐng)域。
?商業(yè)損害與公眾利益：被告的行為可能誤導(dǎo)消費(fèi)者，并削弱OpenAI的品牌價(jià)值，同時(shí)不利于人工智能技術(shù)市場(chǎng)的健康發(fā)展。
- 地方法院禁令決定：
法院在審理OpenAI的臨時(shí)禁令請(qǐng)求時(shí)認(rèn)定，OpenAI通過持續(xù)的使用和廣泛的市場(chǎng)推廣，已在被告首次在商業(yè)活動(dòng)中使用該商標(biāo)之前，即2022年9月已使“OPENAI”商標(biāo)獲得了第二含義。這一認(rèn)定基于以下事實(shí)：2022年7月，超過100萬用戶注冊(cè)了DALL-E 2 的早期訪問權(quán)限，截至2022年9月，每天有150多萬用戶使用 DALL-E 制作超過200萬張圖片。原告網(wǎng)站的訪問人數(shù)證明，“相當(dāng)一部分消費(fèi)者和潛在消費(fèi)者”將該商標(biāo)與“單一來源”聯(lián)系在一起。而且自2016年以來，原告一直獨(dú)家將該商標(biāo)與公開的人工智能（“AI”）工具聯(lián)系在一起使用。
此外，被告Guy Ravine及其公司未能提供有效證據(jù)證明其“OPEN AI”商標(biāo)的優(yōu)先使用和商業(yè)實(shí)際使用。被告已注冊(cè)的副簿商標(biāo)聲明其最早使用時(shí)間為2015年，且被告聲稱，2022 年11月，他們發(fā)布了自己的人工智能 “圖像生成器”，但原告的證據(jù)表明，該生成器可能從未存在過。正如地區(qū)法院所認(rèn)定的，“Open.ai（被告的域名）只是在2022年11月托管第三方 Stable Diffusion”。而雙方商標(biāo)“OPEN AI”與“OPENAI”在人工智能領(lǐng)域的高度相似性可能嚴(yán)重誤導(dǎo)消費(fèi)者。
基于上述，地方法院支持了OpenAI的禁令請(qǐng)求。
- 上訴法院決定：
被告Guy Ravine及其公司對(duì)初審法院的禁令決定提起上訴，認(rèn)為地方法院對(duì)其在先使用的證據(jù)評(píng)估不當(dāng)，在判定原告商標(biāo)獲得第二含義時(shí)存在法律適用錯(cuò)誤，及對(duì)其抗辯理由未充分考慮。第九巡回上訴法院對(duì)此進(jìn)行了審查，并維持了初審法院的禁令決定。
律師點(diǎn)評(píng)
上述案件中，被告持有在先注冊(cè)的副簿商標(biāo)，但法院認(rèn)定OpenAI商標(biāo)在被告能夠證明的商標(biāo)實(shí)際使用之日前即通過使用獲得了第二含義，從而具有顯著性，應(yīng)被予以保護(hù)，而下發(fā)了臨時(shí)禁令。美國為以商標(biāo)在先使用為原則的國家，雖原告商標(biāo)未注冊(cè)，但原告在案件中提交了大量證據(jù)以證明通過使用獲得第二含義，被告的在先副簿注冊(cè)因無法證明更早使用，難以對(duì)抗原告經(jīng)使用獲得的商標(biāo)權(quán)利，故法院基于原告有明顯的勝訴可能性、被告繼續(xù)使用商標(biāo)可能造成的不可彌補(bǔ)的傷害等因素，決定支持原告的臨時(shí)禁令請(qǐng)求。
本案關(guān)于臨時(shí)禁令的決定一經(jīng)下發(fā)，即引起了一定爭議。概因根據(jù)原告商標(biāo)申請(qǐng)歷史，USPTO在法院認(rèn)定的2022年9月及之后，并未認(rèn)可OpenAI商標(biāo)通過使用獲得第二含義的爭辯，法院前述決定內(nèi)容與USPTO的行政審查出現(xiàn)了明顯差異，故引起相關(guān)廣泛討論。
但實(shí)際上，上述有關(guān)臨時(shí)禁令決定中相關(guān)認(rèn)定并不構(gòu)成法院最終判決，故對(duì)于OpenAI商標(biāo)是否“通過使用獲得第二含義從而具有顯著性”及在前述使用下建立的商標(biāo)權(quán)利能夠維權(quán)成功，尚未有最終定論。目前關(guān)于案件的實(shí)體審理仍在進(jìn)行中，雙方仍在證據(jù)的補(bǔ)充披露階段，并被要求于2025年7月前完成補(bǔ)充披露。因此關(guān)于本案中OpenAI能否最終維權(quán)成功，我們也將持續(xù)關(guān)注。