近日，集佳代理世界知名自行車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)和零部件制造商斯拉姆有限責(zé)任公司（SRAM，LLC）訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于第G1729330號(hào)“自行車(chē)飛輪位置商標(biāo)”駁回復(fù)審行政糾紛一案獲勝，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院作出一審判決，撤銷(xiāo)被訴駁回復(fù)審決定，并責(zé)令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。該案系知名“紅鞋底”案【1】后，司法機(jī)關(guān)再次明確“限定使用位置的單一顏色商標(biāo)”這一非傳統(tǒng)商標(biāo)的可注冊(cè)性規(guī)則。

　　基本案情

　　斯拉姆有限責(zé)任公司（SRAM，LLC）于1987年成立于美國(guó)，專(zhuān)注于生產(chǎn)自行車(chē)零部件以及開(kāi)發(fā)山地和道路傳動(dòng)系統(tǒng)，目前已經(jīng)成為世界上最大的高端自行車(chē)零部件品牌之一。斯拉姆有限責(zé)任公司開(kāi)創(chuàng)性地使用了具有鮮明特色的環(huán)狀紅色元素的顏色，并持續(xù)將其作為鑲嵌于第六鏈輪和第七鏈輪之間位置作為品牌商標(biāo)使用，也在全世界范圍內(nèi)多個(gè)國(guó)家、地區(qū)將“第六鏈輪和第七鏈輪（齒輪）之間環(huán)狀紅色元素（潘通色號(hào)186）”申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)，以保護(hù)其品牌標(biāo)識(shí)。

　　【備注】訴爭(zhēng)商標(biāo)描述：“本商標(biāo)要求保護(hù)位于第六鏈輪和第七鏈輪（齒輪）之間環(huán)狀紅色元素。附圖展示了該紅色元素在不同視角下的位置。請(qǐng)注意，圖中虛線部分僅用于指示該元素的位置，并不構(gòu)成所主張的位置商標(biāo)的一部分。”

　　2022年10月19日，斯拉姆有限責(zé)任公司向德國(guó)專(zhuān)利和商標(biāo)局申請(qǐng)第302022116933號(hào)商標(biāo)（“第六鏈輪和第七鏈輪（齒輪）之間環(huán)狀紅色元素”），該商標(biāo)于2023年2月22日在德國(guó)獲準(zhǔn)注冊(cè)。2023年5月11日，斯拉姆有限責(zé)任公司以該商標(biāo)作為基礎(chǔ)商標(biāo)向世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織申請(qǐng)領(lǐng)土延伸至歐盟、中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。2024年6月19日，該商標(biāo)在歐盟獲準(zhǔn)注冊(cè)。該商標(biāo)在德國(guó)及歐盟的申請(qǐng)及注冊(cè)工作由德國(guó)知名律師事務(wù)所Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanw?lte PartmbB代理，該律所在本案中亦提供了證據(jù)搜集等法律支持。

　　2024年3月26日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定該商標(biāo)是“從三個(gè)方向進(jìn)行了展示的鏈輪圖形，其中在第六鏈輪和第七鏈輪之間有一個(gè)紅色的圓圈”，并以該商標(biāo)缺乏顯著性為由駁回了斯拉姆有限責(zé)任公司的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請(qǐng)。斯拉姆有限責(zé)任公司不服該決定，隨后向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

　　法院判決結(jié)果

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)定，國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)領(lǐng)土延伸保護(hù)的審查應(yīng)當(dāng)根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織對(duì)該商標(biāo)的公告加以確定，故訴爭(zhēng)商標(biāo)屬于“限定使用位置的單一顏色商標(biāo)”，虛線部分所表示的鏈輪外形不應(yīng)被作為訴爭(zhēng)商標(biāo)的構(gòu)成要素而納入審查范圍。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局將訴爭(zhēng)商標(biāo)認(rèn)定為“一個(gè)從三個(gè)方向進(jìn)行展示的鏈輪圖形，其中在第六鏈輪和第七鏈輪之間有一個(gè)紅色的圓圈”，屬于對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的商標(biāo)標(biāo)志及其構(gòu)成要素認(rèn)定錯(cuò)誤，其在此基礎(chǔ)上作出的被訴決定缺乏相應(yīng)的事實(shí)基礎(chǔ)，依法應(yīng)予撤銷(xiāo)。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局應(yīng)當(dāng)在對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的商標(biāo)標(biāo)志及其構(gòu)成要素正確認(rèn)定的基礎(chǔ)上，對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)是否具有顯著特征重新作出認(rèn)定。

　　典型意義

　　本案系“紅鞋底”案后，中國(guó)法院再次明確認(rèn)定“限定使用位置的單一顏色商標(biāo)”具有可注冊(cè)性，可以作為注冊(cè)商標(biāo)在中國(guó)受到保護(hù)，為中國(guó)位置商標(biāo)的保護(hù)再添司法案例。另外，法院通過(guò)本案也再次明確，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在就申請(qǐng)商標(biāo)是否具備顯著特征作出認(rèn)定之前，應(yīng)首先準(zhǔn)確界定申請(qǐng)商標(biāo)的商標(biāo)標(biāo)志及其構(gòu)成要素，在此基礎(chǔ)上方能就申請(qǐng)商標(biāo)是否具備顯著特征作出認(rèn)定。

　　注釋

　　【1】北京市高級(jí)人民法院（2018）京行終2631號(hào)行政判決書(shū)